168期
2016 年 9 月 21 日
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USPTO邀公眾集思廣益:如何幫助審委盡早取得最相關Prior Art資訊
黃蘭閔/北美智權法規研究組

USPTO於8月底公告[1],預定於2016年9月28日對外召開圓桌會議,主要討論兩項議題:一,藉由現有電子資源,如何盡早提供審查委員相關申請案檢索報告、引證案等資料,以提升專利審查品質及效率,同時減輕申請人負擔;二,除專利說明書及圖式之外,公告本首頁是否可以刪減部分內容,以進一步縮減公告流程所需處理時間。依其公告,公眾若無法出席當日會議,也可利用書面方式於10月28日提交建言。

關於第一項議題,所謂相關申請案,依USPTO解釋,可以是揭露內容相同或實質相同的其他申請案,例如延續案的母案。一般USPTO審查程序中,官方考慮的先前技術(prior art)文獻大致包括幾個類別:USPTO自家檢索篩選的前案、申請人依法呈報的IDS資訊,若為非Bypass類型一般延續案,按MPEP 609.02說明,美國審查委員也會一併參考母案曾考慮過的先前技術文獻。

當然,此一相關申請案也可以是外國對應案。近年USPTO積極走出國境,跨局交流成果豐碩,也為USPTO審查部門帶來更多資源訊息。以Global Dossier[2]為例,此一平台囊括中國、歐洲、日本、韓國、美國世界五大專利局(IP5)案件基本資料,使用者可瀏覽下載五大局專利案件的檢索報告、核駁通知、引證前案等文件複本及英文翻譯,並可查詢以優先權串聯的專利家族案件清單。根據USPTO公開資訊,Global Dossier預計年底前還將匯入澳洲、加拿大、英國等WIPO CASE成員的案卷資料,進一步擴大服務範圍[3]。統計數據發現,Global Dossier每天平均有來自各國審查人員的上萬筆查詢記錄

然而,新平台雖然豐富了審查人員的檢索比對資料,過多關聯案件、成串需過濾文件,卻也可能加重審查人員負擔、稀釋有限的審查注意力,進而產生新的隱患。USPTO希望盡可能利用Global Dossier這類平台,在審查階段盡早讓審查委員發現並考慮最相關的先前技術,因此Global Dossier檢索出的美國、外國對應案資料是否應自動匯入USPTO系統,並要求美國審查委員加以考慮?又或者,只匯入並考慮申請人篩揀過的案件資料?個別對應案的案卷裡,又有哪些類型的文件資料真正有益USPTO審查部門作業?諸多問題,USPTO希望藉由此次會議聽取公眾建言。

至於第二項議題,目前的專利公告本內容,僅說明書及圖式是35 U.S.C. 154(a)(4)規定刊載項目,2010年USPTO已宣布停止於公告本、公開刊載發明人聯絡地址,原因是這類資訊一般公眾都可連上PAIR網頁隨時取得。隨PAIR開放資料類別及數量逐步擴增,USPTO又將專利公告本首頁印載的先前技術文獻清單、技術分類碼列入檢討項目,希望藉圓桌會議及意見徵集取得公眾共識,減少刊印非必要資訊,進一步簡化加速公告流程。

其實不只USPTO積極希望利用這些平台提升審查品質及工作效率,這些開放平台也是一般公眾頻繁使用的輔助工具。例如先前所提Global Dossier,根據統計,平均每日一般公眾查詢記錄高達三萬一千多筆;PAIR除了可以線上查詢專利案件歷史資料,近期並開始提供Global Dossier連結,同時也新增XML、DOCX等非PDF格式的下載選擇;又如USPTO Assignment檢索平台日前改版,使用者第一次可即時免費下載官方登錄的轉讓文件[4]

只不過,該如何利用Global Dossier及其他平台減少申請人工作負擔,USPTO這份圓桌會議公眾邀請並未多作著墨。譬如,依37 CFR 1.56規定,美國專利案件申請人有IDS呈報義務,需提示與所請發明可專利性判斷實質相關的資料,實務上,這類IDS呈報資料常是美國或外國對應案官方引用的比對文件,儘管審查委員可以利用Global Dossier直接看到IP5各局相關文件及英譯,但除非美國修法,否則申請人仍需繼續呈報這些審查委員極可能早已取得的文獻資料。

去年底USPTO曾公告2017年度規費調整提案,其中部分項目顯示行之多年的IDS法規應會隨之改動[5]。雖然這項調整計畫似乎進度略有落後,有可能等明年年中才生效[6],但USPTO此次舉行圓桌會議,難免討論到相關問題,會中所蒐集的公眾意見,說不定也會是未來IDS程序修法的重要參考,值得注意。

 

備註

  1. 請見:http://www.reginfo.gov/...

 

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