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USPTO公告PTAB Trial程序第二階段修法

黃蘭閔／北美智權法規研究組

2016.05.05

USPTO副局長Russ Slifer 3月底藉該局局長網誌宣布[1]，繼2015年年中發表PTAB公告後審理程序（trial）第一階段修法[2]後，USPTO蒐集整理各方意見才定案的第二階段程序修法，2016年4月1日正式在聯邦公報（Federal Register）公告[3]，生效日為2016年5月2日，適用當天起新送件或尚未終結的PTAB審理程序。

綜合觀察第二階段修法內容，部分為新的程序變動，也有部分是將PTAB現行作業模式寫入法條。主要調整項目包括：

程序成案（institution）前，准許專利所有權人（patent owner）提交各類相關證據，包括新的專家證詞。請求人（petitioner）有機會請求回應專利所有權人所提初步回覆，但不得寫入新的答辯論點（argument）。承審的三位行政專利法官（administrative patent judge；APJ）可依其判斷，在適當情況下指示做有限度的證據揭示（discovery）；
程序各項提交文件，新增類似美國聯邦民事訴訟程序規則Rule 11的宣誓聲明文字，明白規範PTAB審理程序相關當事人及兩造律師負有誠實義務，簽署一文件，代表簽字人作出所提文件無不良意圖、所有肯認及否認主張都有證據支持……等宣誓，若有違犯，PTAB可予以懲戒；
專利權若將在Notice of Filing Date Accorded to Petition寄發後18個月內屆期消滅，屬無法修正的案件，其專利範圍詮釋（claim construction）有機會改採地方法院Phillips案式[4]（非BRI）標準；
程序主要文件改以最高字數（非頁數）限制篇幅，且計算其文件字數時，不計入Table of Contents、Table of Authorities、Grounds for Standing……等項目，但送件時需附宣誓文字，聲明文件所含字數；
口頭辯論（oral argument）演示證據送交對造期限，由口頭辯論5個工作天前，改為7個工作天前，且最遲需於口頭辯論時向PTAB提交。

為配合此次修法，Office Patent Trial Practice Guide[5]中，有關修正請求（motion to amend）、額外證據揭示、實質利益關係人（real party in interest）及Privy、保密資訊等章節，之後亦會一併修改。而先前所提，由單一一位行政專利法官獨立決定是否成案的構想，因公眾反對，不會有後續試辦計畫。

值得注意的是，在徵集意見稿中，曾提出的其他修法提議，例如有關證據揭示、專利範圍修正程序之類的調整規畫，最後都未納入正式修法內容。不過即使如此，此次修法仍可能對部分PTAB審理程序案件造成重大影響，且日後隨美國最高法院、Federal Circuit相關判例出爐，37 CFR各項法條文字及適用原則，勢必也會再有變化。

根據部分美國專利律師判斷，本次修法或許以成案前相關規定調整影響最大。過去除非PTAB為維護程序公正特例允許，否則成案前專利所有權人不得提交原案卷未登錄的證詞證據，此次修法，許多人認為有助平衡成案前兩造立足點，且有人進一步推論，因可能提前在初步程序階段針對實質問題展開攻防，或許也能縮短部分案件審結時間。

然而也有PTAB程序專家強調，USPTO說得清楚，萬一新的證詞證據帶來實質事實爭議，在決定是否成案時，將以最有利請求人（petitioner）的方向解讀，且請求人若能舉出善意事由，也可請求回應專利所有權人所提初步回覆，遊戲規則並未一面倒朝有利專利所有權人的方向修訂，是否要在有限的成案前初步回覆提交期限附加證詞證據，專利所有權人應依個案狀況審慎考慮。

備註