法規解析
中國大陸申請案主動修改相關規定

作者╱北美智權法規研究組 陳巧伶

2008.08.29

文章綱要:
一、主動修改
二、主動修改相關法規
三、主動修改的方式

在第十二期北美智權報中,我們曾提到過,大陸專利申請案的修改,須以說明書與權利要求書揭露的內容為原則,除了修改的內容規定以外,大陸法規對於主動修改之相關規定,本文再針對可提出主動修改之時機,以及提出方式進行整理,供申請人進行送件時程管理之參考。

一、主動修改

依大陸專利法第33條規定,申請人可對其專利申請文件進行修改,而修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍。茲依不同申請類型,整理出主動修改之規定如下:

專利申請類型

發明
實用新型
外觀設計
主動修改的
時間點

1.提出實審請求時

2.收到進入實質審查階段通知書之日起3個月內
申請日起2個月內 申請日起2個月內
可修改的範圍
不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍 不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍 不得超出原圖片或照片表示的範圍
說 明
所謂「原說明書和權利要求書記載的範圍」,是指在申請日所提交的說明書(包括附圖)和權利要求書所表達的內容,以及該領域技術人員從說明書和權利要求書所表達的內容中能夠直接推導的內容。(審查指南Ⅱ.Ⅷ-5.2.1) 所謂「原說明書和權利要求書記載的範圍」,是指在申請日所提交的說明書(包括附圖)和權利要求書所表達的內容,以及該領域技術人員從說明書和權利要求書所表達的內容中能夠直接推導的內容。(審查指南Ⅰ.Ⅱ-8) 修改超過出原圖片或照片表示的範圍,是指修改後的外觀設計與原始申請文件中表示的相應的外觀設計相比,屬於不相同的設計(審查指南Ⅰ.Ⅲ-6.3)。另對於所謂「不得超出原圖片或照片表示的範圍」的說明,包括了不得變更原圖片或者照片表示的外觀設計、亦不得變更使用外觀設計的產品。


二、主動修改相關

1. 專利法第33條
申請人可以對其專利申請文件進行修改,但是,對發明和實用新型專利申請文? 件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍,對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。

2. 專利法實施細則第51條
發明專利申請人在提出實質審查請求時以及在收到國務院專利行政部門發出的發明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的3個月內,可以對發明專利申請主動提出修改。

實用新型或者外觀設計專利申請人自申請日起2個月內,可以對實用新型或者外觀設計利申請主動提出修改。

申請人在收到國務院專利行政部門發出的審查意見通知書後對專利申請文件進行修改的,應當按照通知書的要求進行修改。

國務院專利行政部門可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤。國務院專利行政部門自行修改的,應當通知申請人。

3. 專利法實施細則第52條
發明或者實用新型專利申請的說明書或者權利要求書的修改部分,除個別文字修改或者增删外,應當按照規定格式提交替換頁。外觀設計專利申請的圖片或者照片的修改,應當按照規定提交替換頁。


三、主動修改的方式

申請人如果要提出主動修改,則須在期限內,提交一式一份補正書或者意見陳述書、修改過的替換頁一式二份和文件清單。將說明書或權利要求書修改的部分,填寫在補正書中,並附上修改過後的替換頁一式兩份,以替換原來申請的文件。