法規解析
大陸專利審查關於一案二請的處理原則

作者╱北美智權法規研究組 陳巧伶

2008.06.30

文章綱要:
一、大陸官方規定及處理原則
二、大陸專利法中關於一案二請的處理原則
三、結論

上一期北美智權報介紹到,大陸申請欲更改申請類型,可利用其國內優先權,但為避免重複授權,一旦先申請案被後申請案主張優先權,先申請案即被視為撤回而無法恢復。針對此規定,有讀者反應,對於相同內容,假若發明申請在先,實用新型申請在後,而不主張先申請案之國內優先權,那麼不就不用怕先申請案被視為撤回了嗎?

禁止重複授權為專利制度的基本原則,對於此種一案二請狀況,SIPO當然也明訂有處理原則。

一、大陸官方規定及處理原則

SIPO對於禁止重複授權的規定見於專利法第九條、第二十二條第二款、實施細則第十三條第一及第三款。專利法第九條規定了先申請原則,實施細則第十三條則是禁止重複授權原則的根本規定,專利法第二十二條第二款為新穎性之規定,有關專利要件之規定,此篇文章中則不加以討論。

(1) 專利法第九條
兩個以上的申請人分別就同樣的發明創造申請專利的,專利權授予最先申請的人。

(2) 專利法實施細則第十三條
同樣的發明創造只能被授予一項專利。
依照專利法第九條的規定,兩個以上的申請人在同一日分別就同樣的發明創造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知後自行協商確定申請人。

(3) 審查指南Ⅱ.Ⅲ-6 對同樣的發明創造的處理
6.2.1對兩件專利申請的處理

6.2.1.1 申請人相同
在審查過程中,對於同一申請人就同樣的發明創造提出兩件專利申請,並且這兩件申請符合授予專利權的其他條件的,應當就這兩件申請分別通知申請人進行選擇或者修改。申請人期滿不答復的,相應的申請被視爲撤回。經申請人陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法實施細則第十三條第一款規定的,對於申請日不同的,應當駁回後一件專利申請,並對前一件申請授予專利權;對於申請日相同的,兩件申請均予以駁回。

6.2.1.2 申請人不同
在審查過程中,對於不同的申請人就同樣的發明創造在同一日分別提出專利申請,並且這兩件申請符合授予專利權的其他條件的,應當根據專利法實施細則第十三條第二款的規定,通知申請人自行協商確定申請人。申請人期滿不答復的,其申請被視爲撤回;協商不成,或者經申請人陳述意見或進行修改後仍不符合專利法實施細則第十三條第一款規定的,兩件申請均予以駁回。

6.2.2 對一件專利申請和一項專利權的處理
在對一件專利申請進行審查的過程中,對於同一申請人就同樣的發明創造提出的另一件專利申請已經被授予專利權,並且尚未授權的專利申請符合授予專利權的其他條件的,應當通知申請人進行選擇。此時,申請人可以放棄已經獲得的專利權,也可以撤回尚未被授權的申請。申請人期滿不答復的,其申請被視爲撤回。經申請人陳述意見或者進行修改後仍不符合專利法實施細則第十三條第一款規定的,應當駁回其專利申請。申請人選擇放棄已經授予的專利權的,應當在答復審查意見通知書時附交自該已授權專利的申請日起放棄專利權的書面聲明一式兩份。此時,對那件符合授權條件、尚未授權的專利申請,應當發出授權通知書,並將放棄前一專利權的書面聲明轉至有關審查部門,由專利局予以登記和公告,公告上注明前一專利權自申請日起予以放棄。

二、大陸專利法中關於一案二請的處理原則

綜合大陸相關規定,整理成以下表格,讀者較易理解。相同技術內容的兩件申請案,依申請人、申請日的異同,可有四種狀況:

Ⅰ. 同一申請人、同日申請的兩件申請案,審查過程中,SIPO官方將就兩件申請案分別通知申請人選擇或是進行修改,期滿未答覆,或是修改後仍不符合實施細則第13條第1款規定者,兩件申請均將予以駁回。
Ⅱ. 同一申請人,不同日申請的兩件申請案,官方也會就兩件申請案要求申請人進行選擇或修改,若申請人期滿未答覆官方,或修改後仍不符合規定者,官方將依先申請原則,駁回後申請案。
Ⅲ. 不同申請人,同日申請的兩件申請案,官方將通知申請人自行協商,申請人期滿未答覆,申請案將被視為撤回;若經申請人向官方陳述意見或修改後仍不符合規定者,兩件申請均將予以駁回。
Ⅳ. 不同申請人,不同日申請的兩件申請案,在符合授予專利權條件的情況下,依先申請原則,專利權當然將授予先申請者。

申請日
申請人

選擇∕修改


選擇∕修改
先申請原則

申請人自行協商

先申請原則

此外,同一申請人,一案二請且皆符合授予專利權條件的狀況下,若是其中一件申請已被授權,官方將通知申請人進行選擇,申請人可選擇放棄已獲得授權之專利,或撤回尚未被授權的專利申請案;若申請人期滿未回覆,則尚在審查中的申請案將被視為撤回,若申請人經修改仍不符合規定者,官方將駁回申請案。

三、結論

的確,許多企業為其研發技術在進行專利申請的策略規劃時,一方面因為實用新型不經實審,能快速取得專利保護,一方面考慮發明專利的權利穩定性及專利保護期限較長,為求兼顧申請效率及保護效果,常採取同時申請發明及實用新型專利的方式,而有一案二請的狀況。對於此種一案二請的情形,SIPO准許申請人進行選擇或修改的處理方式,對企業申請人來說,可增加專利申請的靈活彈性。此文簡單說明SIPO相關規定,希望能提供申請人作為專利申請決策時的參考。