法規解析
中國大陸專利法第三次修正 面面觀

作者╱北美智權法規研究組 陳巧伶

2007.12.31

文章綱要:
一、修正六大主要面向
二、修法評述
三、對於未來可能的影響

2007 年美國專利法大幅的修改,引起各界對於美國新法修正內容及因應的熱切關注及討論。其實在 2007 年,中國大陸針對專利法進行的第三次修法草案,也已提請國務院審議。依國務院辦公廳於 2008 年 1 月發佈公告的 2008 年立法工作要點,已將專利法修正草案列入重點立法項目,依國家知識產權局預定的時程,新修訂的專利法將於 2008 年通過實行。由此, 對於大陸專利法修法的內容及動態,我們就更有持續關注的必要。


中國大陸現行專利法自 1985 年 4 月 1 日起施行,分別於 1992 年和 2000 年進行了兩次修改,國家知識產權局為因應與日俱增的專利申請量,增加審查的速度及品質,並能與國際接軌,遂進行第三次修法。修改完成的《中華人民共和國專利法修訂草案(送審稿)》,已於 2006 年 12 月 27 日上報國務院審議,尚須經國務院以及全國人民大會常委會的審議,預計將於 2008 年完成。

中國此次修法圍繞三個主要原則:
(一)於 維護專利權人以及公眾利益之間取得平衡;
(二)為利於接軌國際、適應國際發展需要而修法,在國際趨勢與其國情之間取得協調平衡;
(三)維持法律穩定性與提高法律適應性,針對可能導致前後不一的條文進行修正。

一、修正六大主要面向

(一)行政程序的改革
主要為 取消對涉外代理機構指定,依據現行的專利法規定,申請人向國外申請專利和外國申請人向中國申請專利,都要通過指定的涉外代理機構代理。此次修法取消了涉外代理的規定,亦即可以委託任何一家經過國家知識產權局批准的代理機構申請專利。同時,關於向國外申請專利情形,修法中亦刪除必須經由其國內代理機構送件。因此,是否委託其國內代理機構送件,可由申請人自行決定,也減輕了申請人雙重代理的負擔。

(二)權利的歸屬與管理
此部分包括申請專利的權利、專利申請權的歸屬和管理。

1. 專利共有: 對在專利共有的狀況下,轉讓、質押,或者許可他人實施,若無相關約定者,須經過全體專利權人同意。除非另有協議規定之外,專利權人也可單獨實施其專利權。

2. 境外申請: 修改後的專利法規定,任何單位或者個人將在中國完成的發明創造向外國申請專利者,應當先經國務院專利行政部門批准,方得向國外提出申請。未經國務院專利行政部門批准,逕向國外提出申請後再向中國提出申請者,其就該發明創造在中國提出的專利申請將不會被授與專利權。

3. 專利申請權歸屬: 現行專利法中強調成果歸屬於國家,影響了整體科技發展的積極與主動。為此,此次修法規定,除涉及國家安全、國家利益和重大社會公共利益的科技計劃項目成果之外,承接單位可以獨立享有研究成果的知識産權,依法自主決定研究成果的實施、許可、轉讓以及作價入股等事項,並獲得相應的收益。

(三)授予專利權的標準
關於專利權的授予標準方面,改採絕對新穎性標準,放棄相對新穎性標準,另增加了對生物科技的遺傳資源的保護和遺傳資源來源披露要求的規定。

(四)外觀設計專利制度
外觀設計專利的相關規定為此次修法中著墨較重的部分。 針對外觀設計專利修改的方面有五:

1. 限制授予外觀設計專利權的客體: 針對平面印刷品的圖形、色彩或者相結合的申請案,僅有標識作用者,將不授予外觀設計專利權。

2. 提高外觀設計專利權的授權要求: 新法要求外觀設計,應當不屬於現有設計,且沒有同樣的外觀設計已由他人在該案申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,並記載在該案申請日以後公告的專利文件中。另對於所屬領域的設計人員而言,外觀設計與現有設計相比,或者與現有設計特徵的組合相比,若無明顯區別者,將不會被授與專利。

3. 允許關聯外觀設計合案申請: 實務上,設計人往往會圍繞一件新的基本設計,提出多件與之近似的關聯設計方案,此即為關聯外觀設計。修改後的專利法規定,允許對關聯外觀設計合案提出專利申請,一件外觀設計專利申請應當限於一件産品所使用的一項外觀設計。同一産品的兩項以上的相似外觀設計,或者用於同一類別並且成套出售或者使用的産品的兩項以上的外觀設計,可以作爲一件申請提出。

4. 建立外觀設計專利檢索報告制度:修法參照實用新型專利制度,建立了外觀設計專利檢索報告制度,規定若外觀設計之專利權人,欲行使權利和提出侵權訴訟的話,必須要向有關司法機關和專利行政部門出具外觀設計檢索報告。

5. 提供外觀設計簡要説明用來解釋保護範圍: 此次修法進一步將外觀設計簡要説明納入到申請人提交外觀設計專利申請的必備文件中。

(五)專利權的保護
1. 強化外觀設計專利權的部分:依據現行大陸專利法外觀設計專利,必須等到產品銷售後,方能請求制止該侵權行為,在展覽、廣告行為當中卻無法制止。為防堵此漏洞乃增加了未經許可不得許諾銷售外觀設計專利產品的規定。

2. 行政執法為中國法律制度的特色:相關修法內容包括:規定故意侵權的行為,不僅須負民事責任,也將受到行政處罰;對於冒充和假冒專利行為的行政處罰將改為一致;增加行政執法時可採取的 取證手段等等。

3. 司法保護:將行政規定的損害賠償額度標準列入法規體系中,另增加訴前證據保全程序,使專利權人有更多的司法方法可保障自己的權利。

(六)公眾權益的維護及專利權濫用的防止
1. 擴大強制許可的範圍:包括限制競爭的權利行使行為、或 因流行病預防治療所需,專利行政部門可依規定給予實施專利的強制許可。

2. 訴訟過程保障:修法增加了現有技術抗辯和禁止惡意訴訟,專利權人於訴訟過程中,若能證明實施的技術和設計為現有技術或者是現有設計、公眾可以自由使用的範圍,法院可直接認定不構成侵權, 被控人並可要求專利權人賠償損失。

3. 訴訟時效的部分:增加了賠償損失的數額可從起訴之日起前推兩年的規定;且專利權人或者利害關係人表示沉默,使侵權的單位有理由,相信專利權人或者利害關係人不會對該實施行為主張權利,隨後又向人民法院起訴或者請求處理者,無權對實施行為獲得賠償,也無權責令該單位和該個人停止使用。

其他
其他相關修法內容,如允許平行進口、規定為提供行政審查程序需要而製造專利藥品、機械不視為侵犯專利等,用意皆在社會公眾權益與專利權人的權利之間取得平衡。

二、修法評述

關於中國專利法第三次修法,經過上述內容的解說,相信大家已有一定程度的瞭解,接著筆者提出幾項思考點,與大家分享:

(一)行政與司法權責不應混淆:
此次修法中並未將應歸為司法的權責回歸給司法,仍讓專利行政機關保有處理專利侵權案件的權力。司法與行政為二大體系,司法掌管侵權糾紛處理,行政掌管行政執法權利,二者不應混淆。

(二)專利申請的便利性增高:
刪除涉外代理機關為唯一的代理機關,增加申請專利的便利性,無須一定要透過核准的涉外代理機關進行專利申請。

(三)司法保障行為增加:
增加訴前證據保全程序,讓專利權人握有於法有據的工具,避免侵權人湮滅相關證據。另損害賠償額度法治化,更增加專利權人請求的法律基礎,而且專利權人不得於默認許可侵權行為人後,確有對其主張司法訴訟,此即為惡意訴訟的禁止。

(四)符合國際潮流:
將專利審查要件從相對新穎性轉換成絕對新穎性以及平行輸入的導入,讓專利法更貼近國際潮流。

三、對於未來可能的影響

(一)送件量增加,進行良性競爭:
目前大陸專利申請案逐年快速增加,而案量的增加,是否涉外機構的送件品質可以維持一定的水準?因此開放所有代理機構進行良性競爭,可以提升品質。

(二)訴訟保障落實:
修法中將訴訟行為作了大幅度的修正,增加訴前證據保全程序、惡意訴訟的禁止、確認損害賠償的法制化等,雖為一項美意,但大陸司法審判品質一直被人詬病,實是因為大陸司法人員法學素養未能提升,導致司法判決的品質亦是未能達到國際各國司法品質的要求。因此,仍應密切注意司法執行度是否更能貼近各國司法。

(三)允許平行輸入:
各項平行輸入的產品將快速增加,若未仔細詳查大陸已公告的專利資料,隨意將某項產品認定為「可平行輸入的產品」,可能會落入未經專利權利人的同意而任意輸入、販售的違法行為中。