法規解析
中國實用新型專利檢索報告介紹

作者╱北美智權專利研發部 陳巧伶

2009.06.30

文章綱要:
現行專利法
新專利法(2009/10/01生效)
中華人民共和國專利法(2008修正,2009/10/01生效)
專利法實施條例(送審中)

實用新型專利不經實質審查,對於其權利的不穩定性,中國也立有一套檢索制度,專利法第五十七條第二款規定,專利侵權糾紛涉及實用新型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。

呼應此規定,最高人民法院審判委員會第1180次會議通過《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律的若干規定》,其中第八條規定,提起侵犯實用新型專利權訴訟的原告,應當在起訴時出具由國務院專利行政部門作出的檢索報告。


此一司法解釋易使人誤解檢索報告為提出訴訟的要件,於是最高法院在[2001]民三函字第2號,答覆北京市高級人民法院的請示中表示,出具實用新型的檢索報告並不是提起實用新型專利侵權訴訟的條件,只作為實用新型專利權有效性的初步證據,但若原告堅持不提供檢索報告,而被告同時又提出專利無效宣告請求時,如無其他可以不終止訴訟的情形,人民法院應該中止訴訟。

那麼,實用新型專利檢索報告相關的規定為何?2009年10月1日新專利法生效後,又有哪些改變?

現行專利法

(一)根據實施細則第五十五條及第五十六條規定,申請實用新型專利檢索報告的形式要求:

1. 申請主體:
僅限專利權人。有多個專利權人,請求應由所有的專利權人共同提出,或者由所有專利權人所委託的代表人提出。
之所以僅限該實用新型專利的權利人,依國家知識產權局(SIPO)條法司於《新專利法詳解》一書中認為,一方面是為了避免檢索報告請求過多,增加SIPO的工作負擔、一方面則是認為,其他利害關係人如被許可人,可在取得專利實施許可前就要求專利權人出具該報告,或是被控侵權的一方,也可透過自行檢索判斷所涉實用新型專利的有效性,不是非得請求SIPO做出檢索報告。

2. 申請客體:
以現行專利法規定,檢索報告僅限實用新型專利。

3. 期限:
從授予實用新型專利權的決定公告之日起,專利權人就可以請求SIPO出具實用新型專利檢索報告。

4. 書面格式要求
應提交請求SIPO作出實用新型專利檢索報告的請求書、專利說明書及專利證書影本。請求書中應當寫明實用新型專利的法律狀態,並附具有關證明文件。委託專利代理機構辦理,需附上專利代理委託書一份。

5. 費用
檢索報告請求費為人民幣2400元,繳納期限為自提出相應請求之日起一個月內。

但若該專利的權利要求之間缺乏單一性, SIPO將通知檢索報告申請人繳納附加檢索費。否則,審查員將針對該專利的第一項權利要求保護的主題以及與該項權利要求之間符合單一性要求的其他權利要求保護的主題進行檢索。對其他不符合單一性要求的權利要求所保護的主題,SIPO可以不進行檢索。

(二)檢索報告的內容

檢索報告的內容包括反映對比文件與各權利要求相關程度的表格和關於各權利要求是否符合專利法第二十二條有關新穎性或創造性的規定的簡要說明這兩部分。

其中,SIPO將在簡要說明中針對所有檢索過的權利要求逐一進行評述。經過檢索沒有發現影響專利法第二十二條規定的新穎性和創造性的前案時,SIPO只會做出「未檢索出破壞該權利要求新穎性和創造性的對比文件」的結論,而非該實用新型專利具有新穎性及創造性的肯定結論,意思僅在告知專利權人,沒有發現影響該實用新型專利要件的事實而已。

如果檢索結果發現影響該專利新穎性及創造性的前案時,SIPO將引證該對比文件,亦即檢索到的前案,說明理由,並附具所引證對比文件的影本。

當然,如前一節所述,實用新型專利因缺乏單一性而需要限制檢索或是權利要求保護的主題不符合專利法第五條或第二十五條規定的不予專利之情事者,或是根本不具備實用性,或不符合實施細則第二條第一款對於專利類型的規定,或是揭露不完整以致於該領域習知技術者無法實現者,SIPO可以不必進行檢索,但會在檢索報告中說明原因,並作出必要的分析。

新專利法(2009/10/01生效)

2008年甫通過的新法,將檢索報告客體範圍擴大至外觀設計專利,規定在第六十一條第二款,「專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據」。

目前尚送審中的實施條例為配合新法,也在第五十六至五十九條中對檢索報告作了比較詳細的規定,除了名稱更改為專利權評價報告外,還擴大申請主體範圍至利害關係人亦可申請SIPO對相關專利做出檢索報告,並將評價報告內容擴大至專利法及條例所規定的授權條件,也新增了權利人可在檢索報告的製作過程中進行意見陳述的規定,開放檢索報告的結果供任何單位或者個人查閱或者複製該專利權評價報告,同時明確規定,對重複提出的評價報告申請,SIPO僅出具一份。

但該實施條例尚在審議中,審查指南中相配合的規定也還未見,具體的程序還等SIPO後續公告。

現行及新法有關檢索報告之比較表

 

現行專利法

新專利法(2009/10/1生效)

法條

法§57.2
細則§55
細則§56

法§61
實施條例§56~59(未通過)

申請主體

專利權人

專利權人
利害關係人

適用客體

實用新型專利

實用新型專利
外觀設計專利

申請期限

實用新型專利公告後

實用新型及外觀設計專利公告後

報告內容

僅涉專利法第二十二條新穎性和創造性

範圍擴大至該專利是否符合專利法及實施條例規定之授予專利權條件

效力

  1. 為實用新型專利權有效性的初步證據,為新型專利權人主張權利時的參考,並非提起實用新型專利侵權訴訟的條件
  2. 非行政處分,無法針對檢索報告的結果提起行政救濟

 

附註:參考條文(新法)

中華人民共和國專利法(2008修正,2009/10/01生效)

第六十一條
專利侵權糾紛涉及新產品製造方法的發明專利的,製造同樣產品的單位或者個人應當提供其產品製造方法不同於專利方法的證明。

專利侵權糾紛涉及實用新型專利或者外觀設計專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權人或者利害關係人出具由國務院專利行政部門對相關實用新型或者外觀設計進行檢索、分析和評價後作出的專利權評價報告,作為審理、處理專利侵權糾紛的證據。

專利法實施條例(送審中)

第五十六條
授予實用新型或者外觀設計專利權的決定公告後,專利權人或者利害關係人可以請求國務院專利行政部門作出專利權評價報告。

前款所稱利害關係人,是指有權根據專利法第六十條的規定就專利侵權糾紛向人民法院起訴或者請求管理專利工作的部門處理的人,包括專利實施獨佔許可合同的被許可人以及由專利權人授予起訴權的專利實施普通許可合同的被許可人。

第五十七條
請求作出專利權評價報告的,應當提交專利權評價報告請求書,寫明專利號。每項請求應當限於一項專利權。

專利權評價報告請求書不符合規定的,國務院專利行政部門應當通知請求人在指定期限內補正;請求人期滿未補正的,視為未提出請求。

第五十八條
國務院專利行政部門未發現專利權評價報告請求書涉及的實用新型或者外觀設計專利權有不符合專利法及本條例規定的情形的,應當及時作出專利權評價報告;發現有不符合專利法及本條例規定的情形的,應當及時將其初步評價意見及其理由通知專利權人,專利權人可以自收到該通知書之日起1個月內陳述意見。專利權人期滿前陳述意見的,國務院專利行政部門應當在考慮該意見的基礎上及時作出專利權評價報告;專利權人期滿未陳述意見的,不影響專利權評價報告的作出。

第五十九條
國務院專利行政部門作出專利權評價報告後,任何單位或者個人可以查閱或者複製該專利權評價報告。

作出專利權評價報告前,多個單位或者個人請求對同一項實用新型或者外觀設計專利權作出評價報告的,國務院專利行政部門僅作出一份評價報告;作出專利權評價報告後,任何單位或者個人請求對該實用新型或者外觀設計專利權再次作出評價報告的,國務院專利行政部門不再作出。