法規解析
配合第三次專利法修正 中國大陸修改專利法實施細則

作者╱北美智權法規研究組 陳巧伶

2008.12.01

文章綱要:
關於專利申請和審查程序
實用新型和外觀設計專利申請
復審和無效宣告程式
收費相關規定
強制許可制度
其 他
結 語

為了配合專利法修正草案,使第三次修改後的專利法能儘快順利實施,中國大陸國家知識產權局(簡稱國知局)從 2007 年起即開始進行專利法實施細則修改。日前公佈初步修改後的修訂草案,對外公開徵求意見,原專利法實施細則,改名為實施條例。

此次實施條例修改內容相當多,其中有不少規定涉及了眾多申請人最關心的手續辦理、申請文件、及審查程序以及費用項目變更等,以下針對本次公佈之徵求意見版本作簡單介紹。

關於專利申請和審查程序

1. 保密專利申請及審查
此則規定將本來由國務院有關主管部門審查保密需要的職責,改由國知局對其受理的專利申請進行保密審查。國知局對是否需要保密將自申請日起 4 個月內作出決定,並通知申請人(第十條),而保密專利審查僅限於發明或者實用新型專利申請。

2. 在中國完成的發明創造向外國申請專利
專利法修正草案規定,任何單位或者個人可以將其在中國大陸完成的發明創造向外國申請專利,但應當事先經國務院專利行政部門進行保密審查。

依此,實施條例草案徵求意見稿建議規定,任何單位或者個人就在中國大陸完成的發明,或者實用新型向外國申請專利,或者向國外機構提交專利國際申請的,應當事先向國知局提出請求;申請人就上述發明創造向國知局提出專利申請或者國際申請的,視為同時提出了向外國申請專利的請求。

受理該請求後,國務院專利行政部門認為可能涉及國家安全或者利益的,應當及時通知申請人;申請人自受理日起 2 個月內未收到前述通知的,可以就該發明或者實用新型向外國申請專利或者提交國際申請。

而國務院專利行政部門發出前述通知,應當自受理日起 4 個月內作出是否需要保密的決定,並通知申請人。未在前述期限內發出決定的,視為同意申請人向外國申請專利或者向有關國外機構提交專利國際申請(第十二條)。

3. 防止重複授權
此部分著重在同一申請人一案二請的處理方式。同一發明創造,申請人同時申請發明及實用新型者,應在申請時提出聲明,若申請人提出聲明,則適用專利法修正草案第九條,「先獲得的實用新型尚未終止,但申請人聲明放棄該實用新型,可以授予發明專利權」(第十八條第二款)。

4. 關於優先權
根據其規定,國知局透過電子交換等途徑獲得在先申請檔副本(即優先權母案檔副本)的,視為申請人提交了經該受理機關證明的在先申請檔副本(第三十七條)。

另外,現行細則第三十二條規定了申請人應當在優先權聲明中寫明的事項,因未寫明在先申請的申請日等事項而導致優先權的喪失,徵求意見稿建議修改規定,申請人在請求書中漏寫或者錯寫在先申請的申請日、申請號和原受理機關中的一項或者兩項內容的,可以在指定期限內補正;期滿未補正的,才視為未要求優先權(第三十八條)。

5. 關於對利用遺傳資源完成的發明創造申請專利的特殊要求
為落實新法規定,利用遺傳資源完成的發明創造必須申明該遺傳資源的直接來源和原始來源,徵求意見稿中明確定義「遺傳資源」及「依賴遺傳資源完成的發明創造」,並具體要求在申請檔(申請文件)中須寫明來源(第三十二條、第一百二十二條)。

實用新型和外觀設計專利申請

1. 增加對實用新型專利申請的權利要求的限制
對實用新型專利申請的權利要求增加了限制,一件申請案權利要求項不得超過 10 項(第二十五條第五款)。

2. 外觀設計專利申請文件
便於確定外觀設計專利權的保護範圍,專利法修正草案將簡要說明列為外觀設計專利申請文件的必要文件,對此,徵求意見稿對於簡要說明需包含的內容做了較為明確的規定(第三十四條)。

為能進一步與國際法調和,徵求意見稿建議規定,外觀設計專利申請的申請人要求外國優先權,其在先申請不包括對外觀設計的簡要說明,申請人提交的簡要說明未超出原申請檔的圖片或者照片表示的範圍的,不影響其享有優先權(第三十八條第三款)。

此外,依據專利法修正草案,允許申請人就同一產品的多項近似設計提出一件申請,但也不代表申請人可漫天要求近似設計的項數,徵求意見稿中即規定,申請人在此情況下應當指定一項基本設計,同一申請中包含的其他設計應當與該基本設計相近似,而相似設計的數量不得超過 10 項(第四十二條)。

3. 擴大初步審查的範圍
增加對實用新型和外觀設計專利申請初步審查的內容:對於實用新型專利申請增加審查其是否明顯不符合新穎性、實用性的規定;對於外觀設計專利申請增加審查其是否明顯屬於現有設計、是否明顯屬於平面印刷品的標識性設計(第四十九條第一款第(二)、(三)項)。

4. 專利權的評價報告
對於可申請評價報告的利害關係人明確定義為,與專利權人訂立專利實施許可合同的被許可人(第五十八條);並規定了請求作出專利權評價報告的程式為何(第五十九條)。如果國知局認為實用新型或外觀設計專利權不符合授予專利權的條件,應當通知專利權人,給予其陳述意見的機會,在考慮其意見後再作出專利權評價報告(第六十條)。

另外,專利評價報告作出後,國知局將在其政府網站上予以公佈,任何人都可以請求出具其副本;在公佈之前有多人請求作出專利權評價報告者,國知局將合案處理,只作出一份評價報告;在公佈後再提出請求,國知局將不予受理(第六十一條)。

復審和無效宣告程式

現行規定,無效宣告請求撤回,則無效宣告程式則應終止,即使請求人提供的證據已經足以宣告專利權無效,專利仍然維持有效。考量到此情況不利於維護公眾的合法利益,徵求意見稿建議增加相應規定,允許專利復審委員會在此情況下仍然有權依法宣告專利權無效(第七十一條第二款)。

收費相關規定

簡化合併收費項目,徵求意見稿中建議取消公佈印刷費、公告印刷費、申請維持費、著錄事項變更費、中止程式請求費、強制許可請求費、強制許可使用費的裁決請求費七項收費專案(第一百零六條)。

多繳、重繳或錯繳的專利費用,專利申請人可以請求退款的期限由一年增加為三年(第一百零七條第四款)。

強制許可制度

強制許可方面,除更明確定義所謂「未充分實施」 ( 第八十條第一款 ) 外,根據《修改 TRIPS 協定議定書》,徵求意見稿也針對以公共健康為目的給予強制許可的程式作了更具體的規定(第八十一條、第八十二條、第八十三條)。

其 他

其他如職務發明創造獎酬,給予企業和勞動者通過勞動合同約定獎勵和報酬的自主權。對於單位收取的轉讓費也應當提取相同的比例作為報酬給予職務發明創造的發明人或者設計人(第九十條)。

另外,有鑑於商標法實施條例、著作權法實施條例的有關規定,規定地方管理專利工作的部門可以請求國知局組織處理或者查處有重大影響的侵權違法案件(第九十四條)。

專利權終止後,專利權人不得在新製造的產品上標誌專利標誌;但是對終止前依法標注專利標誌的產品,應當有權繼續許諾銷售和銷售,不作為冒充專利行為予以處理(第九十九條)。

以及國際申請進入國家階段方面,增加有關保留例外的規定(第一百一十四條、第一百二十三條)。本次實施條例修改內容對進入國家階段的手續重新規定,使國際申請與國家申請規定更為一致。

結 語

實施條例修改繁多,而其中許多涉及申請手續相關的程序變更,需待官方修改後的審查指南,或是實際表單,或是相關辦法更具體詳細的規定,礙於本報篇幅僅稍做介紹節錄;此份修訂草案仍在徵求意見階段中,其後尚有可能再做修改,有興趣的讀者可參考 SIPO 網站公布的草案說明及條例新舊對照表。