根據臺灣高等法院臺中分院89年度重訴字第29號民事判決，傳統上認為專利侵權「屬於民法侵權行為，自應適用有關侵權行為之規定」，而「關於侵權行為賠償損害之請求權，以受有實際損害為成立要件，若無實際損害亦即無賠償之可言，是以其損害賠償之範圍，應以被害人實際所受損害為衡」。「所受損害」乃專利法第97條第1項第1款規定而依民法第216條來計算損害賠償。不過，民法第216條還提供「所失利益」做為受害人的損害賠償。本文意在介紹兩件涉及以「所失利益」計算損害賠償之智慧財產法院判決。

基本概念

專利法第97條第1項第1款之損害賠償計算法稱為「具體損害法」，且分為「具體損害計算說」與「差額說」。有時法院於判決中不會明確指出其以「具體損害法」或「差額說」為準，但仔細分析判決時仍可能區分計算法之類別。

「具體損害法」又分為「所受損害」與「所失利益」。依民法第216條第2項規定，「所失利益」之判斷乃「依通常情形」、或「依已定之計劃、設備或其他特別情事」等所「可得預期之利益」者。

案例一：智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決及其後續判決

在本案中，系爭專利為新型專利第M251849號「柱筒型縫紉機的送料裝置」。原告（專利權人）之系爭專利商品（型號CS-8369R之單針高頭車縫紉機）為2004年時開發。

系爭專利商品於2004年之國內銷售量有15台；而其於2005年之銷售量為220台。但在2006年時因被告W公司之侵權產品（型號MS-492-NHR之單針羅拉車）之推出，系爭專利商品僅銷售169台。據此，原告主張以「實際損害法」計算損害賠償；其以銷售量於2005年時比2004年成長超過12倍，而取3倍成長來預估2006年之銷售量應至少為600台。因此，原告認為與2006年之實際銷售量169台相比較而有431台的銷售損失，故再以每台約售價新台幣（下同）4萬元而估算「此銷售之差額」為其應獲之賠償金1,724萬元。不過，本案法院就損害賠償之計算採不同觀點。

本案法院利用系爭專利產品CS-8369R單針高頭車縫紉機於2005年和2006年的銷售總金額除以各年的銷售量，而得各年的每台售價分別為32,238元與35,315元。再依據原告於他案所陳述之系爭專利產品成本數據，本案法院取數據中之一數值（12,728元）而得到每台之生產成本占2006年銷售金額為36%；再將2005年和2006年的銷售總金額相減得到銷售金額減少1,124,181元，而計算2006年較2005年之收入減少719,476元（即1,124,181 x （1 – 36%）＝719,476），並以此為損害賠償金。另本案法院表示因系爭專利產品「除系爭專利外，別無其他專利所涵蓋，故系爭專利對系爭專利產品之價值貢獻甚大」，故「以整台縫紉機之價值計算原告之損害，堪稱合理」。

智慧財產法院99年度民專上字第50號民事判決後經最高法院100年度台上字第855號民事判決所廢棄，主要原因是前審就相關引證案之組合是否可證明系爭請求項第1項具進步性，其並未仔細審酌。

本案發回後，在智慧財產法院100年度民專上更（一）字第6號民事判決中，對損害賠償之「實際損害法」計算有不同的見解。首先，本案法院界定原告所提之與損害賠償有關之事實為「其損害應係指新財產之取得，因被告侵害系爭專利權行為之發生而受到妨害」，進而表示「然此消極之損害，原告仍應證明若無侵害事實，其即能取得此利益，因有此事實之發生，致無此利益可取得」。

再者，本案法院指出原告所提之型號CS-8369R縫紉機銷貨預估表、與2005年及2006年的專利產品銷售發票等並「無從證明2006年上開產品銷售減少59台之原因事實為何，更無從證明上開產品於2007年可得預期之銷售量何以為600台」，故該等證據「實無從證明原告因被告侵害系爭專利權行為之發生，致預期利益無法取得」。

不過，本案法院發現有某印尼公司於2006年5月間原擬向原告採購專利物品（即型號CS-8369R縫紉機），卻因該印尼公司後向被告購買象王牌之型號WR-998DR縫紉機（即系爭侵權產品），故取消向原告訂購專利物品之計劃。本案法院指出原告「確有因被告販賣系爭侵害專利產品致無法取得販賣實施專利產品70台之所失利益」，並再依原告之發票顯示2006年間專利產品之平均單價（即35,315元、與財政部所公告2007年同業利潤標準之成衣機械製造業淨利率（即10%）等，而核予該所失利益為247,205元（35,315元 × 70台 × 10% = 247,205元）。

案例二：智慧財產法院101年度民專上字第33號民事判決

在本案中，系爭新型專利為證書號第204635號「跑道護緣之結構改良」。被告之法定代理人楊小姐為原告的離職員工；而楊小姐熟悉原告之專利產品，卻透過其公司而與其他公司一同侵害原告之專利，並藉侵權產品而低價行銷於市場以與原告之專利產品競爭。

對原告的「實際損害法」損害賠償主張，本案法院從民法第216條出發，而指出「所謂所受損害，即現存財產因損害事實之發生而被減少，屬於積極的損害」，而「所謂所失利益，即新財產之取得，因損害事實之發生而受妨害，屬於消極的損害」。因此，本案法院認為原告所主張之損害，其涉及之「侵害行為非使原告之現存財產減少，而係妨害原告之取得，是原告請求賠償者，顯屬一種消極損害而非積極損害」。

其次，本案法院指出「依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，可得預期之利益，視為所失利益」；「所失利益」其「不以現實有此具體利益為限」，但「該可得預期之利益，亦非指僅有取得利益之希望或可能為已足」，而「尚須依通常情形，或依已定之計劃、設備或其他特別情事，具有客觀之確定性」。

據此，雖原告「以自身販賣系爭專利產品之單價330元，乘以被告販賣之數量計算所失利益」，但本案法院認為就「何以依通常情形，或已定計畫、設備或其他特別情事，客觀上可確定原告亦可販售與被告相同數量之系爭專利產品，而可得該預期獲得之利益」者，原告「並未提出證據資料證明」，故原告「既未舉證以實其說，尚難執此遽認該金額為原告所失利益」。另本案法院質疑原告「亦未證明其實施專利權通常可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得利益之差額損害為何」，故原告請求以「實際損害法」計算損害，「尚有未合」。

「所失利益」主張不易

案例1與案例2代表專利權人主張「所失利益」的困難性。雖然案例1的法院發現專利權人有因為侵權行為而失去訂單而核予該訂單的利潤為損害賠償，但在臺灣高等法院94年度智上字第51號民事判決中，該法院不同意原告以訂單解約的價金損失為損害賠償，其認為若原告同意降價至低額價格，則其訂單不致取消。

案例2的問題在於法院不願相信被告的銷售量即為專利權人之「所失利益」。對此，美國聯邦第六巡迴上訴法院於1978年之Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works, Inc.案判決[1]之見解應可參考；該案涉及以「所失利益」（lost profits）法來計算專利侵權之損害賠償，並提出原告所應舉證四項事實：（1）其「具有滿足市場需求之製造或銷售能力」；（2）「市場對於專利產品之需求程度」；（3）「市場上不存在接受可能之非侵害專利之替代品」；（4）「應可獲得之利益數額」。美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）已認可Panduit測試法的四個因素本身即在證明「所失利益」與「侵權行為」間之「因果關係」[2]。

關於Panduit案判決的四個因素事實，是曾任銘傳大學法律學院院長的汪渡村老師認為原告就「差額說」所應證明四件事[3]。「差額說」即專利法第97條第1項第1款之但書：「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。

事實上，「差額說」是因「具體損害法」的舉證上困難而提供的計算法。本文建議在證明時，不應要求證明「差額」是「因為加害行為所致，而非其他因素所致，例如經濟景氣、市場接受度，甚至權利人自己經營方式不當等」[4]。否則，若法院於衡量「因為加害行為所致」和「非其他因素」時，而過度考量「其他因素」而忽視侵害行為的嚴重性，將使專利權人無法獲得合理補償。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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