撰寫電腦軟體到底可否申請專利？基本上，各國專利法並沒有明文排除電腦軟體不可申請專利，但其仍然要符合各項專利要件，包括產業利用性、新穎性、進步性等。可是，由於電腦產業發展較晚，所謂的先前技藝不容易確定，所以，自從美國從1980年代開始核發電腦軟體專利以後，開始出現了專利審查不確實、濫用電腦軟體專利的問題。

此外，申請實務上也出現一現象，就是電腦軟體專利申請人在撰寫專利請求項時，實際上根本沒有告知任何電腦軟體撰寫的技術內容或程式碼，而僅以抽象字眼描述該電腦軟體可執行哪些功能。由於申請實務上，演變成不需要告知軟體程式碼內容，故審查時，只要專利請求項所描寫的電腦軟體執行的功能，是過去的專利案中沒有寫過的，往往就容易申請到專利。

但對於如此浮濫地申請電腦軟體專利，美國近5年來，法院開始出現批判聲浪，並開始出現重要判決。首先，美國最高法院在2010年的Bilski v. Kappos案中，判定某種商業方法透過電腦軟體執行，不具有專利適格性（註1）。而在2014年6月，美國最高法院又在最新的Alice v. CLS Bank案中，認為純粹的商業方法專利不具有專利適格性（註2）。以下本文介紹2014年6月美國最高法院的Alice v. CLS Bank案的最新判決結果，透過此案讓我們了解電腦軟體專利之重要發展。

Alice v. CLS Bank案事實

本案的專利權人為Alice公司，其擁有的專利，乃關於管理各種財務風險形式的基本架構。其主要專利為美國專利第5,970,479號專利。其第33項請求項，是該方法專利的代表請求項。該請求項內容乃與「交割風險」（settlement risk）有關。所謂的交割風險，就是只有一方當事人的財務交換（financial exchange）會滿足其義務。而系爭專利就是緩和這種交割風險的電腦化架構。系爭請求項是要使用一電腦系統作為第三方中介者（intermediary），促進雙方間財務義務的交換。系爭方法專利請求項描述了以下步驟： (1) 為該交易的每一方「創造」一影子記錄。 (2) 根據各方在交換機構的真實記錄，在交易日開始時「取得」該平衡。 (3)當交易進入時，「調整」該影子紀錄，只允許雙方具有足夠資源者進行交易。 (4)在交易日結束前發出不可撤回之指示，要求交換機構執行所允許的交易（註3）。

簡言之，系爭專利的請求內容，乃涉及： (1)前述義務交換的方法（簡稱系爭方法請求項），(2) 一個電腦系統，去執行上述交換義務的方法（簡稱系爭系統請求項）。 (3) 一電腦可讀取的媒介，包含了執行上述交換義務方法的程式碼（簡稱系爭媒體請求項）。所有請求項都是透過使用電腦而執行，而系統請求項和媒體請求項，明確地指出需使用電腦，雙方當事人也同意，方法請求項也必須使用電腦完成（註4）。
訴訟的另一方是CLS國際銀行（CLS Bank International）和CLS服務有限公司（CLS Services Ltd），以下統稱為CLS銀行。CLS銀行執行一個全球的網絡，促進現金的交易。2007年時，CLS銀行提起確認之訴，要求法院確認系爭專利之請求項是無效的、無法實施或CLS並沒有侵權。專利權人Alice公司因而提出法訴，主張CLS銀行侵權。

本案地區法院於2011年作出判決，認為系爭專利的所有請求項都不具專利適格性，因為其內容都只是抽象概念（abstract idea），其只是描述「為了最小化風險而使用一個中立中介者以促進義務的同時交換」這個抽象概念而已（註5）。

本案上訴到聯邦巡迴上訴法院後，上訴法院分庭（panel）第一次判決推翻地區法院判決，認為本案中，專利權人之系爭請求項，並沒有「明顯證據」（manifestly evident）指向一個抽象概念，故認為系爭請求項具有專利適格性（註6）。由於案件有爭議，雙方右申請聯邦上訴法院全院判決。2013年時，全院判決結果推翻了該分庭判決（註7）。10位法官中，7名法官同意專利權人的方法請求項和媒體請求項不具專利適格性。至於系統請求項，則是5票比5票，維持地區法院的判決結果（註8）。本案由於各法官意見仍不一致，故雙方又上訴到最高法院。最高法院則於2014年6月19日作出判決。

判斷步驟

本案聯邦最高法院作出判決，乃屬於全體一致意見。其先指出，美國專利法第101條，對於專利適格性，並沒有做太多限制，其規定：「任何人發明或發現一新的、有用的程序、機器、製造物、組合物，或任何新或有用的改良，符合本法其他條件或要求下，就可取得專利。（註9）」從條文上來看，其對可專利的事項並沒有排除任何項目，但美國最高法院在2013年涉及人體DNA之專利適格性的Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics案（註10）中，卻再次重申，法院根據長久以來的判決，自行建立了三種例外，分別是自然法則（Laws of nature）、自然現象（natural phenomena）與抽象概念（abstract ideas）。

在最高法院2012年的Mayo案中，最高法院提出了一個判斷架構，以判斷到底何者屬於不具專利適格性之自然法則、自然現象與抽象概念。

(1) 首先，其必須判斷，系爭請求項是否指向上述三項例外之一。
(2) 如果是的話，其次必須追問，系爭請求項中除了上述三項例外之外，是否有其他東西？要回答此一問題，必須將每一個請求項的元件個別考量（separately）以及將元件組合後（as a ordered combination）進行考量，以判斷每一個額外的元件是否「轉化了（transform）請求項的本質」，使之成為具有專利適格性的申請案。最高法院稱第二步驟，就是在尋找發明概念（inventive concept），亦即，要尋找一個元件或元件之組合，足以讓該專利在實際上比不具「專利適格性的概念本身」具有重要性地多（significantly more）（註11）。

第一步驟：判斷系爭請求項是否指向自然法則、自然現象或抽象概念其中一種例外
首先第一步驟，要判斷系爭請求項是否指向乃一種例外。法院認為很明顯地，系爭請求項乃指向一種「具有中介者之交割」的抽象概念（註12）。

最高法院在1972年的Benson案，系爭專利請求項乃是一種演算法，將二進位制編碼的十進位數轉化成純粹的二進位數字的方法。最高法院認為，該專利實質上就是想將演算法本身申請專利，而認為其不具專利適格性的抽象概念（註13）。另外，在1978年的Parker v. Flook案（註14）中，系爭專利涉及的是一個數學公式，乃在化學反應過程中的計算其「警告上限」的一種數學公式，法院也認為其乃是不具有專利適格性的抽象概念。

而在2010年時，最高法院判決了Bilski v. Kappos案（註15）。該案涉及的專利，乃是一種對抗價格波動財務風險的避險方法。該案的請求項1，描述了一系列的避免步驟，包括：(1)啟動財貨提供者和消費者間的一系列財務交易。(2) 界定對同一財貨有反風險的市場參與者。(3)啟動市場參與者與財貨提供者間的一系列交易，以平衡第一系列的消費者交易的風險位置。請求項4則將請求項1的概念，寫成簡單的數學公式。剩餘的請求項則是提出在其他商品和能源市場的避險案例。最高法院全體大法官在該案中一致同意，Bilski案中的系爭專利只是一抽象概念，系爭專利只是描述避免的基本概念而已（註16）。

最高法院認為，對照之前最高法院判決過的幾個電腦程式專利適格性的案件，本案的系爭請求項，很明顯地勢指向一個抽象概念。專利權人的系爭請求項，從表面上來看，就只是描述一個中介者交割（intermediated settlement）的概念，亦即使用第三方以緩和交割風險。就像Bilski案的避險概念一樣，中介者交割的概念，是一項在美國交易制度中長久以來普遍存在的基本經濟運作。因而，最高法院認為，中介者交割屬於一種抽象概念，而不具有專利法第101條的專利適格性（註17）。

但專利權人認為，所謂的抽象概念，只限於過去就已經存在的基本事實，且是不需要人類運作的原則（preexisting, fundamental truths that exist in principle apart from any human action）。但最高法院認為，抽象概念並無此限制。例如，Bilski案中的避險概念，也不是一個既已存在的基本事實，而且其乃是一個組織人類活動的方法，而非關於自然世界的事實。此外，在Bilski 案中，其中一項請求項將該避險方法簡化為一數學公式，但該案中最高法院並沒有認為其就具有專利適格性。因此，最高法院認為，本案中的中介者交割概念，與Bilski案中的避險概念，幾乎一樣，都屬於抽象概念（註18）。

第二步驟 ：判斷在抽象概念之外是否有增加新的事物
第一步驟，判斷了系爭專利涉及了哪一種例外之後，還要進入第二步驟的判斷。最高法院認為本案系爭專利乃是一種抽象概念後，必須判斷是否有增加新的事物。Mayo案中提及，所謂的轉化（transformation），必須比「單純的陳述抽象概念並加上『應用』（apply it）等文字」，還要求更多。
Mayo案本身涉及的是在治療免疫疾病時，在血液中量測代謝物，以判定最適當的普氏巰基嘌呤藥物劑量的方法。該案中的專利權人認為，其乃是自然法則的應用，其描述了「某種代謝物的集中」與「該藥劑量可能有害或無效」兩者間的關連性。但最高法院認為，判斷代謝物量的方法，早已是既存的技藝，且系爭的程序，只不過是指示醫生在治療病人時應用該自然法則而已。因此，單純將（purely）慣例步驟（conventional steps），以較抽象的程度加以描述，不足以提供「發明概念」（inventive concept）（註19）。

在前述的Benson案中，其涉及將一演算法，放入一般目的的數位電腦中執行。該案中指出，當演算法屬於抽象概念時，請求項必須要對該概念提供一新穎且有益的應用（supply a "'new and useful'" application），才具有專利適格性（註20）。但最高法院認為，以電腦執行某演算法，並沒有提供必要的發明概念，因此，該案中提出一重要原則，單純的將數學公式執行在硬體（電腦中），本身並非該原則的可申請專利的應用（註21）。

同樣地，前述Parker v. Flook案處理的原則也是將某一數學公式以電腦執行的專利。該公式本身是抽象概念，而電腦執行只是單純的慣例（conventional）。Flook 案中提出一命題：試圖限制該抽象概念的應用於特定的科技環境，並不因此就使其具有專利適格性（註22）。

上述這些案子都顯示，單純將一抽象概念透過電腦來執行，不會將抽象概念轉化為具有專利適格性的發明。在請求項中對抽象概念加寫「應用於電腦中」，只是將兩個步驟結合，結果一樣不具專利適格性。因此，如果在請求項中提及電腦，卻只是「指示透過電腦來執行該抽象概念」，加寫這句話並不會因此具有專利適格性。由於電腦非常普遍，完全由電腦執行，並不是所謂的「額外特徵」（additional feature），而沒有提供任何實質保證，確保該專利並不是想要獨占蓋抽象概念（註23）。

最高法院認為，將系爭方法請求項的四項步驟（元件）獨立（separately）來看，電腦所執行的程序步驟，都是「單純地慣例」。不論是「創造影子帳戶」、「取得資料」、「調整帳戶平衡」、「下達自動指示」，都只是單純的慣例性活動（註24）。

將所有元件合併一起觀察（as an ordered combination），專利權人的方法請求項，只是指出將中介者交割的概念交由電腦執行。系爭方法請求項並不是想改善電腦本身的運作，或在另一個科技或技術領域中發揮改善的效果。因此，系爭請求項只是將中介者交割的抽象概念只是由某種電腦執行，並不足以將該抽象概念轉化為具有專利適格性的發明（註25）。

系統請求項與媒體請求項

最高法院認為，專利權人的系統請求項與媒體請求項，基於與上述差不多的理由，一樣不具有專利適格性。對於媒體請求項，由於雙方皆已同意，其與系爭方法請求項的判斷結果相同，故法院不再贅述。
對於系統請求項，專利權人強調，請求項寫到安裝「特定硬體」以執行「特定的電腦功能」。但專利權人所界定的特定硬體，乃指「資料處理系統」搭配「傳輸控制器」和「資料儲存」，而這些都是單純的慣用性或一般性的電腦設備。因此，該系統請求項中所提到的硬體，並沒有在「透過電腦執行」以外，提出有意義的限制。換句話說，該系統請求項在實質上與方法請求項沒有不同。方法請求項提到以一般性的電腦執行該抽象概念，而系統請求項乃以一些一般性的電腦原則裝置來執行同一個概念。由於專利權人的系統請求項和媒體請求項對該抽象概念並沒有增加實質的內容，最高法院認為該二者均不具有專利適格性（註26）。

本案最後，最高法院支持上訴巡迴法院的全院判決，認為系爭專利的三項請求項，均不具有專利適格性。

結論

臺灣的專利審查實務，某程度而言，滿符合美國最高法院的發展。在2014年版的臺灣專利審查實務基準彙編（註27）中指出：「在請求項中簡單附加電腦軟體或硬體，無法使原本不符合發明之定義的申請標的（如數學公式、商業方法等）被認定符合發明之定義。請求項中藉助電腦軟體或硬體資源實現方法，若僅是利用電腦（或網路、處理器、儲存單元、輸出入裝置）取代人工作業，且相較於人工作業僅是使速度較快、正確率高、處理量大等申請時電腦之固有能力，難謂其具有技術思想，此時該電腦軟體或硬體無法令原本不具技術性的發明內容產生技術性。」

「惟若發明整體具有技術性，例如克服了技術上的困難，或利用技術領域之手段解決問題，而對整體系統產生技術領域相關功效，例如增強資訊系統安全性、提高資訊系統的執行效率、加強影像辨識精準度或強化系統穩定性等，則應被認定符合發明之定義。判斷時應考量電腦軟體或硬體是否為解決問題所不可或缺的一部分，以及電腦軟體或硬體的特殊性。若在解決問題之手段中，電腦軟體或硬體並非必要，而可由人工取代，或是可由習知之一般用途電腦執行，而不需藉助特殊演算法，則該電腦軟體或硬體非屬有意義的限制，無法使原本不符合發明之定義的申請標的被認定符合發明之定義。」

最後，到底電腦軟體本身是否可以申請專利，其判斷標準究竟為何？首先，撰寫專利請求項時，電腦軟體仍必須與特定的硬體相結合。但如上述美國判決與臺灣專利審查基準彙編所述，與硬體之結合不能只是泛泛之論，必須具體說明與硬體結合產生何種特定功能或技術。因此，一般的APP軟體若無特殊功能，一般而言，無法申請專利保護，只能獲得著作權之保護。

備註

1. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
2. Alice v. CLS Bank, 2014 U.S. LEXIS 4303;82 L. Ed. 2d 296 (2014).
3. Id, at 302.
4. Id. at 302-03.
5. 768 F. Supp. 2d 221, 252 (DC 2011).
6. 685 F. 3d 1341, 1352, 1356 (2012).
7. CLS v. Alice, 717 F. 3d 1269, 1285 (CA Fed. 2013).
8. 關於上訴巡迴法院的判決結果與各法官的立場，請參見黃蘭閔，由CLS Bank案看35 USC 101可予專利客體爭議，北美智權報第90期，http://www.naipo.com/.../US-79.htm。
9. 35 U.S.C. § 101.
10. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetics, Inc., 133 S. Ct. 2107, 186 L. Ed. 2d 124, 133 (2013).
11. Mayo, 182 L. Ed. 2d at 337.
12. Alice v. CLS, 82 L. Ed. 2d 296, at 305.
13. Gottschalk v.  Benson, 409 U.S.63, 71-72 (1972).
14. Parker v. Flook, 437 U.S. 584, 594-595 (1978).
15. Bilski v. Kappos, 561 U.S. 593 (2010).
16. Id. at 609.
17. Alice v. CLS, 82 L. Ed. 2d at 306.
18. Id. at 307.
19. Mayo, 182 L. Ed. 2d 321, 337, 327, 325.
20. Benson, 409 U.S., at 67.
21. Mayo, 182 L. Ed. 2d 321, 337.
22. Bilski, 561 U.S., at 610-611.
23. Alice v. CLS, 82 L. Ed. 2d at 309.
24. Id. at 310.
25. Id. at 310.
26. Id. at 310-11.
27. 專利審查實務基準彙編（2014年版），第二篇、第十二章、電腦軟體相關發明，頁2-12-3。

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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