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以4種訴願形式向TTAB挑戰商標
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
2014.05.20

如果我們要挑戰商標,可向商標訴訟暨訴願委員會(TTAB)以4種不同形式提出訴願,這4種形式分別為:

(1) 反對商標註冊(Opposition)(Trademark Act§13, 15 U.S.C.§1063.):此程序為原告尋求防止他人申請類似或相同的商標註冊時所採用的。

(2) 取消提案(Cancellation) (Trademark Act§14, 15 U.S.C.§1064.):此程序是原告尋求取消被告已註冊的商標時所採用的。

(3) 同時使用程序(Concurrent Use Proceedings):同時使用一個商標註冊的情形不多,大部份是最後雙方經和解而同意在不同的地理區域使用,互相給予尊重。雖然法規說明了同時使用商標的條件和局限,但實際操作上唯一的限制就是地理上的局限性。

(4) 干擾(Interferences):此程序現在已幾乎被廢除,很少使用。干擾訴願已經被按申請日期先後順序來决定的反對註冊商標所取代。

在商標訴願程序中,原告(plaintiff) 指反對商標註冊及要求取消已註冊商標的一方;異議者反對商標註冊 (opposition) 是在他人提出商標申請註冊程序中,提出異議的一方;訴願者 (petitioner)提出取消議案是對他人已申請的商標提出取消其註冊訴願。

合格的原告必需具備以下條件:那些自認爲會因爲此註冊商標而受到損害的個人或法人。一般原告對該商標申請或註冊商標需有優先權,如果沒優先權,那麽原告至少有要求其擁有使用此商標相對等的權利。

針對提出反對商標申請和取消已註冊商標,原告可根據的法律原因如下:  

(1) 混淆的可能性(Trademark Act Section 2(d), 15 U.S.C.§1052(d)):爲了正確的說明此種混淆的索賠,原告首先必須訴願,强調他人申請商標或註冊商標對其商標造成混淆的可能性。原告必需以足够的事實來說明,指控對方申請商標或已註冊商標的在視覺上、聲音上、和/或意義上的相似度;商品本身和/或服務上的相似度;此商品和/或服務的買家有相似的交易管道和類別;原告商標的知名度;買主看到相似的原告和被告商標的情形發生;以及一些更多的混淆。

(2) 描述性/通用性(Trademark Act Section 2(e), 15 U.S.C.1052(e)):對于只是描述性或通用性的商標申請,或已註冊商標提出反對及取消要求:

1. 只是描述性的,或是欺騙性的描述。

2. 主要是地理上的描述,或是欺騙性的描述。

3. 主要只是個名字。

如果要成功的對於地理上的描述的商標提出異議,需把握以下原則:

1. 此商標是個大衆都知道的地名;
2. 此商品或服務將原産地名做爲商標的一部份;
3. 會讓買者誤以爲標在商標上的地名是此商品或服務的原産地。

由於上述原因,消費大衆對商品或服務出處的錯誤資訊將影響其購買物品或使用服務的决定。上訴法院於2003年In re California Innovations, Inc.一案中的法院規定,商標需要顯示其獨特性。在一般大衆的認知中, 商標用以代表一個産品的特性和商標用語的主要意義,是用以辯識産品的來源,而不是只是産品本身。  

(3) 欺騙、誤導(deception)、蔑視(disparagement)或非道德的

1. 在地理上欺騙的商標(誤導消費大衆産品是生産於某一地區);
2. 蔑視某一群人的商標;
3. 包含令人反感的人事物,或由這些人事物所組成;或
4. 在任何時間做有關原告的名字或身份不能被註冊或可能被取消的錯誤暗示。

像是在地理上欺騙的商標,對地理上欺騙的錯誤描述的分析主要是專注於對消費者的欺騙。如符合以下這些條件,商標會被認爲是在地理上不實的描述和/或是地理上的欺騙,且拒絕其註冊:
1. 此商標被一般大衆認知是地名;
2. 消費者相信此商標中的地名就是此産品的出處,但實際上並不是;
3. 而此錯誤的印象是消費者做購買决定時的重大憑藉因素。  

以下的商標是被認爲不道德或令人反感的,假如:
1. 大部份社會大衆無法認同的商標;
2. 在當代觀念的背景下,不被認同的商標;
3. 在相關的市場中,商品和服務項目不被認同的商標。

蔑視主要是對隱私權的一種侵犯,基本的法律根據是每個人都有不該被衆人鄙視或嘲笑的權利。在評斷商標用字、組成是否有欺騙或蔑視因素時,商標訴訟和訴願委員會(TTAB)應用兩個部份的測試來决定某一商標是否有蔑視侵向:

1. 以參考字典中對此商標事件的定義爲依據;
2. 無論牽涉的數量或範圍大小,如其商標意義影響到一些可識別的個人、機構、信仰或國家象徵、就是蔑視。

並不需要證明被告的商標是有意的;針對於被告在申請商標時有欺騙行爲來提出反對或取消,原告只需以事實舉證,而不需證明對方的意圖。

(4) 荒廢(Abandonment)商標註冊者或擁有者並未真正使用該商標

(5) 稀釋(Dilution)太多類似的商標會誤導消費者,使其不能認清真正來源,原告用商標稀釋的理由反對或取消他人商標時,他必需提出其擁有的商標被一般大衆認知有名商標的證據,而不只是證明在相關買家和未來可能買家間有名聲。

(6) 詐欺(Fraud)如果被告被發現在其申請或維護商標上有任何欺詐行爲,其商標註冊將立即被取消。

(7) 功能(Functionality)如果商標本身是針對産品功用性的或是會影響其製造成本或品質,USPTO一般不會允許用商品功能性做爲商標。

在要求取消一個已註冊功用性商標時,原告需强調引用Morton- Norwich案例中列出的因素,像是:

  • 商標同時也申請或獲得一個實用專利,而且在使用,該商標在申請商標時以表現其設計上實用性的優點而尋求商標註冊;
  • 申請者的廣告誇大其設計的實用性,(譬如鞋公司申請用一個紅色高根鞋圖樣做爲該公司商標,如獲得註冊,別家廠商要想找到替代産品不容易);
  • 是否可容易找到替代可用性設計;

設計結果是否相對來說與産品製作生産方法較簡單或實惠有關。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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