美國專利侵權態樣

美國的專利侵權態樣中，依據美國專利法第271條規定，可分直接侵害（direct infringement）與間接侵害（indirect infringement）。間接侵害又分「誘導侵害」、「輔助侵害」及「國外之引誘侵權與輔助侵權」等三種專利侵害類型。間接侵害之成立前題，必須有直接侵害者。

（一）直接侵權（direct infringement）
美國專利法35 U.S.C 271 (a)規定：「除本法另有規定，任何人未經授權，在專利有效期間內，在美國境內製造、使用、提供販賣或販賣任何受專利保護之發明，或進口任何受專利保護之發明到美國境內，乃侵害該專利。」

（二）引誘侵權（induces infringement）
美國專利法35 U.S.C 271 (b)規定：「任何人積極地引起對專利之侵權，都應負侵權責任。（註2）」

（三）輔助侵權（contributory infringer）
美國專利法35 U.S.C 271 (c)規定：「任何人在美國境內提供銷售，或由外國進口一專利機器、製造物、結合物、組合物之重要部分，或實施方法專利權所使用之材料或裝置，且上述物品構成該發明的實質部分，且明知該物乃特別製作或改造以用來侵害該項專利權，當上述情形並非作為非實質侵權用途之主要用品或商業上物品時，應負幫助侵權者之責任（註3）。

（四）有無共同侵權？       
但有趣的是，美國專利法雖然規定了間接侵權中的引誘侵權與輔助侵權，卻沒有規定共同侵權（joint infringement）這種類型。而美國法院過去認為，共同侵權的類型，可以適用第271(a)的直接侵權的規定。但畢竟第271(a)條文中並沒有寫到共同侵權這個字眼，其規定乃是「任何人…」，因此，美國法院要將共同侵權行為適用到271(a)，有其嚴格的限制。

美國專利共同侵權

早期的法院將共同侵權適用在第271(a)時，對二個共同侵權人間存在的關係，乃要求較寬鬆的關係，例如採取「參加和合併行為」（participation and combined action）或「某些連結」（some connection）標準。亦即，二個共同侵權人，只要是共同完成一個完整的侵害行為，兩者間只要有輕微的關係，就可適用第271(a)款。

然而，2007年時，美國聯邦巡迴上訴法院於BMC Resources v. Paymentech, L.P案（註4）中，改變此標準，採取更嚴格的「單一實體歸責」（single-entity rule）。該案中，原告BMC的專利是處理不需要Pin卡的借貸交易（pin-less debit transactions）的方法專利，其需要多方的參與。被告Paymentech與其他參與者共同完成了方法專利的步驟。在該案中，法院認為，要構成第271(a)之直接侵權，需由單一實體完成所有的方法專利。而當被告參與直接侵權或鼓勵他人直接侵權，在適用間接侵權時，仍須要求，必須在所有被控告的參與者中，由某一實體完成了所有的直接侵權（註5）。

該判決也對說明，二個以上的實體共同完成一個侵權行為時，必須要這些行為都可歸咎於其中一個單一實體，才可適用第271(a)規定認定其構成侵權。法院指出，必須其中一個參與者，控制或指示（control or direction）其他人完成其他的專利之方法步驟。換句話說，若透過契約方式委託第三方完成某些方法專利的步驟，第三方的行為仍可歸咎給主要參與者，而符合單一實體規則。亦即，具有契約關係或本人/代理人的關係時，仍可構成單一實體規則（註6）。

但採取此種較嚴格的標準，會使得很多共同侵權行為人間，不具有密切關連時，不容易被認定構成侵權。尤其在方法專利中，潛在侵權人，只需要執行前面大部分的方法步驟，然後交由下游廠商或消費者完成最後一個步驟。此時，此一「實施該方法專利」的侵權行為，乃由主要侵權人與下游廠商或消費者共同完成，但因為主要侵權人與下游廠商或消費者間，並沒有指示或控制關係，所以雙方都不會被認為構成直接侵權。

美國聯邦巡迴上訴法院2012年Akamai案

美國2012年的Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案（註7），就是這種情形的案子。但在該案中，美國聯邦巡迴上訴法院，卻認為在發生共同侵權時，為避免第271(a)的嚴格要件，也許可以改採用第271(b)的引誘侵權的規定。

（一）事實
Akamai案是一個聯邦上訴法院全院聯席審理（en banc）的判決，其乃是由二個案子所組成。第一個案子是Akamai Technologies控告Limelight Networks，另一個案子則是McKesson Technologies控告Epic Systems。原本這二個案子在上訴巡迴法院的分庭判決中，都對共同侵權行為，採用過去較嚴格的標準，而認定被告不構成共同侵權行為。但全院審理後，卻推翻了判決結果，而認為可以將共同侵權適用271(b)引誘侵權的規定（註8）。

原告Akamai的專利是一個關於有效傳送網頁內容的方法專利。其方法包含了數個步驟，包括將網頁內容元素放置在一個複製的伺服器中，並將內容提供者的網頁修改，然後指示網頁瀏覽者從那些其他的複製伺服器中去取得網頁內容。而Limelight公司乃經營一個伺服器網路，並上內容元素到其伺服器中，但沒有自己修改內容提供者的網頁內容，而是指示其消費者，如何完成其中一個修改的步驟。

另一案中的原告McKesson公司，其擁有的也是一個方法專利，乃是關於健康照顧提供者和其病患間的電子通訊方法。被告Epic公司也開發出一套軟體，授權給某些健康照顧機構使用，該軟體中的一個應用程式也允許健康照顧提供者與病患進行電子通訊。但是Epic公司沒有自己從事這些方法專利的任何一項步驟，這些步驟一開始是由病患執行，後續的步驟則是由健康照顧提供者執行。

在原本Akamai公司和Limelight公司的分庭判決中，其並沒有深入討論271(a)所採取的單一實體規則是否妥當，而是直接適用該規則（註9）。該判決認為，因為Limelight公司和其客戶並沒有滿足單一實體規則，所以被告並不用負共同侵權責任。基於類似的理由，在另外McKesson公司和被告Epic公司的判決，另一分庭也認為，被告Epic並不用負擔共同侵權責任（註10）。

（二）判決見解
這二則分庭判決的專利權人都不服，而要求聯邦巡迴上訴法院進行全院審理。其要求全院審理的理由，乃是判斷共同侵權採取單一實體規則的妥當性。然而有趣的是，聯邦巡迴法院的全院判決，卻沒有探討這項議題。反之，對於這類的共同侵權類型，創造了另一條途徑，認為可以對共同侵權行為的主要侵權者，採用第271(b)項的引誘侵權責任。

但是有一個問題在於，過去認為，要構成第271(b)和(c)的間接侵權，一定要先有直接侵權的存在。而直接侵權的存在，由於BMC Resources案採取單一實體規則標準，本來就很難符合。如果沒有某個單一實體構成第271(a)的直接侵權，如何能夠認定誰構成間接侵權呢？

但是，本案全院判決認為，在認定是否構成第271(b)的引誘侵權上，其前提雖然要有直接侵權，但其作為前提的直接侵權，並不需要如同271(a)採取單一實體規則，亦即，法院認為，在判斷是否構成引誘侵權的案件中，其直接侵權並不需由單一實體完成所有方法專利的步驟（註11）。

（三）理由
不過，這個論述聽起來很奇怪，為何作為引誘侵權前提的直接侵權，不需要符合271(a)的直接侵權呢？全院判決從美國專利法的立法史、其他法領域、專利法規定本身、判例和政策等五個面向，一一論述之。

（1）法院回顧美國1952年專利法的歷史，認為引誘侵權之前提的直接侵權，並不需要由單一實體完成所有的侵權內容。法院特別引用美國專利法主要起草者Giles Rich法院的說詞，指出他認為「就算沒有直接侵權者，只要有明顯的侵害專利行為，仍可認定構成間接侵權，這並沒有矛盾。（註12）」

（2）法院比較侵權法領域的類似規定，而發現侵權法中也規定，本人不只要為代理人的行為負責，也要為由本人所引誘的無辜中介者的行為負責。無辜中介者由於沒有過失，不負直接侵權責任，但引誘者仍然負引誘侵權責任。所以，將侵權法的原理套用在專利法，當一個人引誘他人侵害專利時，就算直接侵權的人不用負責，但引誘該行為的人仍要負責（註13）。

（3）法院則看回專利法規定本身。若仔細比較271條每一項的文字，則可發現，每一項中所講的侵權（infringement）並不一樣，所以，其他項中所講的侵權，並不一定是指271(a)項中的侵權。因此，271(a)的直接侵權要求的單一實體規則，不必然適用到271條其他項中間接侵權的前提（直接侵權）要件（註14）。

（4）若參考聯邦最高法院的判決先例與聯邦上訴巡迴法院的判決先例，也可發現，過去的判決並沒有如BMC Resources案所要求，直接侵權一定要由單一實體所完成。例如，在聯邦上訴巡迴法院2004年的Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp.案（註15）中，雖然要求引誘侵權的前提一定要有直接侵權，但並沒有要求必須由單一實體來完成該直接侵權。此外，本案涉及的是方法專利，與物品專利不同，在物品專利上，不管是製造、使用、銷售，任何一個行為都可以構成直接侵權。因此，在過去一些關於物品專利間接侵權的判例中，要求一定要先有直接侵權存在，但物品專利的直接侵權很容易存在。但方法專利的侵權必須執行完所有的方法步驟，故並不容易找到一個單一實體完成直接侵權（註16）。

（5）在專利的保護政策上，法院認為，過度採取單一實體規則，容易讓人迴避專利侵權責任，而讓專利保護的政策落空。法院指出，既然美國專利法規定，引誘他人侵權者要負責任，但引誘他人侵權卻沒有任何單一實體完成所有侵權步驟時，引誘者卻可以不用負責，這完全沒有道理（註17）。

總結來說，2012年的Akamai案，認為若發生共同侵權行為時，專利權人可以根據271(b)控告主要的發動者引誘侵權，而不一定要對以271(a)控告其共同完成直接侵權。其在適用271(b)之引誘侵權時，免除了其前提的直接侵權必須由單一實體完成的要求，但是在適用271(a)的直接侵權規定中，仍保留了單一實體規則。

結論

由於當初兩個案件的上訴人申請全院審理Akamai案，主要是關心第271(a)的單一實體規則問題，但全院判決卻另闢一個管道，亦即可採用第271(b)的引誘侵權。但當初兩個案件的上訴人均未主張被告構成引誘侵權，故此案仍須發回審理。

不過，法院指出，在McKesson 案中，被告Epic如果(1) 知道原告McKesson的專利，(2)被告引誘他人完成該方法專利的步驟，(3) 這些步驟確實被執行了。這樣被告Epic確實可能構成引誘侵權（註18）。
同樣地，法院指出，在Akamai 案中，如果 (1)被告 Limelight知道專利權人Akamai的專利， (2)其執行大部分的步驟，只保留一項步驟未執行，(3)其引誘內容提供者執行該方法專利的最後一個步驟，且(4)內容提供者真的執行了該最後一步驟，那麼，被告Limelight的確會構成引誘侵權（註19）。

比較臺灣

相較於臺灣專利法，臺灣專利法第96條第1項所講的「侵害其專利權」，只有直接侵權之規定。臺灣專利法並沒有共同侵權與間接侵權之規定。但一般學說認為，專利侵權為民法侵權行為之特別法，縱使專利法本身沒有規定，亦可回歸適用民法第185條第1項的共同侵權，以及民法第185條第2項的幫助侵權與造意侵權。

（一）僅適用嚴格的共同侵權行為
觀察我國法院判決可以發現，法院通常願意承認在專利侵權中可以適用民法第185條第1項的共同侵權責任。不過，若了解我國民法共同侵權行為的要件，就可知其包含了中等寬鬆的「共同加害行為」，以及更為寬鬆的「共同危險行為」。「共同加害行為」不需要共同參與者間有意思聯絡，但需要各參與者的行為均為所生損害之共同原因，即所謂行為關連共同。另外，「共同危險行為」甚至允許多數加害人中其實只有一個加害人的行為是造成損害的原因，但由於多數加害人同時作出共同危險行為，民法承認要求其一起負責。

當然，我國智慧財產法院所承認的民法第185條第1項共同侵權行為人，最常使用的情況，乃是認為侵權人與其所屬公司乃共同侵權行為人，基本上「公司」與「公司董事」間為共同侵權人，只是想將「公司」或「董事」拉進損害賠償連帶賠償範圍內，而並非真的是「二家公司」的共同侵權。亦即，我國法院是否真的願意全盤承認民法課本中所承認的寬鬆的共同侵權行為，納入專利法的共同侵權行為，似乎仍呈現保守態度。

（二）不願意承認間接侵權行為
此外，智慧財產法院一貫的態度，很不願意適用民法第185條第2項的幫助侵權與造意侵權責任。其背後原因，可能是我國法院出於想要保護我國普遍存在的代工廠、零件廠，故才不願意適用民法的幫助侵權與造意侵權。

（三）比較
總體來看，若認為民法第185條可補充專利法，我國專利法下亦可承認共同侵權、幫助侵權、造意侵權。但實際上，智慧財產法院使用得非常保守，通常不願意適用民法第185條。

相對照來看，美國雖然有間接侵權之規定，卻沒有共同侵權規定，故此方法專利的共同侵權行為，必須要藉助其他條文。其中一條管道，是可適用第271(a)的直接侵權規定，而必須限於「單一實體規則」；另一條管道，則可適用第271(b)的引誘侵權責任。美國此種方式是否對我國產業有利，可供我們參考。

附註：

1. Akamai, 692 F.3d at 1306.
2. 35 U.S.C 271 (b) ( “Whoever actively induces infringement of a patent shall be liable as an infringer.”).
3. 35 U.S.C 271 (c) (“Whoever offers to sell or sells within the United States or imports into the United States a component of a patented machine, manufacture, combination or composition, or a material or apparatus for use in practicing a patented process, constituting a material part of the invention, knowing the same to be especially made or especially adapted for use in an infringement of such patent, and not a staple article or commodity of commerce suitable for substantial noninfringing use, shall be liable as a contributory infringer.”).
4. BMC Resources v. Paymentech, L.P., 498 F.3d 1373, 1379-81 (Fed. Cir. 2007).
5. BMC Res., 498 F.3d at 1379.
6. Id. at 1380-81.
7. Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 692 F.3d 1301, 1306 (Fed. Cir. 2012).
8. Akamai, 692 F.3d at 1306.
9. Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc., 629 F.3d 1311, 1320-21 (Fed. Cir. 2010).
10. McKesson Techs. Inc. v. Epic Sys. Corp., No. 2010-1291, 2011 U.S. App. LEXIS 7531, at 1-2 (Fed. Cir. Apr. 12, 2011).
11. Akamai, 692 F.3d at 1306.
12. Id. at 1310-11.
13. Id. at 1311-13.
14. Id. at 1314.
15. Dynacore Holdings Corp. v. U.S. Philips Corp., 363 F.3d 1263, 1372 (Fed. Cir. 2004).
16. Id. at 1315-17.
17. Id. at 1315.
18. Id. at 1318.
19. Id. at 1318.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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