侵權訴訟探討
ITC排除令核發將排除標準專利 -
從歐巴馬大動作否決美國商業調查署簽發之排除令談起
葉雲卿╱世新大學智慧財產研究所 助理教授
2013.10.02
         

作者簡介
葉雲卿

學歷:
美國舊金山金門大學 法律博士(SJD)
美國華盛頓大學 法律碩士(LLM)
國立政治大學 法律碩士
國立台灣大學環境工程所 工程碩士

現職:
世新大學 智慧財產權研究所助理教授
台灣科技大學 專利所 兼任助理教授

經歷:
台灣科技大學專利所 助理教授
美國舊金山 Suzan See Law Office法務
美國矽谷 Vivian Lu Law Office法務
台灣建業律師聯合事務所律師
台灣環宇律師事務所律師

產學合作計畫:
美國訴訟管理產學合作計畫

代表著作:
營業秘密刑事責任
中小企業智慧財產權管理制度建置
專利意見書在訴訟上之運用

證照:
律師、台灣專利代理人、環境工程技師、仲裁人、ISO14000管理師

2013年8月4日,美國總統歐巴馬罕見的行使否決權(Veto),否決美國商業調查署6月所簽發的排除令(Exclusion Order)(註1),使蘋果部分舊型的i-Phone與iPad不會因為ITC的簽發排除令而被禁止進入美國市場(註2)。此後可預見ITC排除令的審查將與聯邦法院同步。


當美國專利權受侵害時,可以透過聯邦法院系統請求救濟,在一審勝訴判決確定後,專利權人更可以聲請永久禁制令排除侵權商品。專利權人也可到ITC法院請求法院調查,於確定侵權事證後,請求ITC核發產品排除令。自從eBay案件之後,聯邦法院嚴格審查永久禁制令之核發,因此專利權人到ITC法院請求調查案件有增加的趨勢。(註3)今年8月美國總統行使否決權,反對ITC發出排除令,是否代表ITC將來核發排除令將採不同標準。本文將分析ITC排除令核發標準、總統否決權以及將來未來ITC排除令之發展。

美國最高法院eBay案件禁制令核發標準

2006年美國法院在eBay案件中,對於專利權人聲請永久禁制令建立指標性的見解。在2006年以前,通說認為基於美國專利法,專利權人於一審獲得勝訴判決後聲請禁制令,除非有例外狀況,否則法院應核發禁制令排除侵權產品。2006年,美國最高法院,在eBay Inc. v. Mercexchange, L.L.C.案中強調專利權人取得勝訴判決後,法院「可以」而非「應該」要發給永久禁制令。最高法院認為,是否發給永久禁制令,並非強制性,而必須根據衡平法則(principle of equity)。最高法院進一步指出,是否核發禁制令,法院應審核原告是否就4項因素負舉證義務:(1)原告已遭受到無法回復的損害;(2)法律所提供的其它救濟無法填補其損害;(3)在權衡原告與被告之困難後,該救濟乃是正當且平等的;(4)永久禁制令的核發並不會損及公共利益。最高法院之規定使專利權人取得永久禁制令之條件趨於嚴格。

由於ITC的法院系統屬於行政體系,與聯邦法院的司法體系不同,因此ITC核發排除令無須受到聯邦法院見解的拘束。也因此在2006年以後,ITC仍然並未採取eBay案件所建立法則,所以核發排除令時較聯邦法院要件為寬鬆。包括產、官、學對於ITC採用聯邦法院不同標準以決定是否核發禁制令的做法多有批評。

ITC排除令與公共利益的審查

當專利權人請求ITC調查專利侵權事件時,ITC於啟動調查後,如發現被告侵害專利,ITC提供原告4種可能之救濟方式(註4):1.限制性禁制進口令(Limited Exclusion Order)、2.一般性禁止進口令(General Exclusion Order)、3.暫時性禁止進口令 (Temporary Exclusion Order)、4.制止令(Cease and Desist Order)。這4種裁判之法律效力主要在於防止侵害而非賠償損害。而排除命令是為了預防侵權產品進入美國本國市場,會產生與永久禁制令相同之效果。因此,排除令對於市場有很重大的影響。當ITC法院作出排除令決定,公司就必須遵守排除令的規定而退出該市場並修改其產品之設計,以避免再次侵權。

過去,ITC調查後如確認調查案件確有侵權事證,於決定是否發除排除令之前,必須審酌公共利益。按照過去實務分析,ITC對於公共利益的審酌因素包括「公共衛生」、「公共福祉」以及「競爭狀況」之潛在的影響力(註5)基本上,ITC法院審酌這些因素時,是以一種彈性且公平的標準去審酌。因此,ITC會判斷專利權、終端成品之間的關係,及考量專利權人是否實施專利之類的事證,以決定是否核發排除令。而事實上,ITC關於公共利益的考量,必須進行個案判斷,也就是每一次案件都必須審酌是否符合公共利益。

歷史上,ITC因為公共利益的考量而拒絕給予排除令的案例並不多件。在1979年美國有燃油危機,因此在自動曲軸磨床(Automatic Crankpin Grinders)的例子上,ITC依據燃油效率的公共利益的,認為對汽車製造商主張如果沒有曲軸磨床的話將會造成危險,因而駁回排除命令聲請。ITC指出,倘發給排除令,國內產業勢必無法在合理時間內滿足需求曲軸磨床,且總統及國會已經明確建立了增加燃油經濟的政策,因此依據公共利益考量,應該拒絕排除令之核發。

1980年,ITC對Certain Inclined-Field Acceleration Tubes及其組件也因為公共利益而拒絕排除令聲請。本案面臨單純科學研究以及知識進步的公共利益的問題。ITC對侵權產品Dowlish tubes做出決定,認為其與其他同業相比較之下,有明顯的進步且減少鉅額成本的優點,而這對於公共利益而言是必然不可或缺的研究。因此,ITC相信公眾會基於健康及社會福利的理由需要這樣的侵權產品,因為如果發給排除命令,將使該產品不能夠被利用,就必須忍受成本較高的方式。

長久以來,ITC對於何種公共利益的情況可以拒絕發出排除令,都設有一定衡量標準。例如,如果爭議是有關於供應商不能提供相類似的產品,或是以該產品與公眾的健康及社會福利有重大影響,這些必須是與藥品供應相關的消費者的利益,才能以公共利益為由,拒絕發給排除命令。但是,如果專利權人可以提供全國需求量,只是專利權人的藥品價格較高,消費者無法以較低價位取得藥品,此時ITC並不會因此拒絕核發排除命。ITC認為所謂公共利益不包括必須提供較低價格之藥品。因此,在審酌排除令的發給是否符合重大公共健康利益時,必須再加上無法供應消費者使用,否則並不足作為拒絕發給排除令之理由。

2011年ITC透過執行時間延後,緩合排除令對於市場的影響

傳統上,ITC因為不能夠判給損害賠償,只能夠透過排令,因此導致ITC傾向發排除令,因為如果因為考量公共利益而拒發排除令,將使專利權人無法透過ITC取得救濟。因此,過去ITC較少考慮公共利益的問題,但因為3C消費產品訴訟增加,而有時訴訟的專利僅占產品很小部分,ITC也開始考慮專利權人排除令核發適當性問題。在2011年,ITC對於智慧型手機案件的排除命令,已將排除命令開始執行時間延後,作為納入公共利益考量的措施。

過去當調查結果符合發給排除命令時,排除命令是立即生效的。但是,最近ITC會在60天的總統審閱期間(presidential review period),由答辯方提出足夠的保證金為其在審閱期間之間的銷售做出補償,而暫停執行;相對而言降低排除令的影響,因為延期也允許了迴避設計。

總統否決權

美國總統對於ITC判決具有的行政審查權是ITC訴訟特有的機制。當ITC法庭作出裁判後,ITC裁判書會直接轉給美國總統,由美國總統在60天之內考量政策因素,決定是否否決ITC決定(註6)。由立法過程來看,所謂政策因素,將考慮:(1) 公共健康和社會福、(2)在美國經濟中所具有競爭條件、(3)是否在美國有競爭或類似的產品、(4)是否與美國消費者相關
法律雖然賦予美國總統行政審查權,但否決ITC之決定的情況非常有限。歷史上,美國總統否決ITC決定不過5件,其主要都是涉及國際貿易的事件(註7)。

2013年8月4日,ITC針對蘋果侵害三星手機的案件(註8),核發排除令(Exclusion Order)(註9),於60天審閱期間,總統行使否決權(Veto),不贊同ITC的決定。其理由是因為三星之專利為標準專利。

否決ITC排除令意見中,多次重申聯邦貿易委員會 (FTC) 於1月8日美國司法部DOJ(Department of Justice)與專利商標局(PTO)發表有關受限於FRAND條件之標準專利之救濟方式之共同聲明(Joint Statement on Remedies for Standard Essential Patents that are Subject to FRAND Commitment),(註10)該聲明中於當時同時轉發給ITC,向ITC建議,應該不要發給標準專利權人排除令(Exclusion Order)。共同聲明表示標準專利權利人一些特殊情況下,仍可取得禁制令:(1)在美國司法管轄權外的地方申請禁制令或、(2)潛在授權人拒絕協商合理授權金或、(3)潛在授權人堅持主張不合理授權條件。

事實上,這份否決ITC排除令內容並無意外,因為稍早在6月份時候,白宮的行動計畫中,白宮就特別指出ITC核發排除令的標準應與聯邦法院發給禁制令標準相當,應適用傳統的禁制令發給的4個因素,以及在eBay vs. MercExchange案中加強標準的一致性應用,而在去年,Posner法官也駁回標準權人聲請禁制令。美國總統這次行使否決權,將有助於統一有關禁制令審核標準,也將調整美國專利權人救濟的政策,遏止箝制專利以排除競爭之行為,以發揮專利功能,促進產品的創新。

 

附註

  1. Notice of Final Determination in Inv. No. 337-TA-794, also available at http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf, last visited Aug 1, 2013.
  2. BRENT KENDALLAnd IAN SHERR , Patent War Adds Front in U.S.--Obama Administration Faces Veto Decision on Ruling in Apple-Samsung Fight, Wall Street Journal, July 29, 2013. Also available at http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324170004578633702773124388.html, last visited Aug 1, 2013.
  3. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Handbook, 2nd Ed, 586-589 (2005).      
  4. 19 U.S.C Section 1337 (d)-(f)
  5. Grossman & Hoffman, supranote 123 at 591.
  6. Id at 591-592.
  7. BRENT KENDALLAnd IAN SHERR , Patent War Adds Front in U.S.--Obama Administration Faces Veto Decision on Ruling in Apple-Samsung Fight, Wall Street Journal, July 29, 2013. Also available at http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324170004578633702773124388.html, (last visited Aug 1, 2013).
  8. Notice of Final Determination in Inv. No. 337-TA-794, also available at http://www.usitc.gov/secretary/fed_reg_notices/337/337-794_notice06042013sgl.pdf (last visited Aug 1, 2013).
  9. United States department Of Justice And United States Patent & Trademark Office, Policy Statement On Remedies For Standards-Essential Patents Subject To Voluntary F/Rand Committee, Jan. 8 2013, http://www.uspto.gov/about/offices/ogc/Final_DOJ-PTO_Policy_Statement_on_FRAND_SEPs_1-8-13.pdf (last visit Sep. 2, 2013).

 

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