美國專利訴訟自1990年開始出現一些特殊現象，就是有一些專利權人在未實施專利的情況下，以專利訴訟方式來獲取報酬。這一群人，是俗稱的專利蟑螂(Patent trolls)，比較正式的稱謂則是以積極主張專利之個體 (Patent Assertion Entities，PAEs)(註1)稱之。這些Troll手中雖然握有專利，但是並未生產產品，卻以專利訴訟威脅被告取得高額和解金或授權金，並造成訴訟費用高漲。美國立法部門於2005年起，開始針對專利法提出改革，先後於2005年、2007年及2009年提出改革方案，這些方案的目標之一即為解決PAEs所帶來問題，但截至目前為止，仍未有明顯的成效。

針對PAEs的問題，除了美國立法部門，近來美國行政部門也開始察覺到PAEs對國內經濟問題的影響，因此白宮首度在今年6月份針對PAEs提出行政改革策略。美國白宮於2013年6月4日正式向媒體對外發布這份改革策略，內容主要剖析PAEs與IT產業問題，以及政府對此問題的改革方案。改革報告中說明PAEs的現象於美國研發及經濟成長產生了負面影響，並且使專利制度無法正常運作；北美智權報前期文章《向專利蟑螂宣戰！歐巴馬提5項行政規畫及7項修法建議》已作一綜合性整理，本文續以這份報告為主體(註2)，摘要重點，介紹美國PAE的概念、美國PAE商業模式、其對經濟所產生之影響，以及白宮建議之修法方向。

名詞定義與適用

專利蟑螂（Patent Troll）一詞充滿負面評價，廣義上用來描述一些專利持有人並未製造任何東西，只專門向很多公司提起訴訟，此一用語具有 「不受其歡迎的事物」(註3)的意涵。Troll一般而言主要也以專利授權來獲利，但是Troll並不從事技術研發，且是專利訴訟的常客，並且利用專利訴訟來達到取得不合理的高額權利金。由於Troll這個詞語過於空泛，且含有社會評價，因此後來正式法律文獻多使用非實施實體(Non-Practicing Entities，NPEs)來描述一間公司運用專利獲利的方式，並不是以實施其所有的專利來獲利。

NPEs与典型的Troll，雖然二個詞語均指不實施專利的專利持有機構，但在概念上二者仍有差别。一般認為，前者所包含的範圍較廣，也涵蓋到對於研發有貢獻的研究機構，而後者則對於研發完全無貢獻，大學就是其中一個NPEs具體案例。大學研發機構基本上並不實施專利或生產產品，然而，大學的教職、員工所做的研究，都會積極申請專利，並成立單位或辦事處進行專利授權（或「技術轉移」）。大學不會被歸納為Troll，因為許多研究都由大學完成，與完全不參與技術研發的Troll顯然不同。但受限於大學機構的功能，大學專利獲利方式並不以生產產品為主，而是藉由技術授權取得權利金，雖然，若干大學也不乏開設創業公司，以求進一步將技術商業化，但是大多數的大學仍是以技術授權為主。

由於，使用NPEs、或是Troll在描述這種利用專利訴訟獲利的商業模式都有其缺點，因此有PAEs用詞的出現。PAEs這個詞語，首先是美國聯邦貿易委員會 (Federal Trade Commission；FTC) 在2011年3月的報告中使用，是「Patent Assertion Entity (積極主張專利之個體)」(PAE)之縮寫。此後，PAEs就代替俗稱的Troll，但這個詞並無道德之評價，只是單純指該群體積極使用專利獲利。

PAEs商業模式

一般認為PAEs商業模式對於創新研發與經濟發展欠缺貢獻，主要是因為PAEs具有以下幾點特徵(註4)：

1. PAEs不實施專利，也就是說PAEs不從事與其專利相關的研究或是生產與發展與其專利有關之科技產品。
   
2. PAE不利於技術移轉。
   
3. PAE通常等到行業的參予者，進行不可逆轉的投資時，才會向參予者主張其專利權，並進行專利訴訟取得授權金或和解金。
   
4. PAE取得專利僅有一個目的，即是為了從專利侵權人取得巨額的費用。
   
5. PAEs因為不實施專利，因此被告無法利用反訴來防禦，因此PAEs利用本身的狀態去進行專利侵權訴訟。
   
6. 由於PAEs多與被告和解，因此對於PAEs可以因此獲索賠範圍並不明確。但是許多文獻指出，被告通常會為了降低訴訟風險或是避免訴訟費用，而願意支付高於合理數額的授權金。
   
7. PAEs利用創造空頭公司或是要求簽署保密協議來隱瞞PAEs的成員，使被告難以掌握原告的身分，而具體擬定訴訟策略。

PAEs或是專利蟑螂，使得專利法原本設計為獎勵發明人，變成變相鼓勵集資購買專利，並藉專利訴訟而獲取大量利益。PAEs的商業模式，無法彰顯美國專利法所期待專利權人所扮演的角色，因為，PAEs手中雖握有專利但並未實施專利，且積極的透過訴訟之類的策略，來對生產產品公司進行訴訟。

PAEs所選擇訴訟對象有其特殊目的，並與其商業策略有關。例如 PAEs將被告的範圍，擴及到使用、製造產品的很多小型商業公司，這些小型商業公司因無法承擔鉅額訴訟風險的公司，一般多和解以終結訴訟。而PAEs因為和解而取得對抗大型企業公司必要訴訟經費，然後再向大公司下手，則因為大公司生產產品數量多，因此，一旦判定專利侵權，PAEs可以獲得賠償額也較高。

但是，在PAEs的訴訟或商業策略運作下，可能使發明人因為畏懼專利訴訟，而連帶造成發明轉讓或是科技商業化的案例減少。因為，發明人利用所研發專利，生產某產品時，就有可能侵害PAEs專利，因此，發明人雖可保證該專利是獨自研發的結果，但卻因為無法保證實施該專利不會被控訴專利侵權。在PAEs目標轉向小型企業與發明人時，將造成研發意願降低。

PAEs訴訟的特徵

PAEs對於專利訴訟產生重大的影響，其中一點即PAEs專利訴訟主要集中在IT領域。在IT領域訴訟，主要包括二種類型:：1.競爭對手間訴訟、2.PAEs類型訴訟。根據研究顯示，有82%的PAE的被告因為軟體專利而被起訴。軟體專利的訴訟案件，是化學專利訴訟的近5倍，商業方法專利訴訟的14倍左右。特別是軟體相關的專利，由於專利品質不佳，專利申請範圍的有效性及其範圍具有高度不確定性，更造成PAEs利用訴訟策略獲取不合理利潤的現象更形嚴重。

由於PAEs的訴訟策略與企業競爭對手專利訴訟策略明顯不同。競爭對手訴訟，經常因為旗下複雜產品亦有可能侵害他人的專利，所以通常原被告雙方會進行交互授權，而不會透過昂貴法律訴訟來主張專利，因此過去競爭者專利訴訟多以防禦型居多。反之，因為PAEs沒有生產產品，PAE主導訴訟無法比照競爭者訴訟的方式，使原被告於訴訟中進行交互授權，因此在PAEs類型訴訟中，被告無法與PAEs進行交互授權的談判，且被告對於PAEs提出反訴，並無意義。

PAEs主導的訴訟案件，由於取得專利權即推定專利權「有效」存在，因此，PAEs並不需要許多證據去主張他們專利有效，所以PAEs本身訴訟成本不高；另外，PAEs在訴訟期間，也無製造業的固定成本的問題，因此當訴訟期間拉長時，PAEs較有本錢可以負擔財務壓力，反之被告因為負擔產品製造財務壓力，多選擇和解，以避免耗時耗費訴訟。
James Bessen 和 Michael Meurer的研究(註5)發現在PAEs主導的訴訟中，被告在2011年約支付了PAEs 290億美元。這個數字自2005年以來攀升了400%，且估計只有低於25%的金額會流回研發創新，高額的賠償金對於研發與創新無絲毫助益。

關於PAE濫行訴訟的例子

PAEs以其專利，挑選市場上產品可能侵害PAEs的專利為被告，利用訴訟策略以獲利。2013年3月在國會的聽證會中，SAS的法律顧問John Boswell描述了PAE的商業模式及其公司的影響(註6)：

PAEs通常會在特定管轄權裡設置了一間公司來持有專利，並作為專利訴訟之原告。PAEs通常從解散的公司或是公司拍賣專利時取得專利。一般情況，PAEs公司並不僱用工程師，也不進行研發，甚至也不實施發明。PAEs的主要工作是尋找的市場上是否有產品，而該產品侵害PAEs手中的專利，如果PAEs發現產品侵害PAEs的專利，會發給警告函或是提出授權需求函給廠商，說明產商的產品涉及使用PAEs專利，詢問授權的意願。倘被告拒絕支付授權金，PAEs會利用各種訴訟上的威脅來迫使被告和解。

SAS曾經是世界上最大的私人持有的軟體公司，其主要業務為負責提供商業組織與消費者進一步的建議。SAS曾經有好幾件專利訴訟的原告為PAEs。在這些PAEs起訴的案件中，PAEs善於運用電子型態的事證開示程序(e-discovery)，而使事證開示程序費用遽增。事證開示的費用之所以升高，是因為專利訴訟的被告公司所有的任何一份電子檔案，都可能涉及與原告所主張專利的權利範圍或損害賠償範圍有關；因此，被告有義務提出相關的電子文件給法院。在SAS與PAEs的專利訴訟中，為進行這些蒐集證據程序(discovery)，SAS蒐集超過1000萬件電子文件，導致SAS花費800萬美元的訴訟費用。SAS在本案中贏得了簡易判決，但該案現在上訴到二審。(註7)

可以看得出來，縱使SAS最終贏得這件專利侵權案，但是SAS並未取得實質的勝利，因為取得這個勝訴的價值超過800萬美金。但SAS花費800萬美元的訴訟費用及SAS在訴訟投入大量的研究和執行時間，是有其目的：為避免類似案件再次發生，同時也向PAEs宣示SAS不會輕易與PAEs和解。

歐巴馬對於PAEs問題之改革策略

2011年9月，美國總統歐巴馬簽署美國發明法案AIA，對於既有專利制度進行改革，使美國專利制度提高效率以及提高可靠度。AIA採取許多策略，包括改良舉發制度(post grant review)，以及各項措施以提高專利質量，以改善專利訴訟濫訟的情況。在司法方面，法院也致力於澄清專利的範圍，以減少專利訴訟制度被濫用。但是，這些改革似乎都無法完全遏止PAEs的問題，公司以及一些真正創新的族群，仍然受到PAEs的威脅。特別是PAEs主導的專利訴訟所獲得的高額賠償費用，這些原是為補償發明人對於發明的投入，因此理論上賠償金應流入研究和發展，但專利訴訟被PAEs所主導時，反而使這些賠償轉成對於研發無任何貢獻的訴訟費用與律師費。

PAEs濫用專利訴訟造成重大的經濟損失，卻對於創新毫無幫助，針對此問題的解決，白宮提出報告認為應從專利訴訟本身的問題下手，認為應加以強化專利範圍、專利有效性。因為，一旦專利有效性不易確定的基本條件發生改變，那麼PAEs商業模式，再也無法從不確定訴訟威脅企業而中獲取利益，那麼訴訟量將會急速下降。因此歐巴馬行政團隊，建議相關政策，應朝以下方向改進：

1. 對於專利新穎性和非顯而易見性應採取高標準的認定，以更明確專利範圍，以減少專利權人和技術使用者在訴訟費用上的差距。
   
2. 並且增加創新系統，面對新科技和新型態商業模式，所帶來的挑戰時的適應性。
   且對發明人提供創新更有利的激勵的效果。
   
3. 配合以上之方向，改革的重點，應著重在強化整個專利範圍確認，以降低專利範圍不確定。對此，美國白宮提出相對應的立法建議措施包括(註8):
1. 要求專利權人和申請人揭露真正的利害關係人：當專利權人函送警告函，或提出侵權訴訟或尋求PTO再審查專利文件，以及專利權更新的信息時，應揭露真正利害關係人，使PTO或地區法院施對於不遵守規定之真正利害關係人，加以制裁。
2. 給予法官更多的裁量權，以裁定專利訴訟勝訴一方費用判給高額律師費：根據美國專利法第285條，對於濫行起訴的原告，應該給予地方法院更多裁量權判給勝訴人律師費，以作為制裁濫行起訴之制裁。
3. 擴大PTO過渡方案，包括適用商業方法到更廣泛電腦功能的專利類別，在案件進入專利訴訟和PTO上訴委員會（PTAB）之前，允許更廣泛對於商業方法、電腦專利進行異議。
   
4. 保護消費者和企業單純性使用產品。當原告已經對供應商，零售商或製造商提起侵權訴訟，法院對於原告消費者應暫停審理。
5. 改變美國國際貿易委員會裁定發給禁制令的標準，應予聯邦法院發給禁制令標準相當，應適用傳統的禁制令發給的4個因素試驗，以及在eBay vs MercExchange加強在標準的一致性應用。
6. 要求使用警告函的透明性，以遏制濫用訴訟。
7. 確保美國國際貿易委員會聘請合格的行政法法官有足夠的彈性。

而就行政措施也提出幾點建議，以強化專利制度目標實現與維護公平的競爭環境，以為創新帶來更大的透明度。這些措施包括：

1. 讓專利權人和申請人揭露真正的利害關係人。
   
2. 有關功能性請求項的申請應予限縮。
   
3. 強化下游專利使用人的權利。
   
4. 擴展相關專利制度研究。
   
5. ITC排除令的執行過程的改革，使排除令的執行更有效率、更加透明。

結論

SAS的案例告訴我們，在PAEs濫用訴訟策略的情況下，即便是資源豐富的大企業也必須付出高額的代價，已取得實質正義。在這種情況下，專利制度的本質已經被嚴重的扭曲，制度上的漏洞已經嚴重損害整個制度的功能。容許PAEs可以利用制度上的漏洞來獲利，已經不能合理化國家賦予專利權目的，為了專利制度存在的價值，國家政策必須有一定調整，當然這個調整包括行政、司法、立法政策的整體調整。自2005年美國立法、司法部門對PAEs的問題開始重視，也陸續提出相對應的措施加以改革。然而改革的過程，尚在持續進行中，改革的範圍也擴大到行政部門。

今年度開始，美國FTC與PTO聯合發表對於標準專利與核發禁制令的問題提出聲明，試圖建議ITC核發禁制令的標準應與聯邦法院一致(註9)。隨後，三星因蘋果侵害其專利，而向ITC申請排除令，顯然ITC並未採納FTC與PTO的建議，而發給排除令。然而，此一行政決定最後卻罕見的遭到總統否決，可以預見將來ITC排除令核發的標準應會與聯邦法院靠攏。限於文章邊幅，有關ITC排除令與總統否決權行使的問題將在下期文章詳盡介紹。

附註

1. Patent Troll是廣義NPE的一種類型。NPE除了所謂PAEs以外，還包括大學與研究單位，這些單位經常握有許多專利，且以授權專利來獲利，但是並非以興訟為手段，以達到專利授權或獲得專利損害賠償金目的。See The Paradox of Patent Assertion Entities, August 12 2013, by Thomas A. Hemphill, American Enterprise Institute
2. Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Innovation, June 2013.
4. US Executive Office of the President, Patent Assertion and U.S. Innovation, page, June 2013.
5. Id at 9.
6. Id at 7
7. Id
8. The White House Office of the Press Secretary, FACT SHEET: White House Task Force on High-Tech Patent Issues: LEGISLATIVE PRIORITIES & EXECUTIVE ACTIONS, June 4, 2013.
9. 美國聯邦法院的見解認為，專利權人並不當然可以取得禁制，考慮公共利益，以及標準專利權人過去的承諾，標準專利核發禁制令應受到限制。

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