侵權訴訟探討
美國專利侵權訴訟戰略運用

作者╱ReedSmith法律事務所 智慧財產律師 鄧之欣

2008.05.30
文章綱要:
一、美國各專利侵權訴訟策略運用比較表
二、USPTO再審查程序
三、ITC關稅法337條款調查
四、反壟斷訴訟
五、交叉運用 化主動為被動

前言:
近年來,台灣廠商遇到的跨國專利侵權訴訟日漸增多,而隨著台灣廠商在這種跨國專利侵權訴訟 經驗積累下,企業已漸由被動轉為主動,因為如果廠商能事先做好準備,並交叉運用各種專利侵權訴訟的策略,廠商更能處於進可攻、退可受的不敗之地。本文將介紹美國的各種專利侵權訴訟之策略運用。

一 、美國各專利侵權訴訟策略運用比較表(Comparison Table)


  費用 時間 Counter Claims

損害賠償

暫時性救濟措施

陪審團

由公司啟動

USPTO 再審查程序
~24 個月
ITC 關稅法337 條款調查

快速
9-12個月

暫時排除令 TEO
聯邦法院專利訴訟
18-24 個月或數年
暫時 禁制令 TRO
私人反壟斷訴訟

很貴
18-24 個月或數年
暫時 禁制令 TRO
政府反壟斷刑事調查
不可預測
暫時 禁制令 TRO
不可


二、USPTO再審查程序

USPTO 再審查程序 (reexamination) 要求申請人 具體指明請求再審查的每一個專利權項,並詳細解釋引用的先前技術資料 ( 專利前案或公開文獻 ) 與每一個專利權項的相關性以及適用性。 專利所有人用該 程序強化 專利以便進行專利侵權訴訟 ,被告 侵權人用該 程序廢止 專利 。

單方 (ex parte) 再審查程序請求費用為 2520 美元,參與者僅限於專利商標局與專利權人,故稱為單方再審查程序。再審查程序挑戰結果百分比:專利範圍有更動 ( 包括部份撤銷或修正 ) 佔 64% 專利權項全部確認佔 26% , 專利權項全部撤銷僅佔 10% 。多方 (Inter parte) 再審查程序請求費用為 8800 美元,再審查請求人可全程參與,於每次專利權人提出說明後提出回應。惟若相同議題已在先前的民事訴訟中或先前的再審查程序提出,則再審查請求人不得就該議題提出多方再審查程序要求。

美國訴訟費用昂貴且耗費時間,對於一些缺乏經費的個人或公司,不受美國民間歡迎的大公司 ( 諸如微軟 ) 及外國公司,美國 聯邦法院專利訴訟 非解決專利有效性爭議的最佳選擇。 再審查程序費用低且公正 ( 僅就技術層面考量 ) ,但費時二年且無 損害賠償 , 暫時性救濟措施 或 Counter Claims 。對於較為單純之 技術 ,法院可借重專家証人處理專利有效性爭議問題,無需等待專利商標局再審查程序結果。對於較為複雜之 技術 ,或已近尾聲之再審查程序,法院傾向暫停法院審理程序,等待專利商標局再審查程序結果。

三、 ITC關稅法337條款調查

美國國際貿易委員會 (International Trade Commission , 簡稱 ITC) 第 337 條款調查程序要求申請人 具體指明 進口產品侵害美國本土產業之 專利或商標 權利 。 我國廠商常因 337 條款,以致出口之貨品在美國被擋關無法交貨,使得產品無法進入美國市場。自 2001 年起,美國國際貿易委員會啟動 337 條款的調查,其中三分之二涉及 台灣 企業。

ITC 在收到投訴書 30 日內將作出是否啟動調查程序的決定。一旦決定啟動調查程序, ITC 將通知被投訴方在 20 天內答辯, 該 程序由行政法官 (Administrative Law Judge) 以聽證會方式進行,開庭期極短,且規定證據調查應於五個月內完成,故在短期內就可判定。在調查過程中, ITC 有權簽發臨時性排除令。若 ITC 裁決原告勝訴, ITC 可向美國公司提供有限排除令、普遍排除令和停止令等救濟措施。 該 程序遠較聯邦法院專利訴訟快速 , 費用相當高 ( 動輒上百萬美元 ) ,使涉案企業耗費大量的人力及資源, 但 無 損害賠償 。

2008 年 3 月 20 日 , ITC 正式立案有關發光二極管 (LED) ,調查包括 8 家 台灣及 4 家中國 LED 廠家在內的全球 34 家企業在美銷售的 LED 和激光產品涉嫌侵犯美國哥倫比亞大學退休教授 Gertrude Neumark Rothschild 的專利 5252499 。 ITC 已經與飛利浦、歐司朗、豐田、 Cree 和日亞 (Nichia) 達成和解。謹建議 台灣廠商 積極跟踪 ITC 政策走向及類似或上下游產品調查案,以防產品被扣關,或應變上下游廠商出貨問題。

四、 反壟斷訴訟

私人和政府 反壟斷 涉及 訂立限制競爭的協議、 水平聯合 操控價格 Cartel 、壟斷行為、謀求壟斷的行為、 不當排他性的交易和搭售行為、 捆綁專利、專利持有人拒絕交易及技術標準設定等。 私人 反壟斷 訴訟通常自 聯邦法院提請,賠償金額及所耗時間與 聯邦法院專利訴訟近似 。反壟斷訴訟程序複雜,可能會持續幾年才能判決, 該 程序 沒有具體時限,往往需要雙方進行長達數年的反覆舉証 。

邦及州 政府 的反壟斷刑事調查大部分是不公開的 ,罰金可非常高,且可處刑責,對企業及涉案個人的傷害可能大幅超過 聯邦法院專利訴訟 ,因而相關企業需小心應對。晶片製造商 Hynix 、 Infineon 、 Elpida 及三星電子曾被判定操控電腦記憶體價格 , 致使 戴爾、惠普、 IBM 、蘋果電腦及 Gateway 等電腦生產商造成傷害 ,因而支付 7.3 億美元罰金,且有 18 名員工遭判刑並罰款 。 謹建議 台灣廠商 與 競爭對手保持距離, 勿走得太近或互動頻繁,以免被調查或指控 水平聯合操控價格 。

五、交叉運用 化被動為主動

隨著台灣廠商訴訟經驗累積,漸由被動轉主動,事先預備訴訟,或交叉運用美國各專利侵權訴訟戰場。舉例而言, 中國 通領科技生產接地漏電保護產品 GFCI ,早知美國 Leviton 慣 用知識產權官司策略以遲滯競爭對手產品在美國主流市場銷售,遂自行研 發專利並取得二份不侵權意見書 ,因而經過 2 年多的艱苦訴訟,美國法院下達馬克曼命令,明確表明通領的產品沒有侵犯 Leviton 的專利。

另舉一例,繼 IBM 在美 ITC 控告華碩侵犯其 3 件專利權後,華碩展開反擊另闢新戰場,在美國南加州聯邦地方法院控告 IBM 侵犯其兩件專利權。 台灣廠商 欲啟動 第 337 條款調查程序無需在美設立工廠或銷售點 ,有相當授權活動即可,惟請 ITC 行政單位 Office of Unfair Import Investigations (OUII) 事先過目草 案,以在正式送件前適當修改。無論如何,需作好基本功 ,申請及採購好專利,方有主動攻擊的可能。