侵權訴訟探討
專利的專屬授權與非專屬授權之衝突

陳宜誠律師╱北美智權 教育訓練處 首席研究員

2013.04.16
         

作者簡介:
陳宜誠 律師

現任:北美智權教育訓練處
處長/首席研究員

經歷:
美商諾曼第燃料電池 技術長
英商英特維數位科技 董事長特助
台灣電腦專案事業部 負責人
東吳大學法律研究所 碩士
台灣大學電機研究所 碩士

如果就X公司擁有的某一發明專利,先前A公司已先取得其「非專屬授權」,且A公司已經向專利專責機關(智慧局)將此非專屬授權契約去做了登記,那麼X公司在與A公司的非專屬授權期間尚未屆滿前,若就同一發明專利「專屬授權」予B公司,那麼B公司可否禁止A公司實施該專利?


這個問題在我國專利法裡其實規定得很清楚(註1)。依照專利法第62條第3條規定,專屬被授權人在被授權範圍內,可排除發明專利權人及第三人實施該發明。依此,無論該非專屬授權契約有無經過登記,專屬被授權人B依法都可以排除任何人(包括專利權人X)繼續實施該發明專利。

況且,舉重以明輕,法律規定專利在專屬授權後,連專利權人X自己都不能實施該專利了,更何況是非專屬授權人A,他更不能繼續實施該專利。所以,只要專屬授權契約依同條第1項後段規定有去主管機關作過登記,專屬被授權人B就可以通知第三人(當然包括非專屬被授權人A)停止繼續實施該專利。

至於屬於私法契約之「專利非專屬授權契約」,其當事人是非專屬被授權人A以及專利權人X,現在因專利權人X無法繼續履約,且因其明知與A有此非專屬授權契約,但又簽署「專利專屬授權契約」予B,而未能特約保障A的權益,專屬被授權人B現又排除非專屬被授權人A繼續實施系爭專利,所以專利權人X對A應負可歸責之不能履約之損賠責任。

所以,非專屬被授權人A若因不能繼續實施系爭專利而有任何損失,也只能對契約的他造(專利權人X)求償。A之損失與專屬被授權人B並無直接關係,而A與B兩者之間也無契約關係存在,若A被B通知停止後,仍繼續實施該專利,則應自負專利侵權責任,此自也是當然之理。

總之,以我國專利法現行規定來看,筆者的解釋是,即使是非專屬被授權人A已經向專利專責機關登記的情況下,仍然不得對抗專屬被授權人B。

有關商標的授權爭議

另以商標法的相對規定來看(註2),依照新修正的商標法的規定(第39條第4項:「非專屬授權登記後,商標權人再為專屬授權登記者,在先之非專屬授權登記不受影響。」),若前面的非專屬授權有登記的話,則之後的專屬被授權人就受拘束(而同條第3項規定權利受讓人亦受其拘束)。但是新修正的專利法對此並無訂定此種特意排除專屬授權效力的規定,而且新專利法又是在新商標法之後修訂的,因此,筆者認為這是立法者有意的省略。

所以,如前文所述,以專利的授權契約或協議來說,專利的專屬被授權人於登記後,依法還是可以向第三人(包括非專屬授權人)請求停止實施專利,不論該非專屬授權有無經過登記。而對於商標的授權契約而言,商標的非專屬被授權人若有去主管機關做過登記,就可以依商標法的特別規定來對抗後登記的專屬被授權人。

筆者認為專利法的規定較有道理,因為對於智慧財產權在做權利轉移或專屬授權時,當事人兩造本應對於如何處理前非專屬授權人有所協議,且依照契約自由原則,除非必要,法律並不需要介入去做出任何強制性的規範。

因此,筆者認為商標法的規定並不高明,因為這樣會把國家主管機關弄進私法自治領域,而淌入私人協商機制的混水。況且,筆者想不出來新修正之商標法,為什麼要規定權利受讓人或取得人一定要受權利移轉人前授權契約之拘束。

試問,專屬被授權人都已經取得智財權的移轉(或專屬授權),而原權利人根本已不能對該智財權再主張任何權利了,那麼,專屬被授權人怎麼可能還要受到原權利人前所簽的授權契約的約束呢?而且,原權利人該怎麼處理他自己以前簽訂的授權契約是他個人的事,與權利受讓人無關。既然約是原權利人簽的,賠償當然也是他個人的事,所以後來要怎麼賠償對方,應該完全不關權利取得人(專屬被授權人)的事。

筆者認為私法契約經過登記而具有公示作用,是僅為權利取得人(或專屬被授權人)排除前授權,還有前被授權人請求原權利人賠償時舉證方便而已。筆者認為不應該如商標法做出那麼強制的規定,強迫權利取得人一定要繼受原非專屬授權契約所訂的條件。綜上,筆者認為專利法的規定,較為妥適與合理。

 

參考資料:

  1. 專利法 第 62 條 
    發明專利權人以其發明專利權讓與、信託、授權他人實施或設定質權,非經向專利專責機關登記,不得對抗第三人。
    前項授權,得為專屬授權或非專屬授權。
    專屬被授權人在被授權範圍內,排除發明專利權人及第三人實施該發明。
    發明專利權人為擔保數債權,就同一專利權設定數質權者,其次序依登記之先後定之。
  2. 商標法 第 39 條 
    商標權人得就其註冊商標指定使用商品或服務之全部或一部指定地區為專屬或非專屬授權。
    前項授權,非經商標專責機關登記者,不得對抗第三人。
    授權登記後,商標權移轉者,其授權契約對受讓人仍繼續存在。
    非專屬授權登記後,商標權人再為專屬授權登記者,在先之非專屬授權登記不受影響。
    專屬被授權人在被授權範圍內,排除商標權人及第三人使用註冊商標。
    商標權受侵害時,於專屬授權範圍內,專屬被授權人得以自己名義行使權利。但契約另有約定者,從其約定。

 

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