專利意見書（Opinion of Counsel）之取得，長久以來對於專利訴訟實務有其功能與意義，特別經常被用來排除被告侵害專利之惡意。2007年之後，美國聯邦上訴法院因為Segate案件對於專利惡意侵權之認定標準有些改變，使得被告不需要為排除惡意侵權而取得專利意見書。但是許多的實務界人士，以及美國學者多數仍認為專利意見書為被告排除惡意侵權最簡單而有效之方式。然而，美國愛荷華大學法律學刊於2012年發表了一篇文章，證實了自Segate案之後，被告是否提供專利意見書與被告是否被判定惡意侵權相關性不大。是否真是如此? 倘若專利意見書對於惡意侵權抗辯無法發生作用，那麼被告在面臨訴訟之際，需有什麼樣的行為才能有效抗辯欠缺專利侵權之故意? 以下本文以一個簡短的故事，以實證研究內容來討論惡意侵權、惡意侵權之抗辯、專利意見書等問題，並提供相關之建議。

在科技公司法務部工作的法務人員或是曾經為科技公司的法律顧問，對以下所描述的情景，可能有似曾相識的感覺:

在台北某一個星期六早上，約九點左右(相當於美國加州星期五下午時間六點)，接到律師事務所的客戶A來電或是你所工作的科技公司總經理A的來電，A於電話告知，剛剛收到在加州辦公室的緊急通知，該通知是有關於辦公室收到一封B律師信函或B律師事務所發出之電子郵件，B在信函內容指出A的公司所製造的產品X、Y、Z侵害B律師所代表客戶之專利P1與P2。A問你在不影響公司正常運作下，公司應該採取什麼樣的行動，以因應這封專利警告函，對於公司傷害可以達到最小呢?

何種狀況構成專利惡意侵權?

作為智慧財產法律人員或律師，收到上述這種警告信函並非罕見。在收到專利警告函的這種情況下，一般而言A公司生產的產品倘涉及專利侵權，而在收到警告信函時，仍然繼續生產專利侵權產品，將同時構成惡意侵權。因為。當專利權人寄出警告信函，專利權利人可以主張被告在收到警告信函時已經知悉原告所指稱之P1與P2專利存在，倘被告仍繼續生產被控產品，原告因而可以進一步主張被告在知悉產品侵害原告專利的情況下，仍然故意侵害原告之權利，因而構成惡意侵權。

專利惡意侵權之法律後果

按照美國專利法第271條，專利侵權責任系無過失嚴格責任，一旦被告產品落入原告專利保護範圍之內，那麼依照美國專利法規定，被告必須負擔損害賠償責任。如果原告可以進一步證明被告侵權之際，知悉原告專利存在，而被告無法有效抗辯被告欠缺侵權之故意，則依美國專利法第284條，法院「得」要求惡意侵權人給付三倍懲罰性損害賠償金，同時依第285條，法院可以要求被告賠償原告於訴訟中所花費之律師費用。

在專利訴訟中，如果被認定為專利惡意侵權人，那麼具體可能因而增加損害賠償金究竟有多少呢?首先，一項研究指出，美國法院會認定被告惡意侵權的狀況下，因此提高被告賠償原告高達數億美金之損害賠償金。(註1)其次，該研究根據2009年美國智慧財產法律協會(American Intellectual Property Law Association, AIPLA)所作之調查與統計數字，專利訴訟標的金額在100萬與2500萬美金之間，每件案件律師費平均費用為270萬美金，當專利訴訟標的金額在2500萬美金以上，那麼平均律師費用則提高至600萬美金。因此，專利侵權人如無法抗辯惡意侵權，即可能必須額外負擔上千萬美金之損害賠償金。

惡意侵權抗辯與專利意見書

但是一般廠商在收到警告函時，由於事實並不明朗，涉及公司財務狀況以及合約關係，通常A公司會選擇繼續生產被指控產品XYZ。但是，在A公司已知悉專利P1與P2存在情況下，如果被告無法提出惡意侵權之有效抗辯，則將來面臨專利訴訟時，即有可能判賠三倍損害賠償金。因此，長久以來，實務最常見的作法就是取得專利意見書，即委由外部專利律師就有關原告P1與P2專利有效性進行分析，以及就被告產品XYZ是否落入P1與P2專利範圍進行分析。倘A公司嗣後取得專利意見書為適格專利意見書，即指符合專利一件書分析之格式與獨立專利律師所做成，而該專利意見書指出專利無效以專利侵權嫌疑產品並未侵權，那麼該專利意見書是排除專利侵權之「惡意」。

被告在知悉原告專利情況下，以「專利意見書」排除專利侵權惡意的這項傳統，起因於聯邦巡迴上訴法院於1983年於Underwater Devices, Inc 首度建立判斷標準。該法院認為潛在侵權人應具有以下注意義務：「潛在的侵權人實際知悉他人的專利權，他有義務以應有的謹慎，以確定他是否侵權。這種積極義務，包括在啟動任何可能的侵權活動前，有積極義務必須先尋求和取得適當律師的法律意見。」

2007年美國聯邦上訴法院，在In Re Segate Tech., LLC.一案中，推翻Underwater Devices所建立長達24年見解的專利故意侵權標準。在Segate一案，聯邦法院指出，當企業知悉被告無法提出專利意見書並不會與專利惡意侵權劃上等號，企業並沒有提出專利意見書的義務。聯邦上訴法院於Segate乙案中暗示被告仍可以以專利意見書以外之證據，來證明被告主觀上認定本身的行為並無侵害原告專利，因此已經免除企業開發產品時尋求專利意見書之「絕對」義務。然而，在Segate案件之後，許多法律期刊與文章，仍然建議被告在這種情況下，最好還是提出專利意見書，以確保將來可以在專利訴訟中可以就惡意侵權提出抗辯。(註2)

事實上，當企業在知悉專利的情況下，仍然作出發展新產品的商業決定時，如果無法提出專利意見書，那麼企業要如何證明客觀上已經善盡調查義務，同實證明有合理的理由相信並依賴該新產品沒有侵權，而排除專利侵權之惡意呢？當然，這是事實認定的問題，除了過去專利意見書可以排除惡意以外，聯邦法院向來衡量案件的全盤事實情況(totality of circumstance)來判定侵權人是否具有故意，難以指出除了尋求意見書以外，哪些具體行為可以作為有效抗辯？法院的見解使得在具體專利侵權個案中，除了專利意見書，被告行為如何評價?是否可以排出被告具有惡意，並沒有標準答案。相較於被判惡意侵權可能必須額外負擔上千萬美金之損害賠償，尋求專利意見書之代價相關低廉，因此企業以及訴訟律師，為了降低法院之不利益認定之風險，許多企業仍然基於買保險的觀念，尋求專利意見書，以備不時之需。

既然在Segate案之後，取得專利意見書已經不再是企業之必要義務，那麼取得專利意見書是否仍有助於排除被告惡意侵權之有效抗辯？企業企圖以買保險心態，尋求專利意見書的作法，對於抗辯惡意侵權是否有幫助？

美國法律學刊於2012年發表了一篇實證研究，該研究進行了六年判決之實證研究，收集Segate法院判決之前三年以及後三年之聯邦地方法院專利訴訟判決進行分析研究，結果發現在Segate判決之後，法院判決原告惡意侵權並無顯著性的減少。更重要的是，該項實證研究發現尋求專利意見書不再是專利被告排除惡意的尚方寶劍，有一半的聯邦法院的判決在被告尋求專利意見書的情況下，仍然判定被告為惡意侵權。(註3)

除了專利意見書書以外，該實證研究也評估其他被告常會提出惡意抗辯的一些事證與惡意侵權判決之相關性，包括被告是否進行迴避設計、被告是否對於原告的專利提出舉發案、被告是否抄襲等因素。報告顯示由所調查聯邦地方判決統計來看，發現只有在被告提出實質(substantial defense)或適法(legitimate) 抗辯，才是最強的證明。當被告被認定基本上抄襲(coping)原告產品，而非被告獨立開發的產品，那麼被判定為惡意侵權可能性相當高。研究也發現專利意見書或是被告企圖進行迴避設計對於惡意侵權之判斷並無統計上之顯著性；被告是否於美國專利商標局提出專利無效之舉發案與被告是否是惡意侵權的判斷的影響力也不高。各項統計結果如表一所示(註4)：

表一 　2007年影響法院決定是否有意侵權

*p值小於0.05代表該因子具有顯著性(註5)

表一所呈現的因子，是台灣廠商面臨專利訴訟經常考慮的因素。由實證研究邏輯迴歸分析之統計結果來看，呈現P值小於0.05 (具有統計學上之意義) 的因子，有實質抗辯與抄襲，表示被告可以提出實質抗辯那麼被判為惡意侵權或非惡意侵權有顯著性的差別，基本上被判定為惡意侵權只有一般侵權的1/8 ( odd ratio 0.124)。同樣在抄襲部分，被告如有抄襲，被判定為惡意侵權是一般侵權的3.365倍。以上統計上的結果，該研究雖有指出可能因為母群體過小，或是許多案件並未進入言詞審理程序而在訴訟過程中就進行和解，而造成所調查案件具有選擇性 (selection effect)，而產生統計上偏差，但是仍可以看出一些端倪。

以專利意見書來說，研究提供的原始資料，在Segate判決之後，如果有專利意見書被判定惡意侵權約有43% (30個提供意見書案件有13個案被判惡意)，而沒有專利意見書被判為惡意侵權約47%(106案件未提供專利意見書中47個案件被判惡意)。(註6)這二個數據隱含專利意見書與無專利見書對於是否惡意侵權無明顯差異。然而，實證研究也分析這樣的結果，可能是因為通常會進行言詞審理的案件，有可能是被告所提出專利意見書本就對於原告較有利，而那些專利意見書的結論倘對於被告較有利，早在案件進入言詞審理程序前，原告就與被告達成和解。

研究指出如果被告能夠提出高度可信的實質抗辯原告主張，那麼排除惡意機會很高。但研究中所謂實質、合法、可信的抗辯，是什麼概念? 事實上這些抽象觀念很難訴諸於文字，必須透過案件討論才能有較清楚的概念。實證研究，以 ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc(註7) 乙案為例，法院判定被告並無惡意，因為事實審法院認為被告已經實質提出有理由，認為原告專利無效或被控產品不侵權，而被告這樣的認定相當客觀。

再來關於迴避設計部分，有迴避設計證據被判定為惡意侵權，較無迴避設計證據來略高，但是兩者的差異事實上並無統計上顯著的差異。但是一些判決，例如Alloc, Inc. v. Norman D. Lifton Co. 一案中(註8), 聯邦地方法院認為被告已經採取合理步驟進行迴避設計，所以不構成惡意侵權。因此，問題在於被告是否基於誠實信用 (in good faith)，按照一定程序進行迴避設計，如果迴避程序適切，那麼被告的努力值得被肯定，較不易被認定為惡意侵權。

最後，統計數字顯示如果被告抄襲 (copying)，對於被認定惡意侵權機率很高。原因是被告抄襲表示被告對於原告專利產品存在事實事知情的，對於這樣狀況仍然毫不在意緊緊將專利產品無足輕重的特徵加以置換，這種惡性重大，法院對此採嚴格的態度，被告有很高機會被認定為惡意侵權。

對於實證研究仍有一些疑點：
（１）對於實證研究所提及之惡意侵權因素之間，是否相互影響，實證研究並未提及。例如，有關所有實質且合法可信的抗辯是否包括專利意見書並不得而知，是否因為有專利意見書使得實質且合法抗辯之目的較易達成，研究並未說明。
（2）迴避設計與專利意見書本就可能相互存在，被告有可能取得專利說明書後發現專利意見書的結果不利於被告，因此進一步進行迴避設計等，是否有這樣的現象並不清楚。

實證研究受限於研究之母群體與採樣的限制，有時候結果與實際狀況會有一定程度偏差。更何況每件訴訟具有獨特性，有其歷史背景，很難利用數字來呈現事實的真相。基本上，對於研究所提到有關被告排除惡意應該仰賴實質可信的手段，例如說確實的進行產品與專利之比對，是否是專利律師或取得專利意見書並不重要。重要的是企業是否依照一個可資遵循與一般該領域之人都可以接受專利分析方式，確認原告專利有效性，以及產品是否侵權。而於比對專利後，如果發現產品確實落入範圍，應該必須重新設計新的產品，迴避原告的專利。所以，無論專利意見書與迴避設計，重點都是被告是否基於避免侵害專利而採取之措施，如果答案是肯定的話，那麼被告的努力應獲得認可，而不應該判定為惡意侵權。反之，倘被告僅為逃避惡意侵權，而追求型式上之證據，那麼被告無效抗辯或是不侵權抗辯均告失敗時，且被告取得的專利意見書並無採信的空間，那麼對於避免惡侵權的努力就無需予以認同，應認為被告具有惡意。

附註

1. Christopher B. Seaman, Willful Patent Infringement And Enhanced Damages After In Re Seagate: An Empirical Study, 97 Iowa L. Rev. 417 at 422
2. 請參照Charles S. Barquist & Bita Rahebi, Willfulness Post-Seagate and the Decision To Rely on Advice of Counsel, in 2 Patent Litigation 2010; William L. LaFuze & Michael A. Valek, Litigating Willful Infringement in the Post-Seagate World, 1 Landslide 9, 10-11 (Jan./Feb. 2009).
3. 同上註1。
4. 同註1
5. 有關統計上P值的問題，請參考統計學教課書或http://amebse.nchu.edu.tw/new_page_363.htm
6. 由於原實證研究並未提供調查的原始數據，難以利用統計學方法重複驗證。
7. ResQNet.com, Inc. v. Lansa, Inc 594 F.3d 860 (Fed. Cir. 2010).
8. Alloc, Inc. v. Norman D. Lifton Co., 653 F. Supp. 2d 469, 476 (S.D.N.Y. 2009).

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