美國訴訟法大致上是以American Rule為主軸，即由兩造各自負擔其律師費用為原則，而以English Rule為例外；也就是說，在特定情況下，例如原告顯無勝訴之可能或被告為惡意侵權，或敗訴方有不正之行為，則法院可以命敗訴方負擔勝訴方之律師費用，除非特別法或雙方合約對此有特別規定（註2）。

而規定適用English Rule的美國特別法，可以美國專利法第285條的規定為例。該條文規定法院於「例外情況」下，得判命敗訴之一方負擔對方的合理律師費。而法院援引本條文，判命支付對造之律師費者，則須具備以下四項要件（註3）：

（1）該案例必須屬例外：從條文規定的文字即可看出，命一造須負擔他造之律師費的情形在美國並非常態，毋寧屬少數之例外狀況，因此必係案件具有一定之特殊性，法院才會為此判命；（2）地方法院得行使其裁量權，而於案件上訴時上訴審法院原則上亦會予以尊重，僅有在地方法院已達濫用裁量權、產生明顯錯誤的程度(clearly erroneous standard)，始會加以糾正；（3）該費用必須合理：法院所判命之律師費須為通常合理的數額，若對造律師費用過高者，亦僅得在合理之範圍內命敗訴方支付；（4）合理律師費僅得判給勝訴之一方：法院依據本條必會判命由專利侵權訴訟中敗訴之一造承擔勝訴之他造的律師費用。

但是，法院依此條文規定判命敗訴方負擔勝訴方之律師費用的例外情況，過去在美國法庭實務上發生的比例很少，而專利訴訟的律師費又節節升高，平均在數百萬美元到一千萬美元以上；因此，專利蟑螂（屬於非專利實施者，Non Practicing Entity，簡稱NPE）由於沒有生產或製造產品，根本沒有侵害他人專利的可能，不怕被被告反訴侵權，就濫發專利侵權警告函或濫行起訴。「See you in court」是他們慣用的技倆，逼得被告明知所訴無據，但對簿公堂所需的美國律師費與訴訟費用，可能遠高於專利蟑螂所求之授權金與和解金，所以寜可與其和解，選擇乖乖付錢了事，好使對方趕快撤告或不提告。

舉例說，許多美國企業僅因為於辦公室使用標準市售掃描器，就會收到專利侵權警告函。原因是有一家公司宣稱已取得使用掃描器掃描文件的專利，於警告函內附上該專利文件與和解契約，要求企業與其簽訂和解契約並支付兩萬美元的和解金，不然就等著挨告（註4）。

最近聯邦議員Peter DeFazio和Jason Chaffetz於2013年2月27日再次聯名提出美國專利法新修法草案，「保護高科技創新者免於嚴苛法律爭訟法」（The Saving High-tech Innovators from Egregious Legal Disputes (SHIELD) Act）（註5，讓這樣明顯不公平的情況，有可能獲得解決。若蒙美國國會通過，該修法草案將對該美國專利法第285條文再做一修正，將把任何非實施者（Non-Practicing Entity）據其專利所提起的專利訴訟，都使其於敗訴時，原則上都要採English Rule，也就是說，要為勝訴方負擔其律師費（註6）。而原告只有在為發明人或者能證明其為將專利技術轉為上市產品已有相當之花費的情況下，才能免除此一責任（註7）。

由於此SHIELD修法草案大幅增加了非實行者提起專利訴訟後，一旦敗訴之成本，該修法草案被普遍認為能有效制衡近期橫行科技界之專利蟑螂，為一可行的專利蟑螂解決方案（註8），而廣受美國企業界的稱許與公開支持。

相對於一般廠商所須投入之產品研發、製造、儲運、行銷、行政與稅捐成本等，專利蟑螂（非實行者）在進行專利訴訟時，只須關心其訴訟成本（律師費用與訴訟費用），而且完全沒有被他方反訴專利侵權的風險，所以其任意興訟或濫發警告函之風甚囂塵上。在去年（2012）波士頓大學公布了一項研究報告（study），其結論是專利蟑螂所提起的訴訟，單單於2011年一年間就讓美國的科技界花費了290億美元，而且大部分這樣訴訟的被告都屬於無法支付高額訴訟費用之中小企業（註9）。

專利蟑螂這樣近乎是利用專利制度來詐欺謀利的行為，對於提昇國家競爭力與整體經濟發展根本毫無助益，有識之士都認為在釀成更大禍害前，一定要阻止他們繼續橫行。因此，若此修法草案被美國國會順利通過後，假使被告（被警告者）認為專利蟑螂所訴無據，或於檢視其專利與本身產品，確認無侵權後，就可請最好（通常也是最貴）的美國律師與其週旋，而不怕即使勝訴，法院判定自身沒有侵權，不用賠償對方，但高昂的美國律師費用，仍要自己負擔了。

當然，這些律師與訴訟費用在勝訴確定前，仍然要先自行墊支，不過上市公司應該都出得起這個錢才是。而台灣高科技業界也早苦於專利蟑螂的提告與騷擾，且於美國進行專利訴訟攻防的機會也是越來越多，更何況專利蟑螂的攻擊重心也已轉移到亞洲來，對於相關廠商來說，都應該要關心此一SHIELD制法草案的進度，並期望其能順利通過。

參考資料：

1. 該二議員前所數次提出的版本，限定對象是＂電腦軟硬體＂相關之專利，參H.R.6245 -- Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012 (Introduced in House - IH), http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.6245:，而其最近於2013年所提出之修法版本，則去除此限制，即任何非實施者所提之專利訴訟，皆有適用。
2. 如其名稱所述，英國法制乃以English Rule為主，而美國法制乃以American Rule為主。
3. See Lawrence M. Sung, Patent Infringement Remedies, p.432, BNA Books (2004).
4. See Brendan Sasso, Bill would force 'patent trolls' to pay legal costs, Hillicon Valley, Technology, 02/27/13 01:31 PM ET, http://thehill.com/blogs/hillicon-valley/technology/
5. 該二議員前所數次提出的版本，限定對象是＂電腦軟硬體＂相關之專利，參H.R.6245 -- Saving High-Tech Innovators from Egregious Legal Disputes Act of 2012 (Introduced in House - IH), http://thomas.loc.gov/cgi-bin/query/z?c112:H.R.6245:，而其最近於2013年所提出之修法版本，則去除此限制，即任何非實施者所提之專利訴訟，皆有適用。
6. 修法內容是對美國專利法Sec. 285A. Recovery of litigation costs for patent的修正，可能的修法內容為： (a) In General- Notwithstanding section 285, in an action disputing the validity or alleging the infringement of a patent, upon making a determination that the party alleging the infringement of the patent did not have a reasonable likelihood of succeeding, the court may award the recovery of full costs to the prevailing party, including reasonable attorney's fees, other than the United States.
7. 可能的修法內容為：Plaintiffs would be exempt if they invented the patent themselves or could show that they had made a substantial investment in trying to bring the patent to market.
8. 其他可降低專利蟑螂橫行度之方案，例如前期文章「標準關鍵專利與禁制令的執行（上）」筆者所介紹的，由於專利蟑螂僅有權利金收入的損失，就非「難以彌補之損害」，又不符合損害賠償須不足以彌補該等損害之要求，並不符合eBay判例所示之四要素審查標準，而能實質提高其申請禁制令獲核的難度等。
9. See James E. Bessen & Michael J. Meurer, The Direct Costs from NPE Disputes, Boston University - School of Law; Research on Innovation, June 28, 2012, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2091210.

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