Qualcomm v. Broadcom 雙方間之專利糾紛，自 2005/5 月開始，當時 Broadcom 控告 Qualcomm 侵害其十項關於有線、無線通訊技術的專利權。同時， Broadcom 亦向美國 ITC 提出暗示 Qualcomm 公司侵犯其專利權的不公平進口行為，要求 ITC 調查 Qualcomm 的進口相關事宜。更於七月時， Broadcom 又對於 Qualcomm 提出個別的反托辣斯法審查。

短時間之內， Qualcomm 也對 Broadcom 提出其侵犯 Qualcomm 七項專利權的訴訟。而後於同年十月， Qualcomm 向美國南加州地方法院提出訴訟，再度控告 Broadcom 公司侵犯兩項與 H.264 影像壓縮標準有關的專利權，其中一項是影像壓縮技術，而另一項則是影像的編碼以及解碼。縱上所述，二家公司間之專利糾紛可說是多到不勝枚舉。

判決主旨：
而本文章所述之訴訟即為南加州地方法院於 2007/8/7 之判決（ Civil No:05-CV-1958-B (BLM) ），判決主旨為：
1. Qualcomm 的兩項專利以及這兩項專利的所有衍生專利均因 Qualcomm 的不公平行為 (inequitable conduct) 而無法實施 (unenforceable) 。

2. 因為 Qualcomm 在審判中連續的欺騙行為， Qualcomm 應賠償Broadcom 因此訴訟產生之合理律師費、訴訟費用、專家證人費用、出差費以及相關支出費用。

判決主文簡述如下：

1. 發現程序（discovery）簡介

發現程序是訴訟中最漫長、最重要、也是最昂貴的程序。該程序的主要目的是根據聯邦民事訴訟規則（ Federal Rule of Civil Procedure 第 26 條第 2 款規定，由雙方提交書面證據，使案情能夠清晰為法庭最終審理做準備。發現程序所使用的揭露法律程序包括：提交文件請求（ document request ）、書面回答訊問（ interrogatory ），請求承認（ request for admission ）以及訊問證人（ deposition ），一般這四種程序會交錯進行。雙方的發現程序結束後，即進入雙方聘用專家的發現程序，包括雙方提交技術專家、財務專家、法律專家的報告及相關文件，以及對雙方專家證人的訊問。此後，雙方就進入開庭審理程序。
一般而言， 發現程序歷時多年，雙方必須相互提交成千上萬頁文件，就幾個或幾十個證人進行反覆訊問。雙方在此期間還會向法院提交若干發現動議（ discovery motion ），要求法院干預對方的不合作行為。根據已有的證據，雙方還會在發現程序後期提交若干提前判決動議（ summary judgment motion ），就專利有效無效、產品侵權與否請求法院作出判決。

2. 違反發現揭露程序義務的後果

美國訴訟中的發現程序對於雙方均課與應揭露相關文件的義務，違反此一義務者，在訴訟上將會承擔相對應的責任。例如：如不經開庭審理，即可以對不服從法院發現揭露命令的當事人，駁回其訴訟或者缺席判决當事人敗訴；對不回答發現揭露過程中對方提出問題，即可認定對方提出的問題，已被證實?禁止對此問題進行反駁和抗辯。此外，最重要的一點是禁止未經開示的證據在法庭上出示。

國際上各種標準規格團體在製定工業標準時，均會在團體規章中設定一項條款，即專利政策（ Patent Policy ），規範所有參與此團體之成員，必須將所相關之專利公開於團體會議中，供所有成員檢驗，並且同時告知願意接受的授權條件。以本案為例， JVT 的專利政策是任何參與標準制定的成員，必須要告知 JVT 所有與 JVT 正在草擬中的標準有關的專利資訊。此外，如果成員本身是專利權人，也應該要在告知自己所擁有的專利時，填寫自己是否願意 (1) 發給一個無條件實施專利授權，或 (2) 發給一個不具歧視性且條件合理的使用授權，或 (3) 不願意發給上述任何一種授權。如果選擇願意發給第二種授權，則授權條件會由所有持有專利的公司來共同制定。如果選擇第三個選項，那麼標準委員會的成員就會選擇避開成員所持有的專利。

以工研院資通所推動的 MiCard 標準為例，這個標準已經 通過國際多媒體卡協會 (MultiMediaCard Association ， MMCA ) 投票通過。工研院資通所是從 2005 年起，與台灣多家記憶卡相關廠商研發記憶卡新規格，希望能夠符合未來 4C 的需求，消彌現行各種記憶卡介面間的差異。工研院與華碩分別擔任 MMCA 的董事，在推動這個標準時主持了多次的介面委員會 (Multiple Interface Subcommittee) 會議。兩年來，與國內記憶卡廠商，進行近百次溝通及討論會議，徵詢各方意見，使技術規格更為完備。最後經過 MMCA 協會的表決程序，在 2007 年終於成功的把 MiCard 納入 MMCA 國際標準規格。

而依據 MMCA 的 Patent Policy ，任何公司欲將自己所申請或已領證的專利放入 MMCA 記憶卡標準規格時，需要對協會成員公開這些專利資料，並經所有會員審驗。如果有成員反對列入規格時，應提出書面異議，最後才會送到技術委員會審驗。通過後還需要送到會員大會中經過表決通過後，才能形成標準界面規格。會員在參與制定介面標準的過程中，只有誠實的依據協會的專利政策來公開自己的專利供所有會員公開討論，才算是已經盡到了公開的義務。

1. 在制定工業標準時成員應盡忠實公開專利的義務

西方工業國家的大公司對於工業標準的制定非常在意，各種不同工業標準之間的戰爭簡直就像是商場戰爭的縮影，各種合縱連橫的活動持續不斷。國際間各大公司利用專利來競逐市場的一般競爭策略是，先聯合幾個國際大廠來把自己的專利以及自己最拿手的產品技術，利用標準委員會來制定成工業標準，然後再利用自己的市場優勢來推動這些工業標準並且主導市場產品的走向。當這些工業標準及產品被市場接後以後，西方工業大廠就會隨著市場的發展，逐漸走向高價位的產品線，並且把低價位的產品交由成本較低的亞洲公司來代工。當產品市場逐漸成熟後，這些公司就會開始利用那些與標準有關的專利來向市場上後來的成員收取權利金，就像是收取市場稅。

最近幾年來台灣廠商參加國際工業標準制定的活動越來越多，在提出標準建議 (proposal) 的同時，各個廠商都會把自己所發展出來的技術推薦給標準委員會，並且用專利來保護自家技術。以本案為例，各家廠商在努力把自家的技術推展成為工業標準的同時，也要注意到各個標準委員會所制定的專利政策，並且應該要小心遵守這些專利揭露義務。在本案中，法院認為 Qualcomm 應該要遵守 JVT 的專利政策卻未遵守，並且意圖利用這種策略來獲利，這種行為屬於不公平的行為 (inequitable conduct) ，因此所有被這種行為污染 (tainted) 到的專利以及它們後續的延續專利都被判定為無法實施。

2. 蒐集相關未盡公開義務的證據

和西方大廠相比較，台灣廠商的專利數量和質量在近幾年來雖然有後來居上的趨勢，但是不可否認的，在大部分的現行工業標準中，西方大廠的專利數量和質量仍然佔有絕大部分的優勢，而且他們向亞洲公司收取專利權利金的動作，隨著亞洲經濟情勢的好轉，有越演越烈的趨勢。以本案為例，台灣廠商在採取專利侵權對抗的時候，也可以去研究對方廠商在制定標準的過程中，是否也有類似於 Qaulcomm 的不公平行為，也就是沒有向標準委員會誠實申報自己所擁有的專利，然後在標準制定後，向實施標準的後進廠商收取權利金或是實施專利權。

3. 在美國專利訴訟中要小心避免瀆職 (misconduct) 的行為

由本案中可以了解，美國專利訴訟程序中的發現程序 (discovery) 允許雙方在審判前互相收集對方公司內部的證據，並且對於雙方課與誠實揭露的義務。 Broadcom 就是在審判程序中的最後幾天發現對方證人洩漏出 Qualcomm 擁有應該揭露而未揭露的資料，進而在審判結束後繼續要求對 Qualcomm 進行發現程序來找出 Qualcomm 在訴訟過程中所隱瞞的證據。雖然 Qualcomm 持續的拒絕或是阻礙 Broadcom 的這些要求，但是最後在 Braodcom 威脅要請法院來對 Qualcomm 進行干預後， Qualcomm 最後不得不把巨量的內部證據交出，從此之後兵敗如山倒，不但輸了訴訟，最後連自己的法務長都因此而辭職以示負責。而法院也在最後的判決中，依據 Qualcomm 最後所揭露的資料，洋洋灑灑的把 Qualcomm 從上到下在訴訟過程中以及在制定標準程序中的欺騙行為公諸於世。這種欺騙行為被公開後，對於 Qualcomm 在道德形象上的公開打擊以及對於後續官司的影響，可能都遠勝於 Qualcomm 在本案官司中的金錢損失。

台灣公司準備要在美國進行專利訴訟的時候，可能必須要考慮到美國法院的這種運作模式，並且事先對於公司內部的作業模式做好準備工作，最好在平時就應該要找美國的法律專家來進行檢討並且建立起符合國際規範的作業模式。否則在進行到發現程序後，才「發現」自己有那麼多的作業瑕疵而可能輸掉官司時，再亡羊補牢就太遲了。