作者簡介 ： 葉雲卿
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在72期北美智權報「專利訴訟的管理基礎系列 I ─ 淺談ITC專利訴訟 」一文中，提到有關專利侵權訴訟的法院，原告可以選擇在聯邦法院或是ITC來訴訟。此兩種程序其中一項差異，即在聯邦法院起訴專利侵權之訴訟案件，原告或被告任何一方均有請求陪審團審判之權利，這是美國憲法增修條文第七條規定所賦予的權利。陪審團成員的選定不以專業背景為必要條件，且在隨機抽樣選擇的狀況下，陪審團多不具技術背景。但專利案件之複雜性、以及爭執的權利涉及不同領域技術，由不具技術專業背景的陪審團來決定是否技術侵權，或是判斷專利是否無效；對於「外行人」的陪審團是否有能力判斷技術侵權及技術有效性，經常受到學界質疑。（註1 ）
不可諱言的是陪審團本身的知識程度，將影響確認爭點事實的難易度，甚至影響判決結果，而且是影響判決結果的重要因素之一。因此，一方面陪審團制度是憲法保障的制度而必須執行，而另一方面又面臨專利案件必須審理技術問題而陪審團不具備相關背景知識之問題；因此，透過美國案例法發展，對於陪審團在法庭的角色定位，以及可以由「陪審團」決定的問題逐漸形成可以遵循的前案，（註2 ）另外，聯邦法院更認為訴訟律師與訴訟法院，在進行專利訴訟過程中，具有使陪審團理解專利技術證據之責任。所以，美國律師公會透過繼續教育，以強化專利律師在法庭上進行專利訴訟程序的能力，並特別強化律師於專利案件中如何將技術呈現給陪審團，使陪審團得以理解爭執技術的能力。（註3 ）
本文將從陪審團制度之沿革切入，進而探討如何加強陪審團對案件的理解能力，以及討論陪審團在專利案件扮演的角色與決定的問題。
陪審團制度發展
美國專利訴訟案例使用陪審團由來已久，可以追溯到18世紀末第一部專利法訂定之初。早在1790年至1793年間，美國當時第一部專利法（註4 ）就規定專利案件當中損害賠償之數額，必須要由陪審團來評估。1793年，第二部專利法（註5 ）修改了關於損害賠償評估之方式，而同時將陪審團認定為「事實認定」之主體，由陪審團扮演認定事實的角色，因此除非當事人主動放棄(waive)由陪審團審判的權利，否則專利案件都必須經由陪審團審理。
陪審團制度到了19世紀產生重大變革。這階段專利案件經陪審團審判的比例大幅下降，主要是因為兩個主要原因。一方面是因為自1819年開始聯邦法院被賦予了衡平法院的權利，（註6 ）能於專利案件直接頒布禁制令，而在禁制令案例中因為無須使用陪審團，而使專利案利使用陪審團的機會大大減少。另一方面是因為衡平法上的救濟出現重大改變，在1870年之前，原本法律對於衡平法上的救濟，例如禁制令核發的審理中，是無法對於專利權人因侵權所受損害作出損害賠償裁判，法院依照衡平法僅能發出禁制令，但是1870年專利法在衡平法院也能為損害賠償的裁判（註7 ），因此可以想見的是到了1890年，幾乎所有專利案件都向衡平法院提出救濟，而最重要的是衡平法院中沒有權利提出陪審團審理（註8 ）。
普通法院與衡平法院於1937年合併後，陪審團審理案件並沒有因此而增加，因為在此制度之下，當專利權人尋求衡平法院救濟時，法院通常會先審查其衡平法上之請求 (通常與一般普通法院請求的事實爭議相同)，因為在衡平法院所審理的事實爭點有爭點效結果，導致已在衡平法院審理的部分，不再需要陪審團審酌事實，而使需要陪審團審理案件不多。因此直到1940年，仍然只有2.5%的案件有經過陪審團審判。
到了1959年，陪審團制度又有重大變革。1959年，美國最高法院在Becacon Theatres Inc. v. Westover 一案中指出，請求陪審團裁判之權利應該解讀為：「當一個爭議如果在以往案件中，都是經透過陪審團來審判時，則該爭議就必須有陪審團審判，才符合憲法賦予人民有權請求陪審團裁判之意旨。」。由 1970年法院統計數字來看，在Becacon Theatres Inc. 案件之後，雖然最高法院已經表示原告在衡平法院審判請求禁制令，並不會影響後續原告就專利爭議在普通法院請求陪審團裁判之權利，但一開始的時候專利案件請求陪審團審理案件並沒有馬上因此而增加，而是隨著時間的推演緩慢增加。這是因為許多律師認為陪審團想法難以捉摸，而不敢貿然請求陪審團審理。（註9 ）
直到1970年後，案件經由陪審團審判之比例才開始提高（註10 ），陪審團與專利案件判決結果的研究也慢慢受到重視。事實上，在專利案件當中，陪審團對於該案相關證據，或是法官指示之理解，是專利訴訟中相當重要之一環。由於專利訴訟案件一方面涉及原告所爭執專利技術範圍的認定與被控產品技術等事實的確認，因此即使是在相對簡單的專利訴訟案件中，在目前專利法制度下，陪審團仍然面臨到相當複雜專利法律相關事實確認之問題；例如爭執專利與先前技術比對是否「顯而易見」這種抽象的概念，在具體案例中對於技術領域之人本來就不易判斷，更遑論要求欠缺技術背景的陪審團來判斷「顯而易見」的要件是否成立。
陪審團與專利訴訟程序的進行
2000年以後，統計數字顯示60-70%的專利案件都有陪審團審理，（註11 ）在專利案件使用陪審團裁判的主要問題包括：(1)陪審員對於證據資料之理解，(2)陪審員在法律問題決定上的地位，(3)法院判決之格式，(4)給予陪審員適用法律之指示是否恰當。採取何種判決格式是法官的裁量權，格式的差異主要是訊問的詳盡程度，原被告有不同的立場，原告希望採通用格式，被告通常偏好較詳盡的格式，但並無絕對，而必須個案考慮。至於對其他陪審團而言，包括陪審團角色、增進陪審團對於審理議題的理解等有關問題，則與訴訟程序與判決結果有相當關聯性，簡要說明如下:
(一) 陪審團之角色
我國民事訴訟法規定判決由法官認事用法而來，因此無論事實與適用法律都由法官來決定。美國專利訴訟，在陪審團制度之下，審判的主體為法官與陪審團，兩者的角色分工，則由法官審理法律問題、由陪審團決定事實問題。但事實與法律問題有時相互影響，甚至難以明確截然劃分。固然陪審團之職責在於解決事實問題，但是在實際上法院仍允許陪審團決定若干法律問題，但是不管如何，法官都不能允許陪審團不能解釋專利範圍(claim construction)，專利範圍的解釋是屬於法律的問題，也是法官的權限。
法院也可能會限縮陪審團某些法律爭議中事實認定的範圍，一般法院對於涉及專利不正行為 ( in-equitable conduct) 的問題，經常將不正行為抗辯 (in-equitable conduct defense)、怠於行使專利權 (equitable defense of laches)、禁反言 (equitable estoppel)、專利濫用 (equitable defense of patent misuse)，這些問題排除在陪審團審理的範圍之外，或許採取較為適當的處理方式。
除了不正行為以外，為了將純粹涉及專利法律的問題獨立於陪審團審理程序之外，美國聯邦巡迴上訴法院爭也將法律問題與事實問題的態樣作出以下區分（註12 ）。
(1) 法律問題 （註13 ）： 註14 ）
(2) 事實問題（註15 ）
(3) 基於事實問題所生的法律問題（註16 ）
( 二 ) 加強陪審團對於事實問題之理解：
在審理專利法案件時，若遇到技術較簡單的案件，則陪審團的理解能力之重要性似乎也相對降低，但是遇到技術較為複雜的案件時，陪審團就必須面臨到非常複雜之證據，這些技術可能來自於生物科技、物理或電腦科技等各領域的頂尖技術，在這樣的情況下，法官與律師就扮演相當重要的角色，他們有義務去教育陪審團，同時提供足以讓陪審團理解之證據資料，以確保訴訟順利進行，進而能公平審判。
上述所提關於產業利用性、新穎性、權利放棄、書面描述不符合要件、最佳實施例、侵權、所失利益數額、合理權利金、故意侵權等都屬於由陪審團審理的事實問題，於是，一些資深法官提出許多可行建議以加強陪審團理解能力（註17 ）：
(1) 藉由審前會議去縮小爭點，並且組織該訴訟之架構，以利訴訟進行
透過審查會議，法院可以先將雙方無爭執，或者可以由法官先行解理之爭點釐清。律師雙方對於將要提出法庭之證據很有把握，甚至可以將陪審團指示提供給法官（註18 ）。
(2) 考慮分離裁判的可能性
許多已經公開的裁判採取陪審團分離審判，包括損害賠償金額多寡之爭議獨立於專利侵權責任的判定，或是將是否故意侵權之問題、或是是否構成違反競爭法的問題分離審判。分離審理基本上並未違反憲法增修條文第七條之規定。
就改善陪審團對於案件理解而言，其中一種建議做法，就是將專利之有效性或侵權責任獨立於故意侵權或損害賠償金額之外分別審理，但是這種審理方式也有可能會造成陪審團僅能部分的理解案件，因此該方法最好是用案件能夠真正將爭點分離的情況下適用，較能發揮功效（註19 ）。
(3) 不管是否分別審理，盡量將重要爭點集中審理
法院新審理侵權或是專利無效並沒有一定的定論，理論上如果審理侵權，發現有侵權後，法院再否進行專利無效審理，並無影響被告權利。雖然是否侵權與專利是否有效同等重要，但是最高法院在1993年Cardinal Chemical Co. v. Morton International Inc中認為還是先審查專利是否無效為宜，因為專利訴訟其中一個目的就是要排除無效之專利。
除了是否侵權或專利無效可以集中審理外，關於不同專利、相同專利的不同請求項，或方法請求項與裝置請求項等都可以考慮讓陪審團由分離審理（註20 ）。
(4) 預先教育陪審員，解釋法律或技術名詞
法官給予陪審團初步指示時，可以先讓陪審團理解各法律名詞之意義，如「顯而易見」、「可預見性」等，並作成書面資料以便在訴訟時可以作為參考資料（註21 ）。
(5) 限制雙方交互詰問時間與交互詰問的問題
(6) 限制專家證人之數量
過多專家證人之結果，可能會造成意見相互衝突，而使陪審團產生混淆（註22 ）。
(7) 使用「陪審團問卷」以及律師徵選陪審員
在陪審團徵選前，要求填寫問卷，並將該問卷交給法官及律師，甚至有些法官是允許由律師徵選陪審員，而能使雙方溝通或是教導陪審員時更為順暢（註23 ）。
(8) 設定一些陪審團徵選的條件以避免偏差的產生
(9) 增加使用視覺資訊
例如圖表、放大圖、模型、或錄影帶等（註24 ）。
(10) 將證人陳述轉化為圖片，以利陪審員理解記憶 （註25 ）
(11) 拒絕採用可能會干擾陪審員之低可信度的證據 （註26 ）
(12) 使用白話文 （註27 ）
(13) 允許陪審員作筆記
完整的筆記可以幫助陪審員審理案件（註28 ）。
(14) 避免在法庭審理時開會討論或是向陪審團請假而中途離席
(15) 避免呈現過於冗長，複雜的資料 （註29 ）
(16) 提供陪審團雙方的證據資料
提供給陪審團專利資料、主要證據、fact stipulation、初步指示、技術名詞解釋等等（註30 ）。
(17) 允許陪審員於審判過程發問
在審判過程當中應該允許陪審員發問，避免私自揣度，但法官應檢視該問題，且該問題必須由法官或者是證人來回答（註31 ）
(18) 允許陪審員於審判過程互相討論證據 （註32 ）
(19) 適時允許陪審員讓重要的證詞可以法庭上再次被讀出 （註33 ）
(20) 讓雙方在訴訟過程中定期統整總結事實而非論斷
但須注意不應讓雙方律師再依此總結作出爭議，此總結僅有加強陪審團理解的作用（註34 ）。
(21) 告知律師要求其證人向陪審團作陳述
如同Cohn法官所說：「太多律師及證人忘記陪審團才是真正重要的收聽及收看者，而非法官。」（註35 ）
法官給予陪審團之指示
除了利用上述方式使陪審團瞭解事實爭議外，為了使陪審團可以更明確掌握專利訴訟案件的內容，在專利訴訟過程當中，初審法院法官應給予陪審團正確的指示，以鎖定事實上爭議的，以下就是一些資深法官所提出法官可給予陪審團指示的一些建議，使其發揮功能之方法：
(1) 法官應給予一些初步指示，而該初步指示應包含專利系統之概述、專利有效性及侵權相關之法律規範、案件雙方爭執與不爭執的爭點，以及陪審團應該決定之範圍（註36 ）。
(2) 法院應將陪審團指示作成書面，並且允許陪審員可以與法官一同閱讀，並將其資料帶回陪審團休息室，或者是將法官口頭上對陪審團之指示錄下，並將該錄音(影)帶提供給陪審團（註37 ）。
(3) 在證據提示以及律師論斷結束前給予陪審團實質指示（註38 ）。
(4) 充分運用陪審團指示，並將相關法律與事實相互結合（註39 ）。
(5) 盡量避免使用法律術語（註40 ）。
聯邦法院已經製作不少有關Patent Jury Instruction的內容，法院也有製作範本供大眾參考，有興趣的讀者可以參考北加州聯邦地方法院所提供的專利陪審團指示的範本。（註41 ）
Jennifer F. Miller, Should Juries Hear Complex Patent Case, 2004 Duke L. & Tech. Rev. 4.
Herbert F. Schwartz, Robert J. Goldman, Patent Law and Practice 258 (BNA Books 6th ed. 2006)
Id at 251.
Act of April 10, 1790.
Act of Februrary 21, 1793
原聯邦法院對於禁制令之核發僅能基於不同州的原被告(diversity of citizenship)方具有管轄權，之後聯邦法院對於專利案件的核發不再限於是不同州的原被告。同上註 250頁
Act of July 8, 1870.
Herbert F. Schwartz, Robert J. Goldman, Patent Law and Practice 247 (BNA Books 6th ed. 2008)
B. R. Pravel, Jury Trial in Patent Cases, Pantent Law Annul. 23.
同上註2, 248頁
同上註
同上註 259頁
同上註 259頁
對於專利產品的修復不構成侵權，但是專利產品修復程度超過一定程度等同再製，則構成侵權。
同上註 260頁
同上註 261頁
同上註 251頁
同上註 252頁
同上註 252頁
同上註 253頁
同上註 253頁
同上註 254頁
同上註 254頁
同上註 255頁
同上註 255頁
同上註 256頁
同上註 256頁
同上註 256頁
同上註 256頁
同上註 256頁
同上註 257頁
同上註 257頁
同上註 257頁
同上註 257頁
同上註 258頁
同上註 265頁
同上註 265頁
同上註 266頁
同上註 266頁
同上註 266頁
http://www.cand.uscourts.gov/juryinstructions
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