侵權訴訟探討
不管舊瓶新酒還是老酒新瓶 ─ 哪些“功用”性能設計不能註冊美國商標?

作者╱RLM&K法律事務所美國專利律師 呂克行(Kao H. Lu)

2010.06.03

作者簡介:
呂克行

現職:
RLM&K法律事務所美國專利律師
(下圖人物右後方為呂克行律師)


RLM&K法律事務所
Ryder, Lu, Mazzeo & Konieczny L.L.C.是一個位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所。專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權,商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司。我們替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

RLM&K客戶遍及美國台灣及中國,客戶中有從事醫藥、機械、電子、化學、半導體、信息工程、生物科技、電腦及半導體等多種專業。

美國案例簡訊-RLMK-002原告:麥克標記(Maker's Mark)是家在美國肯塔基州專門製造販賣威士忌酒公司,早在1985年原告向美國專利商標局(USPTO)註冊商標第1,370,465號,商標是「瓶口臘封,臘順瓶頸流下成不規則狀」的設計,在2003年,原告又註冊第2,690,81號商標,「用紅色瓶口臘封,臘封延長到瓶頸 」。

被告可偉兒制酒公司是家國際知名酒廠,為紀念該公司創業兩百年,在1995年推出高檔限量龍舌蘭酒,在1997年中,決定不再將原先瓶口紅色臘封邊修切整齊,使出廠的酒瓶口也有不規則紅色臘封留在瓶頸。原告在2002年在肯塔基聯邦法院對被告提出(1)侵犯商標(2)誤導產品來源(3)減弱(dilution)商標(4)侵犯州商標法及不公平競爭法,四項控訴。歷經長達七年的法律攻防戰,最後法官判原告勝訴,法官在判文中詳細解釋雙方爭論的問題,他判決書中提到他判決引用的法律及案例依據,這是篇對瞭解美國商標法中侵權問題該讀的判例。

官司中被告反辯,原告的商標設計本身是種「功用」,原本不應該拿到商標註冊,在美國商標法中,功用可分為兩類,一種是「實際功用」,一種是「法理功用」。實際功用有可能申請註冊商標,但法理功用便不能註冊成商標。

什麼是「實際功用」?什麼是「法理功用」?法官用瓶子作例子,瓶子本身具有存裝液體功用,不同形狀設計的瓶子有可能申請作為商標,但存裝液體這一功能不應該可以註冊成商標。 美國商標法基本立法精神及用意是鼓勵公平競爭,商標不是專利,他的目的不是讓申請商標者用以防止其他人合理公平競爭,譬如說如果讓人註冊圓瓶子為商標,那別的人便無法製造圓瓶子,因此美國法院在案例中形成 「法理功用」這一法理用以防止不公平發生,美國國會在1988年通過修改商標法條文來支持這一法理。

許多法官用1982年判案立下的Morton-Novwich Test來決定申請商標的「功用」性。

(1) 該設計是否曾申請「使用專利」過? 許多著名案例都是專利擁有者在其專利到期後,將專利中產品相同或略加改良的設計,用以申請商標以求繼續保護其產品。
(2) 對產品設計有哪些用處在產品宣傳中提出?
(3) 競爭者是否可以找到/創造出功用相同或相似而設計不同的替代品?
(4) 設計是否是因為採用更簡單或更便宜的製造方法而產生?

經過這四種分析後,才決定這有爭議性的設計是否具有「法理功用」。本案中還提到「美觀功用」,因美國最高法院在2001年Traffix Devices v. Marketing Displays 一案中提出這一法理,在幾個相繼類似案例中,這法理對設計中「顏色」是否可以註冊成商標是指標參考案件,法官在衡量顏色是否可以註冊商標會分析,如果讓顏色變成商標要素,競爭者是否很難找到替代顏色?

或許競爭者是否要花大代價才能避免侵犯,如果證據顯示會造成對競爭者不合理的限制,這類美觀或顏色設計便不能註冊成商標。

結論
美國商標法立法本意是鼓勵公平競爭,讓商業使用註冊商標來表示這產品/服務的來源,而不是讓商業用商標來防止其他競爭產品進入市場公平競爭,任何具有「功用」性能的設計是否可以申請註冊成商標,是要在這大原則下評估的。

美國註冊商標第1,370,465號酒瓶圖像