侵權訴訟探討
台灣專利侵權訴訟案例剖析(三)

作者/智慧財產法院技術審查官 顏吉承

2010.05.03

作者簡介:
顏吉承

現職:
智慧財產法院技術審查官

學歷:
大同大學工業設計系畢業

經歷:
-智慧財產局專利審查官兼科長(20年) -2005年版「新式樣專利實體審查基準」撰稿者
-2004年版「發明專利實體審查基準」撰稿者
-司法院2004年函知各級法院之「專利侵害鑑定要點」撰稿者之一

著作:
《專利說明書撰寫實務》,五南,2009。
《設計專利權侵害與應用》,揚智,2008。
《設計專利-理論與實務》,揚智,2007。

繼前篇《台灣專利侵權訴訟案例剖析(二)》解析發明、新型專利的申請專利範圍定義,並舉出2個案例來實際說明後,本篇文章將繼續以案例帶領讀者瞭解專利侵權中的「全要件原則」及「均等論」。

二、全要件原則之適用

全要件原則(all elements rule / all limitations rule),指請求項中每一技術特徵完全對應表現(express)在系爭對象,包括文義的表現及均等的表現。

為判斷系爭對象是否侵害專利權,應在解析申請專利範圍與系爭對象後,就二者比對,並判斷系爭對象是否落入專利權範圍。專利侵害包括文義侵害及均等侵害兩種類型,全要件原則應作為文義侵害及均等侵害判斷之限制(或稱前提條件),而非前置判斷步驟。請求項中每一技術特徵或與其在實質上均等之結構或步驟表現在系爭對象時,始構成侵害。

由於申請專利範圍中單一技術特徵之功能可能由系爭對象中多個元件、成分或步驟達成;申請專利範圍中多個技術特徵組合之功能亦可能由系爭對象中單一元件、成分或步驟達成。解析申請專利範圍時,必須將技術特徵組合或拆解,使申請專利範圍中每一技術特徵均對應表現在系爭對象。無論在文義侵害或均等侵害之判斷步驟中,均應注意申請專利範圍之解析是否妥適,不得僅以技術特徵數量有欠缺為由,即判斷無侵害之可能。因此,在判斷流程中全要件原則是文義侵害及均等侵害之限制原則,而非文義侵害判斷前的一個判斷步驟。

依全要件原則,判斷是否構成文義侵害或均等侵害之三原則如下列(註1註2)。檢視以下三原則時,若系爭對象之技術內容落入請求項中上位概念之技術特徵者,應判斷構成文義侵害:

  1. 精確原則(Rule of Exactness),系爭對象抄襲請求項中所有技術特徵而未附加或刪減任何技術特徵,或某些技術特徵雖然不相同但為均等者,應判斷構成侵害。
  2. 附加原則(Rule of Addition),基本上,若系爭對象包含請求項中所有技術特徵或均等技術特徵,並附加某些技術特徵,不論附加的技術特徵本身或與其他技術特徵結合是否產生功能、效果,均應判斷構成侵害。
  3. 刪減原則(Rule of Omission),系爭對象欠缺請求項中一項或某些技術特徵,或與請求項中一項或某些技術特徵不相同且不均等者,應判斷不構成侵害。

案例3

申請專利範圍

一種屏風式光明燈,係數根燈本體,由依設定高度之數個燈環(11)、及配合上定位板(14)、底座板(12)、組合桿(13)所鎖合一體構成;其主要特徵在於:該各燈本體係設成上下同直徑狀,置設於一檯座(20)上,檯座底部設有滾輪(21),而可供移動至所需放置之位置,檯座內設有對應之軸承座(W)供組合桿置定,各組合桿連設有從動輪(22),各從動輪表面設有橡皮層(23),呈相互緊抵一體,其中之一從動輪之組合桿並設有一體之連動輪(24),其連設有一連動帶(L),而與所設之馬達(M)轉軸連結一體,藉由馬達之轉動,即得使各從動輪同時連帶轉動,進而使各燈本體亦緩緩轉動,又,各燈本體之組合桿上端,乃組裝於一上飾體底部之軸承座,而呈數根燈本體排列成似屏風之構造型態者。

被控侵權物

原告主張
系爭專利共有4項構成要件:(1)將多個燈體設為一體,將可減少佔用廟空間,使得在相同空間中,可得更多之燈量,減少光明燈佔用廟之空間擁擠感。(2)一動力機構驅動一主轉動座,再由該主轉動座同步驅動數個從動轉動座自轉。(3)呈見多個燈本體皆轉動。可做屏風之裝飾效果。而系爭產品與(1)、(3)、(4)項相同,且如系爭產品以動力驅動而轉動,則落入系爭專利之範圍(2);如非動力驅動而轉動,依均等論,仍落入系爭專利範圍。

被告主張
系爭產品並未侵害系爭專利:系爭產品僅包括單一根燈本體A,尚缺少系爭專利申請專利範圍之從動輪22、橡皮層23、連動輪24、連動帶L、馬達M等元件,不符合「文義讀取」。且因系爭產品欠缺系爭專利申請專利範圍之前述技術特徵,而不適用「均等論」,故系爭產品並未落入系爭專利申請專利權範圍。

法院判決

  1. 系爭專利申請專利範圍第1項以兩段式寫法,特徵之前的前序部分,亦應納入比對。

  2. 對於申請專利範圍之解讀,應將據以主張權利之該項申請專利範圍文字原原本本地列述(recite),不可讀入(read into)說明書或摘要之內容,亦不可將任何內容移除。如有含混或未臻明確之用語,可參酌發明說明、圖式,以求其所屬技術領域中具有通常知識者得以理解及認定其意涵。而於系爭專利申請專利範圍與系爭產品之比對時,應以系爭專利申請專利範圍中所載之各個元件及其連結、作動關係等技術特徵作為比對之對象。

  3. 專利侵權判斷,應先符合全要件原則,始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則,即無須再論究系爭產品是否符合文義讀取或適用均等論。原告主張:雖然不符合全要件原則,但有均等論之適用云云,顯有違誤。

  4. 系爭產品中僅頂軸承座部分符合文義讀取,而缺乏屏風式之燈本體、滾輪、設有連動輪及從動輪之組合桿、從動輪、連動輪、馬達、連動帶、上飾體之對應元件,故不符合全要件原則。系爭專利申請專利範圍中之技術特徵於文義上無法完全對應表現於系爭產品,基於全要件原則,系爭產品未能符合「文義讀取」,亦無須繼續探討有無均等論適用之必要,是系爭產品並未落入系爭專利權範圍。

分析說明

  1. 全要件原則應作為文義侵害及均等侵害判斷之限制,而非前置判斷步驟,亦即不能僅因被控侵權對象的技術特徵數目少於系爭專利,即認定被控侵權對象未落入系爭專利權範圍,必須注意技術特徵之組合或拆解,逐一檢視申請專利範圍中每一技術特徵是否均對應表現在系爭對象。

  2. 姑不論其他元件,系爭產品至少缺乏滾輪之對應元件,符合刪減原則,故不符合全要件原則。

案例4

申請專利範圍
一種水溝蓋之改良,其主要乃在由一以玻璃纖維成型之中空殼體,在該殼體內橫置鐵管,並填充有混凝土,其底板則可黏固設殼底面,成一封閉之實心水溝蓋者。

被控侵權物

樹酯砂漿澆置 

第二次玻璃纖維用樹酯積層

原告主張

  1. 系爭專利為新型專利,不論被控侵權物係「其底板與中空殼體一體成型」或「其底板則可黏固設殼底面」,僅係製造方法及流程不同,其成品均係成一封閉之實心水溝蓋,其技術特徵自應相符。

  2. 被告所稱「面漆好後,將纖維鋪放在模具上」即是在製造中空殼體,「再鋪設玻璃纖維、硬化劑、樹脂」部分則是在黏合底板。而原告製造中空殼體即先將模具面漆好後,將纖維鋪設在模具上,用刷子將面漆與纖維密合,即可形成中空殼體。

  3. 被告明言「涉案水溝蓋既無殼體也無底板」,惟被告之照片,卻明白顯示有玻璃纖維殼體存在,所言不實。

被告主張

  1. 系爭水溝蓋係在溝蓋殼體內縱橫雙向鋪設光滑鋼筋並填充有砂石樹脂黏固物,並將底板與中空殼體一體成型。系爭水溝蓋既無殼體也無底板,因此並無事後固接之問題。

  2. 系爭水溝蓋係採一體成型,而系爭專利則須先開設成型眾多之殼體與底板之模具,並在完成殼體與底板之後,再能進行後續的內部材料填充,製作上較為麻煩、不便與費時、費工。

法院判決

  1. 關於專利侵權判斷,應先符合全要件原則,始進而判斷文義讀取或均等論之適用。倘不符合全要件原則,即無須再論究系爭產品是否符合文義讀取或適用均等論。

  2. 系爭專利申請專利範圍第1項所界定之水溝蓋,係由中空殼體、鐵管、混凝土、底板等構件所組成;而系爭水溝蓋係於模具上依次鋪設各材料後一體成型成一實心之水溝蓋,並未單獨區分出「中空殼體」、「底板」,且非先成型一底板再予「黏固」,故兩者技術特徵並不相同。

  3. 系爭水溝蓋並未具有系爭專利申請專利範圍第1項之中空殼體及底板之技術特徵,而不符合全要件原則。由於系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵於文義上無法完全對應表現於系爭水溝蓋,故系爭水溝蓋未能符合「文義讀取」,自無繼續探討有無均等論適用之必要。

分析說明

  1. 依系爭專利申請專利範圍中所載「中空殼體」、「底板」之文義,兩技術特徵均屬實體構件,故可認定其須開設眾多之殼體與底板模具,且成型步驟較為繁瑣。

  2. 被控侵權物為一體成型,從頭至尾僅有一完成品,並無「中空殼體」、「底板」,故系爭專利申請專利範圍第1項之技術特徵於文義上無法完全對應表現於系爭水溝蓋

  3. 解析申請專利範圍時,雖然必須注意技術特徵之組合或拆解,惟將申請專利範圍中所載之全部技術特徵對應於一元件,據以認定被控侵權物落入系爭專利之均等範圍,係以整體比對之方式為之,有違均等論之適用必須逐一比對技術特徵之原則

三、均等論

「均等論」(Doctrine of Equivalents)係基於保障專利權人利益的立場,避免他人僅就其申請專利範圍之技術特徵稍作非實質之改變或替換,而規避專利侵權的責任。被控侵權對象中技術內容的改變相對於申請專利範圍中之技術特徵,未產生實質差異者(insubstantial difference),即被控侵權對象與系爭專利申請專利範圍實質相同者,則適用「均等論」。「均等論」之適用,前提是須先符合「全要件原則」,始有適用之可能。(見專利侵害鑑定要點第40至41頁)

為防止「不道德的仿冒者」(註3)以無實質變化的方式迴避他人專利之文義範圍,美國最高法院在Winans v. Denmead(註4)案創設了均等論(the doctrine of equivalents, DOE),150年來均等論一直是專利侵權判斷中最困擾法院、使法院見解最分歧的法律理論。在這150年中,美國法院發展出相當多有關均等論之案例法,不僅有無實質差異檢測法(insubstantial difference)、功能方式結果三部檢測法(function-way-result tripartite test,以下簡稱三部檢測法)、可置換性(interchangeability)等檢測均等論是否適用之方法,亦有限制均等論之理論或原則,較為國人所知者如全要件原則/全限定原則(all-elements rule / all-limitations rule,以下簡稱全要件原則)、申請歷史檔案禁反言原則(prosecution history estoppel / file wrapper estoppel,以下簡稱禁反言原則)、貢獻原則(dedication rule)等。自從1994年起,美國聯邦巡迴上訴法院另創設了兩種限制均等論之理論、原則-請求項破壞論(the claim vitiation rule / the claim vitiation doctrine, CVD)(註5)及特別排除原則(specific exclusion principle)(註6)。

實務上,均等論之技術分析是運用三部檢測法或可置換性。若待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵係以實質相同的技術手段(way),達成實質相同的功能(function),而產生實質相同的結果(result)時,應判斷待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係與申請專利範圍之技術特徵無實質差異,適用「均等論」。「實質相同」係指兩者之差異為該發明所屬技術領域中具有通常知識者所能輕易完成者(見專利侵害鑑定要點第41頁)。
三部檢測法係考慮申請專利範圍之技術特徵與待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係的相似性。例如申請專利範圍之技術特徵為A、B、C,待鑑定對象之對應元件、成分、步驟或其結合關係為A、B、D。假設C與D兩者不符「文義讀取」,應再判斷C與D兩者是否係「以實質相同的技術手段,達成實質相同的功能,產生實質相同的結果」,若兩者之「技術手段」、「功能」、「結果」皆為實質相同,應判斷C與D無實質差異,待鑑定對象與申請專利範圍適用「均等論」(見專利侵害鑑定要點第41頁)。

案例5

申請專利範圍

一種杯皿容器之雙層壁身結構,係採預製成型之外層壁身(1)於內部配合模具灌製成一內層壁身(2);其特徵在於:該外層壁身上形成有缺口(11)或鏤空孔(12),其內部灌製成型之內層壁身相對外層壁身之缺口(鏤空孔)形成厚度相等內、外壁身疊合厚度之凸嵌部(21),恰令內、外壁面嵌接界線表面平順而如一體成型樣態者。

被控侵權物

編號1 編號2 編號3

原告主張

  1. 被控物之內層壁身係吹出成型而非灌製成型所製成者,除此之外,被控物其餘技術內容均與系爭專利「杯皿容器之雙層壁身結構」申請專利範圍相同。

  2. 系爭專利申請專利範圍所載已十分明確,並無參考說明書及圖式之必要,系爭專利並無「凸嵌部內表面呈平整狀、外表面與外層壁身等高、平齊,凸嵌部之形狀與鏤空孔形狀對應、凸嵌部表面呈平整狀」之限制。

被告主張

  1. 被控物編號1、2係預製成型外層壁身後,再配合模具以吹製成型方式製成一內層壁身;該外層壁身上形成有鏤空孔,其內部吹製成型之內層壁身相對外層壁身之鏤空孔形成厚度不相等內、外壁身疊合厚度之凸嵌部,內、外壁面嵌接界線表面非平順狀態。

  2. 被控物編號3係預製成型外層壁身後,再配合模具以射出成型方式製成一內層壁身;該外層壁身上形成有鏤空孔,其內部射出成型之內層壁身之凸嵌部形狀未相對外層壁身之鏤空孔之形狀相對外層壁身之鏤空孔形成厚度不相等內、外壁身疊合厚度,且凸嵌部隨其造形設計而有凹凸起伏設計,內、外壁面嵌接界線表面非平順狀態。

法院判決

  1. 系爭專利請求項所載之「外層壁身於內部配合模具灌製成一內層壁身」係屬於二段式請求項之前言,上開技術內容係屬系爭專利之標的及與先前技術共有之必要技術特徵。此外,就「配合模具灌製」之用語,兩造咸認依業界之普遍認知係指「射出成型」方法,而與「吹製成型」方法不同。

  2. 系爭專利說明書第4頁第3段記載先前技術為:「查習見…一般此類雙層壁身之塑膠杯皿,其製造上多先成型製出一層杯身,再以此杯身於內或外層射出成型另一包覆貼合之同型杯身,而形成雙層結構」,第6頁第8至13行記載系爭專利為:「利用該外層壁身(1)置於相配合之模具中於其內部灌製成型一內層壁身(2),該內層壁身(2)並相對外層壁身(1)之缺口(11)及鏤空孔(12)形成厚度相等內、外層壁身(2)、(1)疊合厚度之凸嵌部(21),且其內、外壁面嵌接界線表面平滑,致仿如一體成型之樣態者。」由於吹製成型方法係從胚料內部吹入壓縮空氣使胚料受壓,可以無需模具或僅需外模具,但不能保持均一之厚度,而射出成型方法一定要有內、外模具,且能藉內、外模具之間之空隙保持均一之厚度。請求項前言既已載明「外層壁身於內部配合模具灌製成一內層壁身」,且系爭專利說明書已敘明凸嵌部之厚度等於內、外層壁身疊合之厚度,則系爭專利之內層壁身的文義範圍應限於必須配合模具灌注材料始能成型之方法,故系爭專利中所載「灌製」之文義至少包含射出成型方法,但不包含吹製成型方法

  3. 經比對結果,編號1、2杯皿之內層壁身係採用吹製成型方法,故其凸嵌部之內、外表面之間的厚度不均勻,無法使表面平順,致未落入系爭專利之文義範圍。編號1、2杯皿係以吹製成型方法係從胚料內部吹入壓縮空氣使胚料受壓,而與系爭專利之技術手段實質不同,且編號1、2杯皿之吹製成型方法無法使凸嵌部內、外表面間厚度保持均一之厚度,尤其其凸嵌部之外表面凸出外層壁身之外表面,具有凸出的立體效果,是以兩者之效果實質不同,故編號1、2杯皿並未落入系爭專利之均等範圍。

  4. 編號3杯皿之內層壁身係以射出成型方法所製得,該內層壁身相對外層壁身之鏤空孔形成外表面凸出外壁身之凸嵌部,該凸嵌部表面凹凸起伏,並未落入系爭專利之文義範圍。編號3杯皿之凸嵌部表面凹凸起伏,具有突出的立體感,而無一體成型表面平順之效果,且其形狀外周輪廓之斜面修飾取決於外模,並非限於外壁身鏤空孔之形狀,兩者前述之效果實質不同,故編號3杯皿並未落入系爭專利之均等範圍。

分析說明

  1. 申請人於說明書中明示系爭專利所改良之先前技術與系爭專利均採用射出成型方法,故系爭專利之新穎特徵不在於該成型方法,而在於申請專利範圍中所載「內層壁身相對外層壁身之缺口(鏤空孔)形成厚度相等內、外壁身疊合厚度之凸嵌部,恰令內、外壁面嵌接界線表面平順而如一體成型樣態者。」

  2. 系爭專利之新穎特徵不在於其所採用之成型方法,再者,吹製成型方法係從胚料內部吹入壓縮空氣使胚料受壓,可以無需模具或僅需外模具,而射出成型方法一定要有內、外模具,尤其吹製成型方法不能保持均一之厚度,而射出成型方法能藉內、外模具之間之空隙保持均一之厚度。因此,系爭專利申請專利範圍中所載「於內部配合模具灌製」之文義範圍原本就不及於吹製成型方法,以說明書中所暗示放棄之吹製成型方法限制申請專利範圍,其均等範圍亦不及於吹製成型方法。就本案而言,因系爭專利未經修正、申復進而減縮申請專利範圍,不能主張禁反言阻卻均等。

  3. 系爭專利之新穎特徵在於「內、外壁面嵌接界線表面平順而如一體成型」,被控侵權物編號3之凸嵌部表面凸出於外壁面,且表面不平順,不能認定「表面不平順」均等於「表面平順」,因為兩個意義相反(此為特別排除原則之態樣之一)。

下期文章將繼續介紹發明、新型專利侵權的「禁反言原則」與「先前技術阻卻」。

 

註1:洪瑞章,專利侵害鑑定,p8,1996年5月16日

註2:中國北京高級人民法院審判委員會,關於審理專利侵權糾紛案件若干問題的規定,2003.10.27-29,第15條

註3:Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605, 607-08 (1950).

註4:Winans v. Denmead, 56 U.S. 330 (1853).

註5:Daniel H. Shulman, Donald W. Rupert, “Vitiating” the Doctrine of Equivalents : A New Patent Law Doctrine, 12 Federal Circuit Bar Journal, 457 (2002-2003)

註6:Peter Curtis Magic, Exclusion Confusion? A Defense of the Federal Circuit’s Specific Exclusion Jurisprudence, Michigan Law Review [Vol. 106:347 November 2007]