智權報總覽 > 侵權訴訟探討   
 
繼續研發活動之權利轉讓約定:
2016年TriReme v. AngioScore案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2016.02.24

公司所聘請的員工,或者對外聘起合作研發的人員,其研發成果的歸屬或轉讓,必須以契約事前約定清楚。尤其,研發過程是一個長期的過程,簽約時若只轉讓或約定簽約以後的研發成果,而未就簽約以前的研發成果作清楚的約定,更易引發糾紛。

公司與外聘的顧問,或者台灣專利法所謂的出資聘人從事研發活動,其專利權利的約定非常重要。台灣的專利法稱為「專利權之歸屬約定」,而美國則由於專利權勢必屬於自然人,故只能就權利為轉讓、授權之約定。

美國聯邦巡迴上訴法院2016年2月,判決了TriReme v. AngioScore案,就是涉及契約對研發成果歸屬產生爭議的問題。以下介紹該案。

AngioScore公司主張,自己單獨擁有美國專利號第8,080,026號、第8,454,636 號、及8,721,667 號專利(以下簡稱系爭專利)。AngioScore公司販售一系列的氣球血管擴張術用之導管,稱為AngioSculpt產品(以下或簡稱系爭產品)。AngioSculpt產品的裝置,乃是要進入動脈中,並且在阻塞處讓氣球擴張。氣球表免包覆了金屬螺旋,當氣球膨脹時會展開,並且記錄流經阻塞動脈的血小板。然後氣球消氣,並將導管從動脈中抽出。

圖一、美國專利號第8,080,026號專利圖式
http://patentimages.storage.googleapis.com/US8080026B2/US08080026-20111220-D00002.png
圖片來源:USPTO

AngioScore公司的三項專利都與此觀念有關。當時申請專利列了三位發明人:Konstantino博士、Feld博士和Tzori博士。但並未將Lotan博士列為發明人。Lotan博士當時提供AngioScore公司諮詢服務。

TriReme公司與AngioScore公司是競爭對手。TriReme公司擔心AngioScore公司會針對自己的產品,要求支付三項專利的權利金,因此,TriReme公司想從Lotan博士處取得相關專利之權利。2014年6月,Lotan博士簽署了一契約,將其對系爭專利的所有權利,都專屬授權給TriReme公司。Lotan博士證詞主張,經專屬授權後,他對系爭專利並未保留任何財產利益。

如果Lotan博士是系爭專利的發明人,而TriReme取得他的利益,TriReme公司就可以實施系爭專利,且可作為侵權之抗辯。因為美國專利法第262條規定:「除另有約定外,專利權的每一個共有人都可以在美國製造、為販賣要約、販賣、進口該發明,不必經其他共有人之同意,也無須向其他共有人說明。[1]

TriReme公司主張,Lotan博士已經系爭專利之權利轉讓給TriReme公司,因而提起訴訟,要求更正發明人姓名,依據美國專利法第256條,將Lotan博士列為發明人。第256條(b)規定:「漏列發明人,或列了錯誤發明人,如果可透過此條規定加以更正,該專利不應而無效。將此問題訴諸法院時,法院在通知並聽取所有當事人意見後,可命令更正該專利,專利商標局長應重發專利證書。[2]

Lotan博士主張,他對系爭發明的貢獻,來自於他在2003年參與研發AngioSculpt產品的導管,該內容後來體現在系爭發明中。AngioScore公司對此點的抗辯則是主張,當初AngioScore公司和Lotan博士於2003年5月1日簽署了「AngioScore公司顧問契約」(Consulting Agreement),根據該顧問契約的第9條(a)和(b),AngioScore公司取得了Lotan博士所有工作的權利。

AngioScore公司向法院主張,Lotan博士已經將系爭發明上的貢獻的所有權利都轉讓給AngioScore公司,因而沒有任何權利可在授權給TriReme公司,所以TriReme公司不具當事人適格(standing),故法院欠缺審判權(subject matter jurisdiction)。

地區法院做出判決,同意AngioScore公司主張,認為Lotan博士之前已經在顧問契約中,將相關權利轉讓給AngioScore公司,因而TriReme公司欠缺當事人適格[3]。TriReme公司不服判決提起上訴,聯邦巡迴上訴法院於2016年2月做出判決[4],駁回地區法院判決,並發回重審。

顧問契約關鍵條文

首先,如果一個專利權人將所有系爭專利的權利都轉讓給他人,則他或他的受讓人,就沒有任何系爭專利上的財產利益,足以具有當事人適格而提起發明人姓名權訴訟。因此,本案的關鍵問題在於,Lotan博士是否真的將所有權利當轉讓給AngioScore公司。

要解決此爭議,就必須解讀系爭顧問契約。本案中對研發成果轉讓或授權之約定,主要規定在第9條,第9條(a),約定了2003年5月1日以前Lotan博士的工作成果,第9條(b),約定了簽約日之後Lotan博士的工作成果歸屬。其內容如下:

第9條(a)(保留與授權之發明)
顧問可將所有顧問在簽署本契約之前所完成之發明、自己原創工作、發展改良、營業秘密等(統稱為「先前發明」),屬於顧問自己或顧問與他人,且與公司現在或未來事業、產品或發展有關者,列於附件C。如果沒有附上附件,表示顧問認為沒有這種「先前發明」。如果在顧問提供服務過程,顧問將顧問所擁有或有利益之先前發明,整合進公司產品、製成或機器或任何發明,公司在此獲得非專屬授權及再授權權利,可作為這類產品、製程、機器或發明的部分或相關連之用途,製造、既已製造、重製、修改、創作衍生作品、使用、銷售或其他方式散佈這些先前發明。

第9條(b)(轉讓之發明)
顧問同意,立即向公司揭露並在此轉讓給公司或其代表,所有顧問在此契約有效期間,與服務有關,顧問單獨或共同構思(conceive)、發展(develop)、付諸實現(reduce to practice)之所有發明(invention)、原始工作、發展(development)、概念、know-how、改良(improvement)或營業秘密,不論是否具有專利適格性,之所有權利、資格、利益(統稱為「發明」。)」

簽約日前之貢獻是否轉讓

在2003年5月1日簽約之前,Lotan博士曾經做過一天的實驗,將AngioSculpt產品的原型,用在豬隻動脈上。在該實驗中,Lotan博士發現一個明顯的滯留問題,就是氣球表面的金屬螺旋,在抽離豬動脈時,會從導管上脫離。Lotan博士懷疑此問題起於,該螺旋只固定在氣球的一端,另一端屬於自由活動,讓螺旋可以隨氣球的擴張和收縮而活動。觀察到此問題後,Lotan博士在備忘錄上記下,強調收縮的問題,並建議未依附的一端應該要更加確保能夠附合。根據Lotan博士的證詞,後來與AngioScore公司的二次開會,他都建議未依附的一端,要以聚合管固定於氣球上,他相信這可以更確保該螺旋與氣球之附合,也可讓氣球在擴張與收縮時螺旋同步擴張收縮。後面的建議,後來成為專利的內容,亦及在導管上增加了Lotan博士建議的附加裝置。

圖二、美國專利號第第8,454,636 號圖式
http://patentimages.storage.googleapis.com/US8454636B2/US08454636-20130604-D00001.png
圖片來源:USPTO

根據Lotan博士的證詞,據他所知,在2013年之前,系爭發明就已經加入了他的建議。Lotan博士作證說,他之所以沒有將豬隻實驗納入顧問契約附件C,是因為他不認為當時那是一項發明。

AngioScore在地區法院時主張,Lotan博士在豬隻實驗上的工作,符合了顧問契約中所謂的發明、發展、改良,且與AngioScore公司的事業有關,且是在簽約日之前由Lotan博士所完成。因此,Lotan博士理應將豬隻實驗列入附件C,但既然沒有列入,就變成將該成果轉讓給AngioScore公司,而不只是授權而已。地區法院同意,由於顧問契約中,第9條(a)與第9條(b)合併,就是要將Lotan博士的發明貢獻轉讓給AngioScore公司,只要他沒有將豬隻實驗列入附件C中。

簽約前之貢獻只有授權而無轉讓

但是,聯邦巡迴上訴法院不同意地區法院的看法。其認為,第9條(a)並沒有轉讓Lotan博士的權利。本案對契約的解釋應參考加州法,其規定,解釋契約時,應該盡可能採取文字的一般意義。既然第9條(a)的標題,就是保留和授權之發明,而在條文中沒有任何地方提到,若沒有列入「先前發明」者,就無法「保留」。且條文也沒有提到,沒有列入的發明,就採取轉讓,而非授權。

上訴法院認為,第9條(a)的意思,是當顧問將先前發明在顧問契約期間,整合進AngioScore產品時,授予AngioScore公司非專屬授權。這項授權並非專屬授權,也沒有排除Lotan博士不能事後將他的研發之利益轉讓給TriReme公司。簡言之,地區法院由於錯誤解釋契約第9條(a),所以認為Lotan已將權利都轉讓給AngioScore公司。

契約禁反言?

不過,AngioScore主張,根據第9條(a)的約定,既然Lotan博士沒有列附件C,就表示不存在這種與AngioSculpt產品有關的先前發明,而根據加州的契約禁反言原則(estoppel by contract),也會約束Lotan博士的受讓人TriReme公司。

但上訴法院認為,這種說法是沒用的。因為所謂的契約禁反言,乃是用在契約的權利。但是本案中,Lotan博士或其受讓人的利益,並不是要執行契約上的利益。本案的訴因是要求更正發明人姓名,因此,契約禁反言並不能阻止TriReme公司提起更正發明人姓名訴訟。

簽約後轉讓的發明包含簽約前的工作?

AngioScore公司又認為,在第9條(b),已約定所有Lotan博士替AngioScore工作期間,所有在簽約日後Lotan博士構思、發展、付諸實現之發明、發展、概念、改良,均約定轉讓給AngioScore公司。因此,AngioScore公司主張,其已經取得了所有Lotan博士之發明貢獻的利益,因為這些貢獻都是在2003年5月1日之繼續完成。

AngioScore公司主張,第9條(b)的意思是,Lotan博士對系爭發明貢獻,在2003年5月1日繼續下去的發明貢獻,都算是開發及付諸實現,因此,所有Lotan博士的發明貢獻,都已經轉讓給AngioScore公司,即便部分工作是在5月1日之前所為。那麼,Lotan博士在2003年5月1日之後的持續工作,是否構成「開發」、「付諸實現」?

簽約後的工作算不算是落實簽約前的改良建議?存在事實爭議

證據顯示,Lotan博士在簽約日之後,並沒有繼續作物理上的設計,只與AngioScore公司「討論」與設計、執行和分析實驗的執行工作。雙方爭執到底臨床實驗工作的重要性,但到底其是否算是「構思」、「開發」、「付諸實現」發明、「發展」、「改良」,則有不同意見。

地區法院所為的事證開示程序,僅限於2003年5月1日之後的Lotan博士的工作,且並未進入陪審團審判。地區法院自己認定,Lotan博士在簽約日後的工作,可能算是「開發」、「付諸實現」其所為的改良建議。

上訴法院認為,到底Lotan博士的工作是否被是第9條(b)所規範,存在事實爭議,而不可以裁定駁回。因此,上訴法院將本案發回地區法院,要求地區法院繼續審理,究竟Lotan博士在簽約日後繼續對系爭產品的工作,是否落入契約第9條(b)之範圍。

結語

從本案可以看到,公司與外聘的顧問,或者台灣專利法所謂的出資聘人從事研發活動,其專利權利的約定非常重要。台灣的專利法稱為「專利權之歸屬約定」,而美國則由於專利權勢必屬於自然人,故只能就權利為轉讓、授權之約定。

我們可以發現,美國契約約定已經考量到研發活動屬於持續活動,契約中必須處理簽約前之部分研發的權利,以及簽約後的研發成果權利。但是,在本案中,AngioScore公司所提出的契約,已經詳細地針對簽約前之研發貢獻與簽約後之研發貢獻,做詳細的設計,但仍然出現漏洞。主要問題在於,簽約後的研發成果,可能是延續簽約前的構想,到簽約後繼續實驗、開發、付諸實現。此時,簽約前的構想所擁有之權利,是否包含於簽約後的後續研發成果中一併轉讓?應更進一步清楚約定。

而潛在的被告TriReme公司,由於掌握了這項漏洞,主動與Lotan博士簽約,轉讓取得Lotan博士在系爭專利上的權利,試圖預防AngioScore公司可能提起的侵權訴訟,是一個非常妙的策略。

備註:

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

 

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們       

 















本電子報所登載之文章皆受著作權之保護,歡迎轉寄連結或分享連結。唯未經本公司同意,
不得將《北美智權報》文章之全部或部分內容,以違反著作權方式為之,違者必究。如欲獲得授權,請洽編輯部:anitali@naipo.com 
© 北美智權股份有限公司 & 北美聯合專利商標事務所 版權所有
新北市永和區福和路389號五樓 TEL: (02)8923-7350 FAX: (02)8923-7390 http://www.naipo.com/