歐盟設計立法者依據與貿易有關之智慧財產權協定（Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights，簡稱TRIPS）第25條的規定，參考英國設計法中法定排除之設計標的，在歐盟設計法（以下簡稱設計法）訂定排除僅取決於技術功能（technical function）設計之規定，同時也排除必須配合才能執行功能之設計 。本文藉由歐盟設計法立法理由、OHIM（歐盟內部市場協和局）的無效部門及上訴法庭（Board of Appeal）的決定來說明功能性設計及功能性特徴的審查判斷。

※本文摘錄自[歐盟設計對於功能性設計的審查與判斷]

功能性設計與美學因素

工業設計制度保護產品外觀的意義在於美學的因素，通常，設計師認為良好的設計必須包含兩個基本要素：產品必須執行其功能，也要有令人愉悅的外觀[1]。對於某些產品，例如圖片和裝飾品（如圖1左側所示），這些產品的目的是為了視覺訴求。其他產品，例如機器內部的零組件（如圖1右側所示），視覺外觀就無關緊要。不過大多數產品設計，設計師同時關注功能性和美學元素，例如流體分配裝置（如圖2所示）。雖然產品的整體外觀在很大程度上是取決於功能，但不是全部的設計特徴都取決於功能性考量，給予外觀設計保護是沒有異議的。

圖1 歐盟的裝飾設計及我國的電子零件設計

圖2 歐盟的流體分配裝置的註冊設計

設計法第8條第1款拒絕保護某些設計，並不是因為他們缺乏美學因素，而是設計師在開發設計時，要設計一個產品以最佳、最可能的方式來執行其功能，其中美學考量幾乎是沒有作用的。設計師做決定時最重要的考量是該產品要能正確執行其功能，該設計的每一個重要特徵被選定是為了獲得最好、最有效率的技術功能[2]。因此，第8條第1款規定是要排除這些產品技術功能的設計特徴。

圖3 Nintendo公司在歐盟的遊戲卡匣的註冊設計

功能性的定義

無論是美國的設計專利、英國的設計保護或是OHIM的設計保護制度都有相同的基本原則，對於功能性設計都不予以保護（如圖4所示）。然而，「功能性」是一個既廣泛又含糊的名詞，如果功能性特徵是要被排除保護之法定標的，那麼法律應該定義（或者至少說明）什麼是「功能性」的特徴。

圖4 Cheng的多功能扳手設計

許多現代設計結合功能和美學的元素，並且遵循「造形依隨功能（Form Follows Function）」的藝術流派及起源於1920年代的功能主義，這兩者仍然主導著現代的設計理念[3]。根據功能主義，最好的設計是去除過多裝飾所實現的視覺效果，與完全不考慮視覺效果截然不同[4]。如果美學也是一種功能，相關法律中非功能性要件（non-functionality）的討論則是多餘的。

「功能性」是一個模糊的術語，它本身有很多的定義，使得如何定義「功能性設計」更加困難。我們審視歐盟的設計指令（Directive）中的用語，設計是否「僅取決於技術功能」的檢測，這定義指明功能性的審查應該是從技術角度考量，也開啟了有關「僅取決於（solely dictated）」方面的法律和理論部分的全面性討論。什麼狀況下，才能得到一個設計是「僅取決於技術功能」的結論？如果一個完全的功能性產品可能有各種不同的形狀，那麼這設計是否仍是僅取決於功能性？

有效性審查的功能性特徵分析模式

設計法第8條第1款規定，產品外觀上的特徵僅取決於技術功能之設計，不予以保護。這項排除規定有對功能性特徵把關的作用；其中最繁重的任務是，什麼樣的特徴是僅取決於技術功能的。在該款的排除規定下，有兩種不同的學派想法成為審查判斷的決定性關鍵。第一種是所謂的「強制（mandatory）」模式，排除由技術功能所實現的必然特徵，如果該設計特徴的技術功能可由其他的替代設計或造形所實現，則不會被排除保護。第二種則是所謂的「因果（causative）」模式，亦即排除設計特徴的理由是取決於技術功能的考量。

替代設計之強制模式

第8條1款只適用於該技術功能不能被其他的形狀或配置來實現，如果設計者有兩個或更多的形狀或配置的選擇，該產品的外觀就不是完全取決於它的技術功能。這一種理論被一些德國專家稱為「多樣性造形理論（multiplicity-of-forms theory）[5]」，亦即，如果能證明可透過另一種不同的造形來實現同樣的技術功能，一個功能性設計仍不失為有資格受到設計法保護。

R 0998/2013-3上訴案件[6]的註冊設計是150917-0004的隔熱磚（Insulation blocks）。上訴法庭說明：系爭設計是個六面矩形平行的磚體（如圖5左側所示），這是該類產品最常見的形狀。設計權人指出，其他替代形狀是可行的（例如：將相對應的兩個面的基本形狀變更為方形），可合理地將其設計成一個方形的立方體磚。在本案中，沒有證據可證明系爭設計的特定形狀及設計特徴都是取決於技術功能的考量。

圖5 150917-0004的隔熱磚設計與隔熱磚新型專利的比對

多樣性造形理論的缺失

商標法也能保護產品設計。商標指令中規定，如果商品的形狀是必然得到的技術效果，不能給予任何保護。不過，在Koninklijke Philips Electronics v. Remington Consumer Products案件[7]中，歐盟法院認為，雖有其他形狀可以達到相同的技術結果，並不必然導致該形狀不是功能性考量的結論，因此，設計註冊仍可能被拒絕。

如果只是因為還有另一種替代產品外觀配置或設計可以實現同樣的功能，就認為該產品的外觀特徵並不是僅取決於技術功能，那麼設計法第8條第1款之排除規定僅適用於極其特殊的情況。為了防止這種現象，技術方案的壟斷只有通過專利法中更嚴格的條件取得才是正當的。如果一個技術方案可通過兩種以上可選擇的方法來實現，無論該解決方案是否僅取決於系爭產品的功能，這意味著，這些解決方案可能是屬於一個設計註冊或是同一人，會使得多樣性造形理論不能導引出正確的結論。[8]

主觀意圖的因果模式

1971年，在英國的Amp v Utilux設計案件[9]中，上議院（House of Lords）解釋英國1949年註冊設計法律條文，拒絕保護僅取決於產品技術功能的設計特徵[10]。上議院認為，僅取決於技術功能的特徴是指設計師對於物品形狀的決定僅以其是否會發揮功能為基礎，不考慮美學訴求。根據上議院的見解，「僅取決於技術功能」是一種主觀的檢測，檢視設計師決定當時是否只有技術方面的考量。如果設計的每一個特徵都是取決於技術因素，該產品的表面配置就是完全決於技術功能的考量。

在King Features Syndicate, Inc. v. O & M Kleeman, Ltd.案件[11]的判決中也有相同的見解，法院認為要檢視一個娃娃的設計究竟該被視為是一件著作權作品或是工業設計的作品，要看設計師的意圖而定。顯然，Amp Inc.案件所採用的因果模式應可達成設計法第8條第1款規定立法目的之優勢，亦即沒有人能夠藉由依據技術功能得以實現的設計，將競爭對手拒於門外。這或許可以解釋為什麼法國法院在21世紀開始改採用類似Amp Inc.案件的因果模式。

然而，創作者或設計師的主觀意圖是一種相當弱的檢測。許多設計都是委託設計，如果以設計師的主觀意圖為檢測基礎，問題將更複雜化。大法官Reid在Amp Inc.案件[12]中承認，設計的法定資格的模糊性和爭議一直圍繞在「取決於或支配（dictated）」這個字眼。上議院在較早的決定中所呼籲的客觀性檢測，其中所依據應該不是設計師的主觀意圖，而是隨後的設計師在實現相同的功能結果，是否有使用其他替代設計的可能性。因此，一個設計是否僅取決於技術功能考量應當以設計本身為基礎進行判斷。

設計特徴分析的因果模式

設計法第8條1款規定與英國1949年法令第3條1款規定極為相似，但是，這並不意味著大法官在Amp Inc.案件中的因果模式必然適用於歐盟設計法相關的規定。設計法第8條第1款拒絕保護那些「僅取決於技術功能」的外觀特徴，而不是可執行功能的設計特徴。這些術語的本質並不表示，所討論的設計特徵必須是可實現該產品技術功能的唯一方案；相反的，是指在選定該設計特徴時，實現該產品的技術功能需求是相關且唯一的考量因素。2009年，在Lindner Recylingtech v. Franssons Verkstader案件中，OHIM的第三上訴法庭並未採用這種設計師主觀意圖的因果模式，取而代之得是設計特徴分析的因果模式，以合理的觀察者（reasonable observer）的立場（standpoint）觀察這個設計是否僅依據功能技術的考量而做出選擇。

Lindner Recylingtech v. Franssons Verkstader上訴案件[13]

在Lindner Recylingtech v. Franssons Verkstader的無效宣告案件中，系爭設計是一個切割刀具（chaff cutter）設計（如圖6所示，簡稱系爭設計），包含一個金屬的園管狀滾筒，階梯狀的旋轉輪表面佈滿轉動式刀具，可將紙片切碎並投入碎紙機內部。切割刀具是複合式產品粉碎機的一個元件，一般典型的粉碎機如圖7所示。OHIM第三上訴法庭認為，在多樣性造形理論下，設計法第8條第1款規定的功能性排除太容易被迴避，因此採用Amp v Utilux案件的因果模式，不過，以檢視各個設計特徵是否僅取決於技術功能考量的分析方式，取代設計師主觀意圖的模式。

圖6 Franssons Verkstader的切割刀具註冊設計

圖7 Lindner Recyclingtech GmbH及Franssons Verkstader的粉碎機

上訴人與設計權人都同意該系爭設計的5項主要特徵（characteristic features）：(1)旋轉輪是在圓筒狀滾筒表面垂直於旋轉軸的平面凹槽，凹槽的寬度與凹槽的深度是相同的；(2)沿著兩條平行線上下安排刀具；(3)兩條平行線之間的線條是V形；(4)沿一條平行線的凹槽內側安排刀具；(5)沿另一平行線的高度安排刀具。上訴法庭採用合理觀察者的觀點去評估這些功能性特徴，他們發現該切割刀具的外觀設計，完全沒有任何一部分是基於美學因素的考量。設計的每一個重要的特徵被選定，是因為要取得最佳的技術性能。由此可得知，系爭設計應該被宣告設計權無效。

Chemring Countermeasures Limited的上訴案件[14]

Chemring Countermeasures 有限公司有一個刀片的註冊設計（如圖8所示，簡稱系爭設計），這是除草機用的刀片，本質上，這刀片必須執行除草機所具備的一些基本功能，這也是刀片設計的實際限制：(1)提供一個鋒利的刀刃足以削斷穀殼或雜草，(2)提供一個裝置可以安全將葉片附著在切割機上來執行切割操作，(3)葉片的尺寸必須是能將葉片安裝到切割機中可使用的範圍內。

圖8 Chemring Countermeasures Limited的刀片註冊設計

上訴法庭說明，設計權人的歐洲專利申請案EP 2186589 A2中已揭露系爭設計，說明書中陳述：「刀片包括8個橢圓形牙齒狀刀鋒......每一個刀鋒都具有相同的倒勾......要注意的是每一個齒狀刀鋒的曲線滑順運行到下一個刀鋒的底部再形成倒勾的部分。相間排列的齒狀刀鋒刀刃...是在葉片的刀刃面是在第一正面... 相鄰葉片的刀刃面是在相對背面上」，證明系爭設計所有特徴都在專利申請書中提到，甚至設計權人本身都認為這些特徵是屬於技術性質。另外，在No.3,730,0382的美國專利（如圖9所示）也有類似形狀的刀片揭露。因此，上訴法庭同意系爭設計是因為功能性的理由被宣告無效。

圖9 與切割刀具相關的先前技藝

結語

由前面的分析可得知，設計法第8條第1款排除保護的功能性設計，是指產品外觀的所有特徴都是取決於「為了執行該產品之功能為目的」。如果一個產品外觀的某些特定特徵被拒絕保護，這並不意味著整個設計必須被宣告為無效，基於設計一體的原則（design as a whole），註冊設計所有的主要特徵都是取決於其技術功能的考量，該註冊設計才會被宣告無效[15]。上訴法庭認為：設計法第8條1款規定之適用必須客觀評估，設計特徴之技術功能性的評估必須以藉由註冊設計的分析來實現，以註冊設計的造形元素作為分析的基礎。

一個產品設計僅是多種可能性選擇的其中一種，而每一個選擇都能提供相同的功能目的。如何決定這個設計是否被視為「僅取決於技術功能考量」的判斷標準，終究是比例與權重的問題，而這問題應該由法院（或其他相關法庭）以合理的觀察者的立場觀察這個設計。不過，在設計法及普通法中都沒有定義出這種檢測的評量方式與判斷標準，而是反映在法官依據個案的具體事實作為判斷基礎的決定。

在Lindner Regclingtech案件之前，OHIM從未因為僅取決於技術功能的理由去無效一個設計權。雖然成員國法院及上訴法庭已開始採用因果模式來審查功能性設計，但OHIM和一些成員國之間對於功能性設計的審查與判斷標準有不同的見解，這已反映出成員國之間對於功能性角色的更深層問題中缺乏共識。未來，在這些衝突達到高點時，希望這些問題可以轉到歐盟法院去解決。

備註:

1. 參照Lindner Regrlngtech, Case R 690/2007-3, 30。
2. 參照Nitendo Co., Case R 1770/2012-3, 36。
3. 參照philosophy is Philippe Starck’s lemon press “Juicy Salif,” produced by Alessi in 1990. 參照 Posting of Angie to Introduction to Design, Philippe Starck-Juicy Salif, http://introtodesign.blogspot.com/2008/06/philippe-starck-juicy-salif.html (June 24, 2008)。
4. 參照AUSTRALIAN LAW REFORM COMM’N, REPORT 74: DESIGNS § 2.12 (1992), available at http://www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/74。
5. 參照P. Schramm, Der europaweite Schutz des Produktdesigns, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 2005, at p. 242 et seq., and U. Ruhl, Gemeinschaftsgeschmacksmuster: Kommentar, Carl Heymanns Verlag, Köln-Berlin-München 2007, at p. 169 et seq.。
6. 參照 Austrotherm GmbH V.TERMO ORGANIKA Sp. z.o.o., , Case R 998/2013-3。
7. 參照Case C-299/99, Koninklijke Philips Elecs. NV v. Remington Consumer Prods. Ltd., 2002 E.C.R. I-05475, ¶¶ 74–83。
8. 參照Lindner Regrlngtech, Case R 690/2007-3, 29-31。
9. 參照AMP Inc v Utilux Pty Ltd (1971) 45 ALJR 123, The court held ：a product’s configuration was solely dictated by its technical function if every feature of the design was determined by technical considerations, and did not qualify as a design。
10. 參照Compare Registered Designs Act, 1949, 14 Geo. 6, c. 88, § 1(C)(1) ("A right in a registered design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by the product's technical function."), nith Design Regulation, upra note 132, art. 8(1) ("A Community design shall not subsist in features of appearance of a product which are solely dictated by its technical function.")。
11. 參照the decision of the House of Lords in King. Features Syndicate Inc. v Kleeman [1941] A.C. 417。
12. 同註9。
13. 參照R 690/2007-3 LINDNER RECYCLINGTECH GMBH V. FRANSSONS VERKSTÄDER AB, [2010] ECDR 1 (OHIM 3rd BOA 2009)。
14. 參照 R 2466/2011-3 CHEMRING COUNTERMEASURES LIMITED V. Wallop Defence Systems Limited, [2013] ECDR 1 (OHIM 3rd BOA 2011)。
15. 參照Lindner Regrlngtech, Case R 690/2007-3, 37。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們