2015年8月6日，經濟部智慧財產局公布「專利侵害鑑定要點」修正草案，鑑定流程與檢測似乎回歸於「整體設計」與「整體觀察」原則，也引進了歐盟設計的「整體視覺印象的權重與比例」概念。不過，對於如何綜合判斷外觀近似的核心問題，以及判斷主體的資格條件、觀察比對的注意程度與認知能力的客觀標準論述不多，難免讓人質疑法官仍存有很強的主觀性。本文想藉由美國Hutzler v. Bradshow的訴訟案件來檢視美國法院如何就判斷主體資格的客觀事實予以分析，說明產品的性質與觀察比對的注意程度之客觀標準，解析設計實質相同之比對方式及判斷原則，以及侵權分析及綜合判斷的論理基礎，希望能提供我國在設計專利侵權訴訟中作侵害鑑定時參考之用。

※本文摘錄自[解析美國法院的設計專利侵害分析與判斷實務]

事實背景

2007年3月，原告Hutzler公司（簡稱Hutzler）獲准D538,114的「洋蔥容器」設計專利（如圖1所示，簡稱114專利），2009年5月獲准D592,463的「大蒜容器」設計專利（如圖2所示，簡稱463專利），這些產品的銷售額占該公司銷售總額的63％。2011年，Bradshow公司（簡稱Bradshow）導入競爭產品之後，使得Hutzler該類產品的銷售份額滑落至21％。2011年10月，Hutzler向紐約南區地方法院控告Bradshow銷售的產品侵害114專利及463專利，同時提出初步禁制令（preliminary injunction）之請求，被告Bradshow主張114專利及463專利是功能性設計，設計專利應無效。地方法院不同意Bradshow的主張，認為114專利及463專利有效。

圖1 Hutzler公司的D538,114設計專利（洋蔥容器）

圖2 Hutzler公司的D592,463設計專利（洋蔥容器）

設計專利權範圍之解讀

地方法院在決定設計專利是否構成侵權過程有兩個步驟（two-step process）。首先，法院必須解讀設計專利的權利範圍。[1]在Egyptian Goddess案件[2]中，CAFC明確指出，在解讀設計專利權範圍時，法院不應以文字來解讀主張設計的權利範圍。在Crocs案件[3]中，CAFC說明：設計專利權範圍應該是「如圖所示與所述的鞋類的裝飾設計」（如圖3所示），可是ITC卻以文字詳細描述設計專利的權利範圍，偏離整體設計的考量原則。

圖3 Crocs的D517,789的涼鞋設計專利

本案遵循Egyptian Goddess案件依據專利的圖式來解讀設計專利的權利範圍[4]。法院依據設計專利中所附之圖式及說明來解讀，114專利權範圍是如Fig.1-Fig.3所示之洋蔥容器裝飾設計（如圖1所示），463專利權範圍是如Fig.1-Fig.8所示之大蒜容器裝飾設計（如圖2所示）。

一般觀察者檢測

第二步驟是需要比較系爭設計專利與被指控的設計，以確定兩個設計的外觀是否實質近似。在這個階段，法院使用「一般觀察者」檢測：以一般觀察者的觀點，施與購買者通常給予的注意，判定兩個設計是否實質上是相同。設計專利的侵權是要證明被告產品的設計與系爭設計專利實質相同，使得一般觀察者對兩者產生混淆。

誰是一般觀察者？

判例法明確指出，「一般觀察者」不是在該技藝領域的專家。在Gorham的案例中，美國最高法院（the Supreme Court of the United States，最高法院）以「市場上的購買者」的術語來定義一般觀察者，其中包含：該項產品的一般購買者、臨時起意或隨意的觀察者及對該項產品有興趣之人。在Applied Art案例[5]中，上訴法院進一步闡明，假想的一般觀察者雖不是專家，對於該項產品也要有相當的熟悉程度。

在Spotless Enters Inc.案件[6]中，系爭設計是女內衣掛架的設計（如圖4左側所示），該產品的一般觀察者是女內衣製造商的採購人員；在Puritan-Bennett Corp.案件[7]中，系爭設計是可攜式氧氣筒體的設計（如圖4右側所示），一般觀察者包含：醫療設備的批發商、醫護人員、或是可對病人提供氧氣筒處方的醫師。

圖4 Spotless的女內衣掛架與Puritan-Bennett的氧氣筒設計專利

綜上所述，地方法院認為：本案的一般觀察者應該是一個對於食品儲存容器有基本認知，已經看過、正要去買，或已經購買類似設計容器的購買者。

比對注意之程度

最高法院在Gorham案例中清楚說明「購買時通常所施予之注意」，並不包括要求購買者對產品採取嚴格審查的注意程度。在Superior Merchandise Co., Inc.案件[8]中，無論是因為乳房珠的新穎外觀（如圖5右側所示）而極度渴望購買、或在瀏覽配戴飾品時看到乳房珠的第一印象，一般購買者看到就是立體乳房珠，購買者在購買過程中施予一般注意程度，會認為兩個設計實質上是相同的。不過，在Cardiac Pacemakers, Inc.案件[9]中價格昂貴的心臟起搏器，一般都賣給專門的醫生，被告的起搏器與專利權人的起搏器設計（如圖5左側所示）十分不同，專業的購買者不會被誤導。

圖5 心臟起搏器與乳房珠裝飾品的設計專利

設計專利所應用的產品的性質與價格等都會影響觀察者在購買時的注意程度。鑒於本案系爭產品很便宜，很可能會是一時衝動而購買；法院認為一般購買者不會施予太多或明顯的注意。

兩個設計是否實質相同的判斷原則

設計專利的侵權判斷標準，是會使一般觀察者誤認被告設計有專利保護。在L.A. Gear.案件[10]中法院說明，在分析時，要以設計專利的整體設計作為觀察比對之依據，以確定整個設計的視覺效果是否實質相同。在實質相同的比對、分析與判斷上要注意這些原則：

(a)注意力應聚焦於整體視覺外觀

法院決定兩個設計是否實質上相同時，必須聚焦於請求設計的整體印象。造成欺騙的原因是整體設計的近似性，而不是某些裝飾性特徵的近似。侵權與否的決定性因素是整體設計，應將整體設計與被告產品的整體外觀予以比較。

在Crocs案件[11]中，CAFC對於設計專利所主張的整體形狀及線條，給予明顯的關注。原告涼鞋設計的整體視覺效果之一是後方帶子部分連接固定基座與鞋子底部之間的相互配置，鞋面的線條與弧線曲面的匯合創建多個主要設計特徵吸引一般觀察者的目光。這設計的另一視覺效果是整體設計的圓形曲線和橢圓造形，包括後方帶子與鞋底側壁的銜接創造出環繞整個鞋子的連續性視覺效果。因此，被告產品設計與設計專利之間的細微差異無法阻止侵權的成立。

在Moore v. Stewart案件[12]中，法院認為：被告Stewart哨子的外觀與原告Moore的哨子設計專利（如圖6所示）實質上是相同的，Stewart略為修改的哨子依然保留原告哨子設計的形狀、表面配置及尺寸。

圖6 Moore的哨子設計專利

在Duncan & Miller Glass Co.案件[13]中，法院認為：對一般觀察者而言，盤子的外形或輪廓是構成該設計或整體視覺印象的一個非常重要的因素。被告的托盤具有葉柄，而設計專利是沒有葉柄（如圖7所示），這是一般觀察者第一眼就看得見的差異。

圖7 Duncan的托盤設計專利

因此，考慮原告設計專利與被告設計的外觀設計是否實質上相同，法院的觀察重點是在主張設計所產生的整體印象，而不是其中某些特定的裝飾性特徴或細節。

(b)並列一起的比對方式（Side-by-Side Comparison）

雖然一些早期的判決對於被告產品與設計專利是否要並列在一起比對的看法並不一致[14]，不過CAFC已致力於將設計專利與被告設計並列在一起比對，藉以確定它們是否實質上相同。在Richardson案件中，法院說明：將被告產品與設計專利並列在一起比較，雖都具有相同的造形元素，不過兩者所呈現的整體視覺印象明顯不同，使得FUBAR工具明顯不同於Richardson的設計。在Crocs案件[15]中，CAFC說明：適當的比較必須將設計專利的圖式與被告產品並列在一起比對。

在Arminak案件[16]中，CAFC說明：在設計專利案件進行侵權分析，必須要比較設計專利與被告設計，如果沒有這種程序，將無法確定一般觀察者能否發現被告設計與設計專利構成近似的事實。

(c)商業實施例（實際產品）的比對

多年來，法院通常是將設計專利中的圖式與被告設計放在一起比較，而不是比較設計專利的商業實施例與被告產品。但在Rockport案件[17]中，法院說明：如果設計專利圖式所揭示的設計與商業實施例之間沒有明顯的區別時，將設計專利的商業實施例與被告產品一起比較並沒有錯誤。事實上，這樣的比較可清楚得知一般觀察者是否會被欺騙。

(d)顏色及尺寸和材料的相關性

設計專利不受限於特定的尺寸、顏色或使用材料，這些因素不應在專利侵權分析中被考量。在Superior Merch.案件[18]中，法院認為：不主張的設計特徵與近似判斷無關，顏色、尺寸大小和結構材料等特徵都已超出設計專利所主張的範圍。在Physio-Control Corp.案件[19]中，法院說明：專利侵權是存在的事實，沒有人會因為兩個設計中一個是紅色的而另一個是綠色且有醒目的標籤而不會造成混淆，顏色和商品名都不是專利設計主張權利的一部分。

(e)構成侵權的近似程度

如果被告產品是實施或仿製專利保護的設計，經由一般觀察者的檢測，也可能發現侵權的事實[20]。被告產品的設計與設計專利之間的些微差異不能也不得阻擋侵權事實的發現。在Crocs案件[21]中，CAFC說明：將被告的涼鞋與系爭設計專利放在一起比對，鞋子的形狀幾乎相同，如果將相同配色的原告設計和被告設計隨意混雜，一般觀察者沒有細心觀察及長期努力，不可能將其還原為原來的配對順序。

被告Bradshaw的不近似抗辯

Bradshaw認為：一般觀察者不會認為114專利和463專利與被告產品的設計實質相同。由114專利所附的俯視圖中可得知，Hutzler洋蔥容器的外圍是一個完美的圓形輪廓，而被告洋蔥容器的外圍是齒痕般的邊緣。Bradshaw進一步指出，Hutzler洋蔥容器的表面紋理看起來像洋蔥的外皮，使得該容器看起來像是實心而非透明的；反觀被告的洋蔥容器，由頂面可清楚地得知所使用的材料是透明的。Hutzler設計的表面紋理是不對稱的及隨意的，而被告的洋蔥容器平滑表面上有12條非常鮮明的凹槽，這使得容器外圍是不完美的圓圈。被告又主張，114專利的上半蓋體與下半部容器可分離，材料是實心且不透明的，而被告洋蔥容器的上段是透明的，下段的底部是實心的。這種雙色調的外觀設計提供了非常不一樣的整體外觀。

侵權分析與綜合判斷[22]

被告Bradshaw主張有關容器之間的差異，都是聚焦於他們之間的細部差異，而不是設計的整體外觀。在Amini Innovation案件中，CAFC明確表示：地方法院錯誤地將重點放在每一個設計元素，而不是從一般觀察者的觀點將設計視為一個整體來分析。在L.A. Gear案件中，CAFC支持地方法院的侵權認定並說明：被告設計與專利設計所有主要設計元素的配置相同，以一般觀察者的觀點來看，被告4款運動鞋的外觀與設計專利已造成混淆、誤認的實質近似。法院雖然承認被告的產品與Hutzler的設計專利之間有些微的差異，不過將114專利、463專利與被告的洋蔥容器、大蒜容器放在一起比較，只有非常挑剔的消費者才可能會注意到兩個設計之間的差異。

圖8 Hutzler的114專利與商業實施例及Bradshaw洋蔥容器之比對

圖9 Hutzler的463專利與商業實施例及Bradshaw大蒜容器之比對

在侵權分析時，法院考慮到Hutzler的設計與被告產品的形狀及造形比例，但必須忽略產品的顏色、表面光澤及使用材料等差異。法院說明：Hutzler的設計與被告的洋蔥容器與大蒜容器的造形比例及形狀是相同的。因為114專利與被告的洋蔥容器同樣具有(1)貫穿產品長度的垂直方向條紋，(2)頂端細窄莖部表面的條紋，(3)容器中央打開處有一貫穿整個容器的水平分割線條。而463專利與被告的大蒜容器同樣都具有：(1)容器1/3高度處有一條水平分割線條貫穿整個容器，可由該處打開容器，(2)靠近底部的空氣孔縫，(3)在容器內部底部中心的凸起設計的尺寸相同。被告產品確實使用114專利及463專利的整體視覺效果，足以造成市場的混淆。

法院依據Gorham的一般觀察者檢測認為，因為這些產品的價格便宜，購買者沒有動機注意被告所強調的顏色、表面光澤和使用材料的細微差異。因此，被告的產品已侵害Hutzler的114專利、463專利。

結語

在Hutzler v. Bradshow案件中，地方法院針對產品性質分析了一般觀察者的資格條件、比對注意的程度與辨識能力，提供較客觀的比對觀點，又在實質相同的分析中說明了判斷重點，降低侵權分析與近似判斷的主觀性與隨意性。我國智慧財產法院在設計專利侵權訴訟的判決理由中，大都會說明是以普通消費者選購商品之觀點，綜合判斷整體外觀是否相同或近似。然而，多數判決都未針對系爭設計所應用之產品性質，進一步對於普通消費者的基本認知與辨識能力予以分析。例如：102年度民專訴字第139號判決中系爭專利是D139168號「酒架」以及D109417號「溫濕度控制器」設計專利（如圖10所示）；102年度民專訴字第45號判決中系爭專利是D139748號「咖啡濾沖器」設計專利（如圖11所示）。兩個案件的產品性質不同，普通消費者的資格、基本認知、辨識能力與比對注意程度都有很大的差異，影響設計近似範圍的認定以及設計專利的侵害判斷。

希望在新修訂的「專利侵害鑑定要點」修正草案出爐後，法院在設計專利的侵權分析中應該要進一步去分析判斷主體的資格、基本認知（知識水平）、辨識能力與比對注意程度，並以較客觀的標準綜合判斷，判決結果才可能達成社會大眾所想要的公正與公平。

圖10 三盛能源公司的「酒架」與「溫濕度控制器」設計專利

圖11 D139748設計專利與被告產品之比對圖

備註:

1. 參照Catalina Lighting, Inc. v. Lamps Plus, Inc., 295 F.3d 1277, 1286 (Fed.Cir.2002).。
2. 參照Egyptian Goddess. Inc. v. Swisa, Inc., 543 F.3d 665 (Fed.Cir.2008)。
3. 參照In Crocs, Inc. v. International Trade Commission, No. 08-1596 (Fed. Cir. Feb. 24, 2010）。
4. 參照Wing Shing Products (BVI) Co. Ltd. v. Sunbeam Products, Inc., 665 F.Supp.2d 357, 360 (S.D.N.Y.2009)。
5. 參照 Applied Arts Corp. v. Grand Rapids Metalcraft Corp., 67 F.2d 428,430 (6th Cir. 1933)。
6. 參照Spotless Enters., Inc. v. A & E Prods. Group, L.P., 294 F.Supp.2d 322, 347 (E.D.N.Y.2003)。
7. 參照Puritan-Bennett Corp. v. Penox Techs., Inc., No. IP02-0762-C-M/S, 2004 WL 866618, at *26 (S.D.Ind. Mar.2, 2004)。
8. 參照Superior Merchandise Co., Inc. v. MGI Wholesale, Inc., Nos. Civ.A. 98-3174, Civ. A. 99-3492,2000 WL 322779, at *11 (E.D. La. Mar. 27, 2000。
9. 參照Cardiac Pacemakers, Inc. v. Coratomic, Inc., 535 F. Supp. 280,286 (D. Minn.1982)。
10. 參照L.A. Gear, Inc. v. Thorn McAn Shoe Co., 988 F.2d 1117,1123.1124 (Fed. Cir. 1993)。
11. 同註6。
12. 參照Moore v. Stewart, 600 F. Supp. 655, 664 (D. Ark. 1985)
13. 參照Duncan & Miller Glass Co. v. Hazel Atlas Glass Co., 47 F. Supp. 192, 195 (D. Va. 1942)。
14. 參照Sanson Hosiery Mills, Inc. v. S.H. Kress & Co., 109 F. Supp. 383,384 (D.N.C. 1952)；Coca-Cola Co. v. Whistle Co. of Am., 20 F.2d 955, 956 (D. Del. 1927; FriedbergerAaron Mfg. Co. v. Chapin, 151 F. 264, 265 (C.C.Pa. 1907)。
15. 同註6。
16. 參照Arminak & Assocs., 501 F.3d at 1327。
17. 參照Rockport, 65 F. Supp. 2d at 192-93。
18. 參照 Superior Merch., 2000 WL 322779, at *11。
19. 參照 Physio-Control Corp. v. Medical Research Labs., No. 85 C 4973, 1988 WL 5023, at *1 (N.D. Ill. Jan. 15,1988)。
20. 參照Egyptian Goddess, 543 F.3d at 678。
21. 參照 Crocs, 598 F.3d at 1306 )。
22. 參照參照. Hutzler Mfg. Co. v. Bradshaw Int’l, Inc., 11 CIV. 7211 PGG, 2012 WL 3031150 at *1 (S.D.N.Y. July 25, 2012)。

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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