在參考最高法院在Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc.一案的決定後，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）召開全體法官聯席審查本案中，被告是否可以在專利侵權訴訟中使用延誤（laches）作為抗辯的理由。在分析後，CAFC認為，國會有意將延誤應用於專利事務，並將其編纂入35 USC §282（b）（1）專利法中。然而，CAFC提出，使用延誤抗辯時必須與Petrella案和最高法院的其他先例一致。CAFC解釋說，被控侵權人若想使用延誤來阻止專利禁令或正在進行的和解，只有在特殊情況下使用才能排除支付權利金的責任。
2003年，SCA Hygiene Products（SCA）聲稱成人尿布市場上的競爭對手First Quality Baby Products（First Quality）的Prevail® All Nites™產品侵犯了SCA相關成人尿布專利。First Quality回應，說明它在SCA專利之前，已有類似的尿布結構專利，所以SCA的專利應該無效，First Quality的產品也不構成侵權。
SCA沒有回應First Quality；相反地，2004年時SCA請求美國專利商標局（USPTO）根據First Quality專利進行複審。SCA沒有通知First Quality該項程序，而在此期間，First Quality認為SCA已經放棄了原先所做的侵權指控，繼續投資並擴大其成人尿布產品線，包括收購另一競爭對手價值數百萬美元的業務。
2007年，USPTO確認了SCA專利的有效性。2010年8月，在複審結束三年多，以及SCA最後一次與First Quality就此專利進行溝通的七年後，SCA控告First Quality專利侵權。一審中被告提出兩項論點：（1）反駁原告延誤，和（2）不公平誤導被告。一審法院批准First Quality的簡易判決（summary judgment）動議。SCA提出上訴，認為根據Petrella案的判決先例，法院應不允許被告可以採用延誤做為防衛的理由。2014年9月，CAFC駁回了SCA的主張、肯定了一審法院關於延誤的判決，但逆轉了不公平誤導的判決。SCA提出申請，請求CAFC全體法官重審，和聯邦巡迴上訴法院授予其請願書，是關於以下兩個問題：
- 鑒於Petrella一案的先例是有關著作權法上解決「延誤」的案件，CAFC於1992年在Aukerman一案中的先例定是否應被推翻？意即延誤抗辯不應適用於專利訴訟，因為專利法中規定損害賠償告訴應於發生六年內提出。
- 因為沒有法定的專利侵權訴訟的年限限制，延誤抗辯是否只可在某些情況下用於禁止整個侵權訴訟的任何損失或法院頒發禁令？
對於第一個問題，CAFC檢視以延誤抗辯的紀錄後，根據國會的立法意圖，綜合Aukerman與Petrella兩案指出，Petrella是從根本上分權考量，因為國會已經考慮到在著作權侵權訴訟的時效性，從而消除被告使用司法制度上創建延誤抗辯理由。但是，法院認為在專利法中不同的法定原則，雖然因為35 USC §286規定了在申請日算起的六年內提起訴訟的法律補救辦法，但35 USC §282又提供延誤作為救濟。因此，法院的結論是尊重國會的立法權，最高法院在Petrella一案的先例不適用專利法產生的問題。
CAFC認為著作權法和專利法侵權樣態不同，因為著作權侵權需要複製的證據，所以非故意可用為防衛手段，但是否故意（或僅是對專利的忽視）不能作為專利侵權的防衛。因此法院裁定，如果專利侵權人不知道他侵權時，使用延誤的防衛在專利案中以降低原告損害的要求是有道理的。另一方面，在著作權侵權訴訟中潛在的被告通常是知道他或她的侵權風險，並通常可以判斷自己的曝光和法律責任。因此，法院最後的裁定仍然維持延誤是一個被告可以使用的抗辯事由，以法律救濟專利侵權訴訟。
對正在延誤中延誤的應用
至於在何種程度上被告可以使用延誤來減輕對原告的損害賠償要求？CAFC重審Aukerman案、Petrella案，以及最高法院對於eBay案的判決，注意到在頒發禁令時，eBay案使用四個因素來做決定，指出一審法院應考慮案情所有重要資料（包括延誤）；決定是否發出強制令時，應理解延遲能強制禁令緩解（因為專利擁有人不會自動被授與禁令）。
根據Aukerman案、Petrella案和最高法院的1888年的Menendez等案例，法院警告說，必須認清不公平誤導的防衛和延誤的區分。被告提出不公平誤導的防衛可阻止整個訴訟，而延誤不會。因此，法院的結論是若沒有特殊情況，延誤並不使被告可免除繼續支付原告權利金或賠償的責任。
參考資料：
【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】
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| 作者： |
呂克行 |
| 現職： |
RLM&K法律事務所美國專利律師 |
| Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. |
| （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。 |
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