智慧財產法院於2008年7月1日成立，「智慧財產法院組織法」及「智慧財產案件審理法」也在同日生效。智慧財產法院組織最大的特色，除了有具備智慧財產權法學及相關技術知識的專業法官外，另配置各種技術領域專業之技術審查官，設立審判的輔助機制。

智慧財產法院目前設置9位技術審查官協助全國法官辦理專利侵權訴訟案件之技術判斷、技術資料之蒐集、分析及提供技術意見，並依法參與訴訟程序。從智慧財產法院成立迄今，技術審查官實際參與協助審判工作約18個月，在專利侵害技術分析工作方面已有若干成果。本文擬藉由若干案例簡要說明專利侵害判斷所涉及之法則，分享筆者任技術審查官的實務經驗及心得。

專利侵害判斷流程及內容簡介

經濟部智慧財產局於民國93年10月4日在網站上發布「專利侵害鑑定要點草案」，並送司法院。司法院秘書長於93年11月2日以秘台廳民一字第0930024793號函將該要點送各法院參考；臺灣高等法院嗣於93年11月8日以院信文速字第0930107665號函，將該要點送各法院提供法官參考。嗣後，在法院專利侵權民事訴訟案件中，無論是原、被告所出具之專利侵害鑑定報告，或兩造合意由法院指定鑑定機構所出具之鑑定報告，概依該要點所載之內容。

專利權之侵害判斷，涉及法律之適用及技術分析，其步驟是先界定專利權的文義範圍，再確定被控侵權物或方法之技術內容，最後判斷被控侵權物或方法是否落入專利權的文義範圍或均等範圍。智慧財產法院所屬技術審查官在進行專利侵害判斷之技術分析時，係依「專利侵害鑑定要點」下篇「專利侵害之鑑定原則」中所載之鑑定流程及內容。因專利種類之差異，發明、新型專利與新式樣專利之鑑定流程迥異，分述如下。

一、發明、新型專利鑑定流程

發明、新型專利之鑑定流程概分為兩階段：
階段一：解釋申請專利範圍，以確定專利權範圍（文義範圍）。

階段二：比對解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象（物或方法），包括解析申請專利範圍及被控侵權的待鑑定對象、比對經解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象及判斷待鑑定對象是否落入專利權範圍。

在階段二，比對及判斷解釋後之申請專利範圍與待鑑定對象包括下列步驟：

1. 解析申請專利範圍之技術特徵
2. 解析待鑑定對象之技術內容
3. 基於全要件原則（all-elements rule / all-limitations rule），判斷待鑑定對象是否符合「文義讀取」
   （1）若待鑑定對象符合「文義讀取」，且被告主張適用「逆均等論」（reverse doctrine of equivalents），應再比對待鑑定對象是否適用「逆均等論」。
   a. 若待鑑定對象適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
   b. 若待鑑定對象不適用「逆均等論」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。
   
   （2）若待鑑定對象符合「文義讀取」，而被告未主張適用「逆均等論」，應判斷待鑑定對象落入專利權（文義）範圍。
   
   （3）若待鑑定對象不符合「文義讀取」，應再比對待鑑定對象是否適用「均等論」（doctrine of equivalents）。

4. 基於全要件原則，判斷待鑑定對象是否適用「均等論」

（1）若待鑑定對象不適用「均等論」，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。

（2）若待鑑定對象適用「均等論」，且被告主張適用「禁反言」（prosecution history estoppel）或「先前技術阻卻」時，應再判斷待鑑定對象是否適用「禁反言」或「先前技術阻卻」。（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技術阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。）

a. 若待鑑定對象適用「禁反言」或「先前技術阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定對象未落入專利權範圍。
b. 若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技術阻卻」，則應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

（3）若待鑑定對象適用「均等論」，且被告未主張適用「禁反言」或「先前技術阻卻」時，應判斷待鑑定對象落入專利權（均等）範圍。

二、新式樣專利鑑定流程

1. 專利侵害之鑑定流程分為兩階段：
   （1）解釋申請專利之新式樣範圍
   （2）比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品
2. 比對解釋後申請專利之新式樣範圍與待鑑定物品包括下列步驟：
   （1）解析待鑑定物品之技藝內容
   以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，先就待鑑定物品之技藝內容進行解析，並排除功能性設計。
   （2）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣物品是否相同或近似
   以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣物品是否相同或近似。
   
   a. 如是，則進入(三)之判斷；
   b. 如否，則未落入專利權範圍。
   （3）判斷待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似 以普通消費者之水準，判斷解析後待鑑定物品與解釋後申請專利之新式樣的視覺性設計整體是否相同或近似。
   
   a. 如是，則進入(四)之判斷；
   b. 如否，則未落入專利權範圍。
   （4）若待鑑定物品與申請專利之新式樣的視覺性設計整體相同或近似，判斷使其相同或近似之部位是否包含申請專利之新式樣的新穎特微 以該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之水準，判斷待鑑定物品是否包含申請專利之新式樣的新穎特微。
   
   a. 如是，則進入(五)之判斷；
   b. 如否，則未落入專利權範圍。
   （5）若待鑑定物品包含新穎特徵，且被告主張適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」時，應再判斷待鑑定物品是否適用「禁反言」或適用「先前技藝阻卻」。（被告可擇一或一併主張適用禁反言或先前技藝阻卻，判斷時，兩者無先後順序關係。）
   
   a. 若待鑑定物品適用「禁反言」或「先前技藝阻卻」二者或其中之一，則應判斷待鑑定物品未落入專利權範圍。
   b. 若待鑑定對象不適用「禁反言」，且不適用「先前技藝阻卻」，則應判斷待鑑定物品落入專利權範圍。

專利侵害鑑定流程包含若干步驟，每一步驟均為大家耳熟能詳。專利界過往較專注於均等論，但依美國專利的審判經驗，近年來，一直有限制均等論之理論、原則的出現，這個趨勢逐漸引導美國專利界將焦點轉向「解釋申請專利範圍」。依筆者在智慧財產法任技術審查官一年多的實務操作經驗，亦深感「解釋申請專利範圍」對於專利侵權判斷結果的重要性。雖然後述案例不限於這個範圍，但或多或少有連帶關係。

一、發明、新型專利
解釋申請專利範圍是探求在申請專利當時申請人對於申請專利範圍所賦予之意義。鑑定時，解釋申請專利範圍應依專利法第56條第3項規定：「發明專利權範圍，以說明書所載之申請專利範圍為準，於解釋申請專利範圍時，並得審酌發明說明及圖式。」（新型專利為第106條第2項）。以申請專利範圍本身為基礎，參考發明說明及圖式、申請歷史檔案等內部證據及字典、教科書、工具書、專家證詞等外部證據，以系爭專利申請日當時該發明所屬技術領域中具有通常知識者之觀點確認申請專利範圍，以合理界定專利權範圍。（見專利侵害鑑定要點第30頁）。解釋時，所參酌之內部證據或外部證據均只是作為解釋申請專利範圍的輔助資料，不得作為界定申請專利範圍的依據而讀入或限縮申請專利範圍中所載之技術特徵。實務上，解釋申請專利範圍時，尚可利用美國法院判例所揭示之原則：專利權有效原則、公示原則、請求項差異原則、相同用語解釋一致性原則及請求項整體原則等。

除前述解釋申請專利範圍之主體、時間點及一般原則之外，對於請求項之結構及用語之解釋，例如請求項之前言、連接詞、藉以（whereby）子句、上位概念技術特徵、擇一形式技術特徵、不明確之非特定用語、說明書中之摘要、實施例及元件符號等，或對於特殊請求項之解釋，例如吉普森式請求項、手段或步驟功能用語請求項、製法界定產物請求項及用途請求項等，皆各有其解釋方法，礙於篇幅不另贅述。

二、新式樣專利
解釋申請專利之新式樣範圍之目的在確認申請專利之新式樣範圍及其新穎特徵，以合理界定專利權範圍。（見專利侵害鑑定要點第50頁）。解釋申請專利之新式樣範圍應依專利法第123條第2項規定：「新式樣專利權範圍，以圖面為準，並得審酌創作說明。」惟解釋申請專利之新式樣範圍係以圖面所揭露之內容為基礎，不得僅依創作說明之內容確定其專利權範圍，亦即不得將創作說明中有揭露但未揭露於圖面之設計特徵納入，而變更專利權範圍。至於新式樣物品名稱則為界定物品之基礎。

解釋申請專利之新式樣範圍時，應依該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者之觀點予以解釋。（見專利侵害鑑定要點第50頁）。比對系爭專利與被控侵權物是否相同或近似時，應以普通消費者之觀點為之。（見專利侵害鑑定要點第55頁）。該新式樣所屬技藝領域中具有通常知識者，係一虛擬之人，具有該新式樣所屬技藝領域中之通常知識及普通設計能力，而能理解、利用申請時（申請日之前，主張優先權者為優先權日之前，不包括申請日或優先權日）之先前技藝。通常知識，指該新式樣所屬技藝領域中已知的普通知識，包括習知或普遍使用的資訊以及教科書或工具書內所載之資訊，或從經驗法則所瞭解的事項。

迥異於發明、新型專利者，解釋申請專利之新式樣範圍時尚須確認新式樣專利權的新穎特徵。新穎特徵，指申請專利之新式樣對照申請前之先前技藝，具有新穎性、創作性等專利要件之創新內容，其必須是透過視覺訴求之視覺性設計，不得為功能性設計。

新式樣專利圖說之創作說明中所載之新穎特徵，係申請人主觀認知申請專利之新式樣的創新內容。解釋申請專利之新式樣範圍時，得先以創作說明中所載之內容及申請歷史檔案為基礎，依創作性審查之方式，將申請專利之新式樣與申請歷史檔案或當事人所提之先前技藝比對，客觀認定其新穎特徵。（見專利侵害鑑定要點第54頁）。

下期文章將會開始藉由案例說明專利侵權判斷所涉及的法則。