圖片來源：www.haaretz.com

美國專利案件由聯邦法院取得專屬管轄權，而聯邦法院在審理專利有效性與被控物品是否侵權之前，必須解釋專利範圍。解釋專利範圍的程序，由原、被告分別對於專利請求項的技術元件的意涵提出解釋，並提出相關證據支持所主張之解釋，最後再由法官裁定專利範圍技術元件如何解釋，即所謂「馬克曼聽證」 (Markman Hearing)程序。1996年美國最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.（註1） 乙案中，認定專利範圍之解釋屬於法律問題。既然是法律問題，表示當事人針對專利範圍解釋上訴時，上訴審法院針對法律問題可以重新審理。但是，當專利權範圍解釋程序涉及事實爭議，上訴審是否仍適用一體適用「重新審理」的標準呢？ 2015年1月美國最高法院在Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.乙案，對此一爭議做出終局決定。

解釋專利範圍是法律問題

專利範圍係由專利請求項所界定，因此解釋專利權範圍，就是定義與解釋請求項用語。1996年美國最高法院在Markman v. Westview Instruments, Inc.案件中確認有關專利請求項用語的解釋，是法院審理事項，但是並未提到上訴法院是否有權重新審理請求項範圍？在Markman之後，聯邦法院對於上訴法院審理範圍就出現分歧。因為Markman案判決之前，在1987年Perni Am. V. Papter Conversting（註2） 乙案中，聯邦法院認為有時專利範圍解釋的背後並非法律問題，而是牽涉事實之認定，因此，上訴法院就所有專利項解釋爭議之審理，應該區別雙方的爭議是事實問題，還是法律問題。

1996年Markman判決後，1998年Cybor Corp. v. FAS Technologies, Inc.（註3）乙案，聯邦巡迴法院召開全院聯席會，討論上訴審的審理標準，認為上訴審對於有關專利範圍解釋，應該一體適用重新審理(de novo)的標準，而否認上訴法院審理解釋專利範圍爭議時，有區分法律與事實爭議之必要性。
Cybor案件做出15年後，2013年美國聯邦巡迴上訴法院在Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp.乙案中，對於是否維持Cybor的見解提出討論。

Lighting Ballast見解

2013年美國聯邦巡迴上訴法院對Lighting Ballast案進行審查，在Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp. 乙案中，原告Universal Lighting Technologies(ULT)主張被告侵犯侵害美國專利5436529，該專利揭露有關用於熒光燈電子電路(electronic circuit)。在一審判決中，聯邦地方法院認定「電壓來源裝置」(voltage source means)用語，不是專利法第112條第6段所指的「手段功能性」(means plus function)限制，而是指相對應的結構（註4）。

被告針對地方法院對於claim constructions的解釋上訴，並主張「電壓來源裝置」是一個「裝置加功能的限制」(means plus function limitation)，因此，依據說明書內容，需要有一個相對應結構。聯邦巡迴法院受理被告上訴，並以“without deference” 上訴審不受一審判決拒束之審理標準，重新審理地方法院判決並撤銷原判，改而認定專利用語「電壓來源裝置」的確具有「裝置加功能」的限制，並且需要揭露相對應結構。上訴審並以本案說明書內容因為無法找到相對應結構，而判定專利用語缺乏明確性所以無效（註5）。

原告認為上訴結果，與聯邦巡迴法院的判決前例有不一致的情況，因此要求聯邦巡迴法院召開全院聯席並統一見解。在全案聯席會的聽證會中（註6），聯邦巡迴法院針對地方法院所確認專利範圍解釋，上訴法院應採取何種程度的審查基準進行討論。聽證會針對上訴法院的審理基準，主要斟酌以下3個問題：(1)法院是否可以推翻Cybor案所建立的標準，即是否所有專利範圍解釋的問題都可以被重新審理？ (2)是否不管哪方面的問題，法院都應該受地院對於專利範圍解釋的拘束？ (3)是否只有某一方面問題，地方法院的判斷才應該被遵從？

除了原被告雙方當事人對於上訴審審理範圍提出論點外，法院收到了補充簡報，包括Google、Microsoft、American Bar Association、American Intellectual Property Law Association等其他38個顧問意見與權威人士之表述，法院把這些單位的意見，摘要分成三類：第一類認為Cybor案所建立的標準並不正確，應該完全被推翻。第二類主張，重新審查(de novo)與遵從審查(with deference review)應該結合使用。第三類則認為Cybor案應作為專利範圍解釋之上訴審理標準，不可被推翻。

第一類見解不認同Cybor案的標準，且支持Lighting Ballast案的見解。這一類意見認為Cybor乙案誤解最高法院在Markman案的意涵，該見解強調最高法院在Markman乙案的判決，所提到「專利範圍解釋是法律問題」，是用來區別「專利權範圍究竟是由法官或是陪審團來決定」，並非用來解釋上訴審查密度。因此，第一種見解認為依照聯邦民事訴訟規則，上訴審應遵從下級審在審判時的事實發現，而不應任意重新審理在下級審所發現的事實。針對專利範圍解釋的上訴案件，上級法院應該尊重地方法院對於事實發現，並遵守下級法院對於事實認定。

第二類見解，強調重新審查與遵循審理應該混合使用，也就是有關專利範圍解釋涉及事實部分應該遵循一審判斷，但是整個專利範圍之解釋仍以法律問題作審查。

第三類則反對廢棄Cybor案的標準，理由主要是認為Markman案所建立的重新審理的標準合理且正確。最高法院已經明確在Markman乙案中，指出專利範圍解釋是單純法律問題，並無任何理由支持這15年來適用的標準需要被改變。因此，第三類意見，認為上訴法院審理專利範圍解釋之爭議時，應以重新審理的標準來進行。

針對這三種不同觀點，聯邦巡迴法院由Markman案、國會立法政策和遵循先例的原則的角度出發，發現自1996年以來一直，多數聯邦法院維持Cybor案所建立的上訴審理標準，亦即國會與司法對於此一標準並無不同之意見。法院強調遵循先例是以法治國的基石，基於這個原則，聯邦巡迴法院可以藉由歷史來回顧審判，做出判決。因此，聯邦巡迴法院決定不能背離Cybor案所建立關於上訴審對於地院的專利範圍解釋的審查基準，也就是解釋專利範圍的爭議是法律爭議，上訴審應全部採重新審查標準。巡迴法院的論理包括：(1)採Cybor符合遵循先例的一致性和保障判決穩定性；(2)無法找到令人信服的觀點來改變Cybor案的標準；(3)專利範圍解釋為法律問題，不會僅因為一些外在證據的考慮轉變為事實問題。

2014年2月，美國聯邦巡迴法院對Lighting Ballast案，以全院聯席確認上訴審對於下級審攸關專利範圍之解釋的爭議，可以重新審理。但是關於上訴審理標準的爭議並未因此而平息。一年後，2015年美國最高法院在Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.推翻了全院聯席見解，認為上訴審對於專利範圍解釋並非所有爭議都可以重新審理，涉及事實面，應該採取明顯錯誤的審理標準。

Teva Pharmaceuticals USA, Inc. v. Sandoz, Inc.案件背景

「山德士」（Sandoz）公司和邁蘭（Mylan）製藥公司一起向美國食品和藥物管理局（FDA）提出學名藥克帕松(Copaxone)的簡化新藥申請（ANDA）生產與上市之許可。Copaxone用於治療多發性硬化症，美國Teva製藥公司是Copaxone原廠藥的生產商，因而起訴Sandoz和Mylan公司。Teva使用兩種不同類型請求項，其基於不同分子量(molecular weight )的方法區分分子聚合物。被告Sandoz認為molecular weight有不同的解釋，而主張請求項欠缺明確性。原審聯邦地方法院認為Teva的專家意見較可信，因此認定分子量(molecular weight)沒有不同解釋方法，並認為請求項並無欠缺明確性之問題，並判定被告侵權成立。Sandoz針對分子量是否有其他解釋方法進行上訴，上訴法院對於請求項解釋重新審理，最後認定Sandoz的專家所提出的意見較可信，採納Sandoz專家意見，認為molecular weight確實有其他的解釋方法，而認定本案請求項欠缺明確。

本案原告Teva不服，以上訴法院採取錯誤審理標準推翻下級法院所認定事實為由，上訴至最高法院。

Teva案的法律爭議

在Teva案，最高法院主要針對上訴法院對於審理地方法院解釋專利範圍的審查標準有二大爭議。其一，是否所有情況可以要求上訴從新審理？其二，重新審理是否具備有一定條件？

法院認為，基於聯邦民事訴訟法第52(a)(6)條規定，聯邦上訴法院推翻下級法院所發現的事實的條件，必須是下級法院所發現的事實有(clearly erroneous.)「明顯的錯誤」。聯邦民事訴訟法第52(a)(6)條規定所建立的標準並無意外。最高法院認為Markman乙案並未創設52(a)(6)的例外，因此52(a)(6)對於專利範圍解釋的爭議仍有適用。

在Teva案，最高法院基本上是採取Lighting Ballast案的第二種見解，最高法院認為上訴審對於地方法院就專利範圍解釋過程中，地方法院對於技術性用語的法律評價，上訴審可以重新審理，但如果涉及事實判斷則應該適用明顯錯誤的審理基準。究竟何種屬於法律評價？何種屬於事實判斷？最高法院特別在案件舉例說明。例如，在解釋專利範圍時，引用內在證據解釋請求項的意義，包括詮釋專利說明書內用語，以及調查專利審查過程中的文件，來對於專利請求項進行解釋，都涉及法律判斷。然而，法院如果引用外在證據來解釋專利請求項的意涵，例如，調查專家意見針對技術用語解釋，則屬於事實的認定，則應該適用明顯的錯誤的審查基準。

最後，Teva法院認為Markman案所建立的標準並未被廢棄，專利請求項的解釋如同契約條款的解釋，是法律的問題。然而，如同契約解釋的情況，當專利請求項的用語涉及專業術語，因為求諸於專家意見，就有事實的爭議，此時應該適用聯邦民事訴訟法第52(a)(6)項規定，應採取明顯錯誤的審查基準。反之，如果是對於專利請求項的文字解釋、或是對於說明書解讀、或是對於審查過程中，申請人與專利審查員的對話的解讀，都屬於法律判斷，則應適用重新審理原則。

備註

1. Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370 (1996)
2. 832 F. 2d 581
3. 138 F. 3d 1448
4. Lighting Ballast Control LLC v. Philips Elecs. N. Am., No. 7:09-CV-29-0, 2010 WL 4946343, at *10 (N.D. Tex. Dec. 2, 2010).
5. Lighting Ballast Control LLC v. Philips Elecs. N. Am. Corp., 498 Fed. App’x 986, 992 (Fed. Cir. 2013)
6. Lighting Ballast Control LLC v. Philips Electronics North America Corp., 744 F.3d 1272, 1276 (Fed.Cir. 2014) (en banc)）。

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們