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美國商標審理暨訴願委員會決定之「爭點效」:
美國2015年B&B v. Hargis案
楊智傑/雲林科技大學 科技法律研究所 副教授
2015.05.20
美國法院一般講的爭點效,意指一個法院之前在雙方當事人已經處理過的爭議,就已經是永久定案,之後不可以再度在訴訟中爭執該爭點。美國2015年B&B v. Hargis案判決結果告訴我們,在商標申請註冊階段,對於「混淆誤認之虞」的爭執,必須堅持到底,倘若對商標審理暨訴願會(TTAB)之決定,自行放棄上訴機會,以為不註冊沒關係,但實際上,未來在商標侵權訴訟中,法院會認為TTAB的決定,已經具有爭點效,因而認為在訴訟中不必再討論是否構成混淆誤認之虞。

「商標註冊階段」與「商標侵權階段」的「混淆誤認之虞」

在美國商標法15 U.S.C. §1052(d)規定,商標註冊時,若與他人註冊在先的商標或先使用的商標,使用於申請人之商品或連結到申請人之商品上,會造成混淆、錯誤或欺騙者,將不准予註冊(註1)。

另外,商標法15 U. S. C. §1114(1)(a)與§1125(a)(1)(A)規定,在是否構成商標侵權的判斷上,若他人所使用之商標,與商標權人之商標太過近似,而可能構成混淆、或錯誤、欺騙者,可構成商標侵權(註2)。

在商標「註冊階段」與「侵權階段」,均會判斷二商標是否構成混淆誤認之虞。而商標註冊階段,若美國專利商標局之准予註冊之決定不服者,可至美國商標審理暨訴願委員會異議;而商標侵權的判斷,則由聯邦法院審理。因此,此二階段的認定機關並不相同。

2015年美國最高法院B&B v. Hargis案

B&B 公司和Hargis公司,兩家都是金屬扣件的製造商。B&B為航太工業製造金屬扣件,而Hargis為建築業製造金屬扣件。雖然航太業與建築業看似差異很大,但是兩邊的工程師,都喜歡將東西封(seal)緊(tightly)。因此,這兩家公司都希望使用暗示性商標(註3)。

1993年,B&B公司向美國專利商標局註冊「SEALTIGHT」商標,指定使用於航太工業中的具螺紋或不具螺紋的金屬扣件,以及其他相關金屬零件。

Sealtight
圖片來源:http://www.sealtightsolution.com/

1996年時,Hargis公司向美國專利商標局申請註冊「SEALTITE」,指定使用於製造金屬和鋼架建築的自我穿刺或自我鑽孔的金屬螺絲。但B&B公司反對Hargis的申請,認為雖然二家公司銷售不同的商品,但SEALTITE商標仍與SEALTIGHT商標構成近似而有混淆誤認之虞(註4)。

SEALTITE-LOGOforwebsite
圖片來源:http://sealtite.com/

2002年時,美國專利商標局於公報上公告核准SEALTITE商標之註冊。B&B公司立即向當時的商標審理暨訴願委員會(Trademark Trial and Appeal Board ,簡稱TTAB)提出異議(opposition),主張SEALTITE商標與自己擁有的SEALTIGHT商標構成近似,而有混淆誤認之虞。B&B主張,兩家公司都有線上網站、最大的金屬扣件經銷商同時販賣兩家的產品、消費者有時在訂購時會說錯公司名稱。而Hargis反駁,認為兩家公司對不同的消費者、在不同的使用、透過不同的經銷管道、銷售不同的產品註5

商標審理暨訴願委員會引用了幾個判斷商標混淆誤認之餘的「杜邦案因素」(DuPont factors註6,認定B&B主張有理。訴願會綜合考量各種因素,包括,(1)SEALTIGHT 商標並不著名,(2)二商標指定使用之產品類別並不相同,(3)二商標圖樣高度近似,(4)消費者有時會發生混淆誤認情形。訴願會指出,混淆誤認之餘判斷時最重要的關鍵因素,就是商標圖樣的近似程度,以及產品類別的類似程度。最後,訴願會認為,Hargis的SEALTITE商標與B&B的SEALTIGHT會構成混淆誤認,而不應准予註冊。對於此結果,Hargis雖然有權向聯邦巡迴上訴法院或地區法院提出訴訟,但其卻放棄此救濟(註7)。

TTAB對混淆誤認之虞之判斷是否排除了地區法院侵權時之判斷?

除了商標註冊之爭議外,B&B公司在同一段時期,也早已對Hargis公司提出商標侵權訴訟。在聯邦地區法院尚未判斷二商標是否構成混淆誤認之餘前,商標審理暨訴願委員會即作出了上述決定。因而,B&B公司向地區法院主張,Hargis公司在此侵權訴訟中,不可再爭執「不構成混淆誤認」,因為商標審理暨訴願委員會之決定,已經具有「爭點排除效果」(preclusive effect),類似我們台灣講的「爭點效」。

但地區法院並不同意,因為其認為商標審理暨訴願委員會並非美國憲法第3條所指的法院(Article III court),故法院無庸受其拘束。而後來地區法院的陪審團作出裁決,認定二商標並不構成混淆誤認之餘,亦即判決Hargis勝訴(註8)。

B&B公司對此判決不服,向第八巡迴上訴法院提起上訴。第八巡迴法院認為,行政部門的決定,有時可能具有爭點效(issue preclusion),但基於下述三理由,仍認為在本案中,地區法院不需要接受商標審理暨訴願委員會之認定:
1.商標審理暨訴願委員會在判斷混淆誤認之餘之因素,與第八巡迴法院所使用之因素不同;
2. 商標審理暨訴願委員會太過強調二商標圖樣之外觀與讀音近似;
3.在商標審理暨訴願委員會程序中,Hargis公司負擔舉證責任;但在地區法院訴訟程序中,由B&B公司負擔舉證責任(註9)。

行政機關的決定在民事訴訟中也有爭點效

到底行政機關之決定,是否可以對法院產生「爭點效」?最高法院認為答案為肯定。

美國法院一般講的爭點效,大概是說,一個法院之前在雙方當事人已經處理過的爭議,就已經是永久定案,之後不可以再度在訴訟中爭執該爭點。但是,爭點效仍然有其例外,在美國判決法重述(第二版)Restatement (Second))第27條對於爭點效之一般要件已有明確規定。其規定:「當一個事實或法律爭點,已經過真的訴訟,且由有效或終局的判決所決定,且該決定為該判決之必要部分,則該決定在後續雙方當事人間的訴訟中,均已為定論,不論後續訴訟的主張是否相同。註10

但是,最高法院指出,從過去最高法院的判決,以及此一《判決法重述(第二版)》中,均沒有限制,此一爭點效適用上,必須是在前後二個法院之間。所以,就算是一法院與一行政機關面對同一爭點,仍然適用爭點效。

最高法院在1991年的Astoria案中曾經指出,當國會授權行政機關處理特定爭議,且國會立法時就期待爭點效原則可適用時,則法院可接受行政機關之決定,除非立法目的來看很明顯(evident)不希望如此(註11)。最高法院認為,過去法院一直以來所持的立場就是,若一行政機關乃執行司法部門的權限,解決事實之爭議,且已提供雙方當事人適當的訴訟機會,則法院可無庸遲疑地適用「既判力」(res judicata)原則註12

國會無明顯理由希望拒絕適用爭點效

前述1991年Astoria案所建立之標準提及,如果一般爭點效適用的要件都具備,僅在國會有明顯理由希望拒絕適用爭點效,才可以拒絕適用爭點效。那麼,在商標法中,是否有明顯證據想禁止爭點效?最高法院認為,不論從商標法的法條文字或法條結構來看,答案為否定(註13)。

有人或許認為,對於商標審理暨訴願委員會之決定,可以後續向地區法院提起訴訟,並要求重新審理(de novo),因而認為,若是商標審理暨訴願委員會之決定,並沒有經過後續訴訟就確定,不應該賦予其爭點效。但最高法院認為,一當事人自己放棄對前一法院決定提出後續救濟,即便後續救濟採取重新審理,但既然放棄了此救濟機會而使該判決確定,仍然會使該判決具有爭點效,會拘束後面的法院判決(註14)。

本案與1991年的Astoria案相比,有所不同。在Astoria案中,原告先到行政機關主張受到歧視,走完行政機關程序後,繼而對行政機關決定提出後續訴訟。由於提起訴訟的前提,必須先走完前面的行政程序。當時最高法院指出,從法條的結構來看,既然可以對該行政機關決定提起後續行政訴訟,則在針對該行政決定是否正確之後續訴訟中,不可賦予該行政決定爭點效。可是與本案不同,註冊商標之程序並非提起商標侵權訴訟的前提,而是判斷二種不同權利的不同程序。這二種程序並非同一套救濟流程中的先後程序(註15)。

混淆誤認之虞的判斷

第八巡迴法院認為,商標審理暨訴願委員會在對商標註冊時所為的混淆誤認之虞的判斷,與地區法院在審理是否構成商標侵權的混淆誤認之虞判斷,兩者雖然相似,但並不完全相同,所以,認為商標審理暨訴願委員會之決定不具有爭點效。但是,最高法院卻認為,在註冊階段與侵權階段所採取的混淆誤認之虞判斷的標準,兩者皆一樣(註16)。

二者所採取的實質標準相同

雖然商標註冊階段的混淆誤認之虞,以及商標侵權階段的混淆誤認之虞,規定在不同的法條,但最高法院認為,其所採取的判斷標準,卻一模一樣。其提出三項理由。

1.二者在法條上所使用的文字本質上是一樣的。
2.美國國會在商標法好幾個條文所使用的「混淆誤認之虞」(likelihood-of-confusion)這個詞,從1881年以來就是商標註冊的核心。所以其內涵應該一樣。
3.聯邦地區法院在商標侵權訴訟中,和商標註冊爭議而上訴來的案件中,均有權取消商標註冊。同一個地區法院的法官,同樣的「混淆誤認之虞」的文字,不可能採取不同的標準(註17)。

「所註冊之商標」與「實際使用之商標」實質相同

Hargis認為,商標註冊與商標侵權的混淆誤認,在法條上的確有些許文字不同。在商標註冊的15 U. S. C. §1052(d)中,提到商標圖樣是否「近似」(resemble),而侵權的判斷上,在§1114(1),則著重在商標的「商業使用」(use in commerce)。最高法院認為,之所以會有文字上的些許差異,因為在註冊階段,判斷是否混淆誤認,往往僅以申請註冊的商標圖樣作比對,而不涉及實際使用的情形(註18)。

最高法院認為,商標審理暨訴願委員會在處理商標註冊時,雖然所思考的使用情形,與地區法院所思考的實際商業使用情形,並不相同,但並不代表他們二者採取不同的標準。

如果在一案例中,商標權人所註冊的商標與實際使用的商標是一樣的,那麼,商標審理暨訴願委員會所為之混淆誤認之虞的判斷,就與地區法院在侵權案件中所為的判斷,是一樣的。反之,若商標權人所註冊之商標與實際使用之商標不同,則二個階段所為的商標混淆誤認之虞的判斷,就有所不同;此時,商標審理暨訴願委員會所為的判斷,對地區法院就不具備爭點效註19

不過,所註冊商標與實際使用之商標,倘若只有一點點不同,這樣並不會使爭議點不同,而排除爭點效(註20)。

第八巡迴法院判決認為,由於商標審理暨訴願委員會太過重視商標之外觀近似與讀音近似,所以對地區法院不具爭點效。最高法院認為,這是錯誤的看法。如果商標審理暨訴願委員會在判斷混淆誤認之虞,對某些因素仰賴過多,而出現錯誤,那麼當事人應該對該決定,尋求司法救濟。並不因為實際上商標審理暨訴願委員會的判斷可能偏頗,就一概認為不適用爭點效(註21)。

訴願審理程序與訴訟程序相近

其次,Hargis主張,商標審理暨訴願委員會的程序,與地區法院所採取的程序有所不同,因而不應適用爭點效。但最高法院認為,二者程序的確不同,但並不必然排除爭點效的適用。最高法院認為,不應把焦點放在二者程序是否不同,而應探究的是,前者之程序,是否有根本地缺乏、草率、不公平(fundamentally poor, cursory, or unfair)(註22)。

最高法院認為,此案中,並沒有理由去質疑商標審理暨訴願委員會在通案上,其程序的品質、深度或公平性有問題。其大部分的程序,與聯邦法院的審理程序相同。例如,雖然商標審理暨訴願委員會的事證開示程序(discovery),沒有比起法院程序來得窄,但那是因為註冊階段不太需要去討論實際使用的問題,但基本上,商標審理暨訴願委員會一樣是適用聯邦民事訴訟程序規則(Federal Rule of Civil Procedure)第26條之規定。當然,在某些特定議題、特定案例中,審理暨訴願委員會之程序的確有所不足,例如,當事人想要提出實質證據時,該程序並不允許其提出(該程序原則上採書面審理);或者當事人想要當面作證實,該程序也不允許(該程序僅能提出書面證詞)。不過,《判決法重述(第二版)》第28條,已經考量到這些少數情況下,能充分證明該程序不公平時,即可排除爭點效之適用(註23)。

第八巡迴法院提到,雙方在不同程序中所負舉證責任不同。但這點也錯誤,事實上,是B&B在異議程序中反對Hargis的註冊,其負有舉證責任;同樣地,在侵權訴訟中,B&B主張Hargis侵權,也負有舉證責任(註24)。

註冊階段異議所涉及之利益很重要

Hargis 主張,註冊階段的利益,比起侵權階段的利益來得小,應該不該承認商標審理暨訴願委員會的爭點效。《判決法重述(第二版)》第28條規定,如果第一個爭訟相對於第二件爭訟,其系爭利益太小,適用爭點效將明顯不公平時,可拒絕適用(註25)。

最高法院認為,商標註冊爭執的利益,是重要的。申請註冊商標後,若有人提出異議,雙方都會嚴肅地看待該爭議。因為商標若能夠註冊,本身就可推定該註冊商標之有效性(註26),且若註冊達五年,就不再會被挑戰(註27)。
就是因為商標註冊的重要性,國會才對商標審理暨訴願會之決定提供後續的救濟管道,且規定地區法院可對該決定重新自為審理。綜合來說,商標之註冊附隨著許多重要權利,且也有後續的救濟審查,就可知商標註冊之決定本身利益重要,因而該決定有爭點效之適用(註28)。

判決結論

最後,最高法院撤銷第八巡迴法院判決,發回重審,並要求採取下述標準:只要爭點效的一般要件均具備,則商標審理暨訴願委員會所判斷的商標圖樣,與地區法院侵權訴訟中判斷的商標圖樣實質相同(materially the same as),就應適用爭點效(註29)。

一個新的商標,在申請註冊階段,要判斷是否與其他先註冊商標構成「混淆誤認之虞」;就算這個商標不註冊,仍然可以直接使用。本案判決結果告訴我們,在美國,在商標申請註冊階段,對於「混淆誤認之虞」的爭執,必須堅持到底,倘若對商標審理暨訴願會之決定,自行放棄上訴機會,以為不註冊沒關係,但實際上,未來在商標侵權訴訟中,法院會認為TTAB的決定,已經具有爭點效,因而認為在訴訟中不必再討論是否構成混淆誤認之虞。

 

備註

  1. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. 1293, 1300 (2015)
  2. Id. at 1301.
  3. Id. at 1301.
  4. Id. at 1301.
  5. Id. at 1301-02.
  6. 陳宏杰,從歐美商標審查實務觀點看混淆誤認之餘參酌因素的運用,智慧財產權月刊,第139期,頁7,2010年7月。
  7. Id. at 1302.
  8. Id. at 1302.
  9. Id. at 1302.
  10. Restatement (Second) of Judgments §27, p. 250 (1980).
  11. Astoria Fed. Sav. & Loan Assn. v. Solimino, 501 U. S. 104, 108 (1991).
  12. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. at 1303.
  13. Id. at 1305.
  14. Id. at 1305.
  15. Id. at 1305-06.
  16. Id. at 1306.
  17. Id. at 1307.
  18. Id. at 1307-08.
  19. Id. at 1308.
  20. Id. at 1308.
  21. Id. at 1308.
  22. Id. at 1309.
  23. Id. at 1309.
  24. Id. at 1309.
  25. Id. at 1309-10.
  26. 15 U. S. C. §1057(b).
  27. 15 U. S. C. §1065
  28. B&B v. Hargis, 135 S.Ct. at 1310.
  29. Id. at 1310.

 

 
作者: 楊智傑
現任: 雲林科技大學科技法律所 副教授
經歷: 真理大學法律系助理教授
真理大學法律系副教授
學歷: 台灣大學法律系
中央大學產業經濟所碩士
台灣大學法學博士
專長: 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

 


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