商標保護最主要的要件，即申請標誌必須具備識別性。而標誌識別性的取得，分為先天識別性或後天識別性。獨創性、任意性、暗示性商標具備先天識別性。描述性商標因不具先天識別性，必須透過取得第二重意義，也就是後天識別性，而可以註冊為商標。以文字商標而言，依照識別性理論，可以分類為獨創性、任意性、暗示性、描述性商標，然而此一理論，是否適用知名著作物的圖像與名稱？以下將以Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc.乙案分析著名著作物以商標保護之限制。

1930年代，Max Fleischer開發一系列貝蒂(Betty Boop)的卡通人物，並由Fleischer將貝蒂圖像授權於玩具、娃娃及其他等商品。後來，Fleischer Studio公司將貝蒂角色的權利出售予第三方，並於1946年將公司解散。1970年代，Fleischer家族成立新的Fleischer工作室，新公司購回Betty Boop之智慧財產權，並將貝蒂圖像用於公司銷售的玩具、娃娃和Fleischer所銷售的其他商品。另一方面，A.V.E.L.A也是貝蒂圖像、名稱的商品的授權人，包括授權海報、玩偶及服飾製造商，使用貝蒂名稱和老式電影海報得到的圖像。2006年，Fleischer向加州中部地方起訴 AVELA未經Fleischer同意，使用貝蒂的名字和BETTY BOOP角色之圖像，侵害著作權和商標，並請求侵害著作與商標權之損害賠償（註1）。

圖一、最早出現的Betty Boop 作品 (1930)，創作人為Max Fleische。

圖片來源：http://luxuryactivist.com

聯邦地方法院判決

關於商標權侵害爭議，聯邦地方法院判決原告Fleischer Studios 敗訴，認為被告A.V.E.L.A. 使用卡通人物Betty Boop 的名稱及圖案於各種不同商品上，並未構成侵害Fleischer Studios商標權。法院認為Fleischer Studios若要主張Betty Boop 文字或圖像商標之保護，須證明具有文字與圖像商標權、被告侵害商標權並造成消費者之混淆誤認。

地方法院於2009年駁回原告簡易判決聲請，其理由有三：(1).Fleischer Studios欠缺有效之Betty Boop卡通角色之商標權與著作權；(2)原告雖已經註冊 Betty Boop的文字商標，但是該文字商標欠缺先天與後天識別性，且註冊文字商標，在權利更迭數次後，並無法指示單一來源；(3)被告並未將Betty Boop文字當作商標；(4)未證明被告使用此文字商標可能造成混淆誤認。

就文字商標部分，法院認為被告在明信片使用Betty Boop文字商標，並非為商標使用，而是一種「美學功能」使用或是一種合理使用，而法院認為商標法並不保護功能性特徵，因此可以產品功能特徵抄襲，所以並非在消費者區別商品來源，而是利用Betty Boop作為裝飾功能，提高消費者購買。（註2）而Betty Boop圖像上使用Betty Boop文字，就是描述Betty Boop角色名稱，所以認為應構成描述性之善意使用。

針對Betty Boop的圖像商標，法院認為Fleischer Studios 並未註冊圖像商標，雖原告可以主張doctrine of equivalent (相當原則)，即侵害文字商標與圖像商標意義相當，因此侵害文字商標同時構成侵害圖像商標。雖然法院也認為圖像本身代表角色，文字商標代表角色名稱，兩者實質近似。但法院認為原告並未證明被告使用係商標使用。

第一次聯邦第九巡迴上訴法院針對圖形商標之意見

2011年，第一次第九巡迴法院支持地院駁回原告商標權侵權主張(Fleischer I)（註3），認為A.V.E.L.A. 使用卡通人物Betty Boop 的名稱及圖形在各種不同商品上未侵害Fleischer Studios 的商標權，因為 A.V.E.L.A. 並不是把Betty Boop名稱當作商標在使用，而是當成一種美學功能商品。

換句話說，名稱和角色圖案並沒有用來指示A.V.E.L.A.的商品來源，他們只是藝術功能的元素，讓A.V.E.L.A.的商品更吸引消費者購買，與指示來源無關。法院另外分析，如果同意Fleischer Studios用Betty Boop可以用商標權保護，將可以排除著作權保護時間限制。然而這個顧慮很薄弱，因為只有當著作物具有指示來源的功能，商標保護才能應用在著作物上。

第二次第九巡迴上訴法院之修正意見

針對第九巡迴法院的意第一次意見，Fleischer Studios 請求覆審及全院聯席審查後，撤銷第九巡迴上訴法院原先第一次的意見（註4）。針對商標部分分析，並強調Betty Boop角色圖案的保護，應判斷Betty Boop是否有足夠的第二重意義，以合乎商標法的目的。

第九法巡迴上訴院假定角色圖案，應該被認為具有描述性而非具有先天識別性的商標。因此，法院認為Fleischer必須證明商標之第二重意義，才可以主張商標權保護。第九巡迴上訴法院，並沒有解釋為何假設角色圖像為描述性商標之理由，但由於Fleischer Studios 在地方法院時也沒有主張先天識別性，僅主張從1972年起，就把圖案使用在商品上，因此普通法(common law trademark)的商標權因而產生。但實際上，一個知名角色像是Betty Boop圖像，基本上不太可能具有先天識別性，因為當消費者第一次看到商品上Betty Boop的圖案，並不會立刻與商品的來源產生聯想，相反的，消費者只會認為此圖案有美化商品的功能，如果為了讓消費者知道有此圖案的商品為同一來源，則商品的多次曝光是必要的。過去，最高法院在Wal-Mart Store的案子（註5）中，也主張商品設計不具有先天識別性。

Fleischer Studios 並沒有提供足夠的證據來證明第二重意義，因此無法證明商標有效。儘管Betty Boop已註冊為文字商標，第九法院拒絕Fleischer Studios所提供的證據，認為此註冊僅為推定有效，並無法證明使用於商品。在評估識別性的階段，第九巡迴上訴法院並未討論文字商標具有先天識別性的可能性，但是法院卻考慮文字商標是否缺乏第二重意義。由於，Betty Boop作品的著作權經過多次產權移轉，已經有許多第三方由不同來源握有Bettey Boop 著作權。另外，法院認為作為主張第三方著作權的擁有者，也不會排除第二重意義的判斷之重要性。特別是，當市場上太多人的商品使用Betty Boop圖案，消費者對誰擁有此圖案產生困惑，因此，消費者很難由Betty Boop圖案判斷商品的來源，除非Betty Boop已有第二重意義，使消費者可以判斷商品來源。

延伸討論：第九巡迴上訴法院有關商品法之案例

實務界人士認為Fleischer 一案中的第二次修正意見，將使第九巡迴上訴法院的商品法處於未確定狀態，因為並未明確釐清美學功能性的理論是否適用本案？

在International Order of Job’s Daughters v. Lindeburg &Co.,（註6）一案中， 第九巡迴上訴法院認為一個友好組織的名稱及表示階級、團體成員身分用的佩章、衣飾等，並未註冊商標，未經授權而將其名稱或標誌使用在珠寶或銷售目錄上的行為，並不會構成商標不侵權。因為，名稱與標誌，都沒有作為商標功能，而是當作珠寶的藝術元素功能，商品化是基於固有價值，而非指示來源或贊助商，所以基於功能性理論，廠商確實可以抄襲這種名稱與標幟。

第九巡迴上訴法院判決Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises. Inc., （註7）一案，則否決原告主張「LV標誌僅具有功能性，因為只是用來吸引消費者」，法院藉不熟悉Vuitton的假設性顧客來區別品牌認定的吸引和設計本身的吸引：假設一組完全沒聽過LV的消費者，在選擇Vuitton的商品和用其他材料所做的相似商品時，消費者會選擇LV的商品還是基於裝飾的功能性而選擇LV商品？或是LV的標誌增加對消費者的吸引力，是因為Vuitton 商品所代表的品質，或是因為Vuitton商品為真皮的名聲？那麼，如果消費者選擇LV的Logo是因為代表品質與名聲，那麼符合商標立法，該Logo指示商品來源，因此需受保護。

因此，如果原告提供的證據可顯示，消費者被Betty Boop 圖案吸引，倒底是因為此圖案天生的吸引力？還是有其他原因，如果消費者發現這個圖案吸引人，不僅因為他很可愛或是天生討人喜歡，也因為此圖案與卡通或作者的其他作品有關聯，那麼，此「關聯」會被當作指示來源或贊助商，因而成為商標的使用？但是在本案第九巡迴上訴法院並未解決此一關鍵的區別。

第二重意義的問題與商標註冊

第二個Fleischer 意見顯示，對於商標法保護有名的角色名稱和圖案，第二重意義可能是一個重大的障礙，尤其是當這些角色在著作權上有很長遠的歷史，要建立消費者的認知，即使消費者在看到這些角色出現在商品上時，具有指示來源的功能，而不是僅作為某位作者有名作品是有難度的。

因此，為了突破第二重意義之問題，以商標註冊對於那些尋求建立商標權在角色名稱及圖樣，具有特別價值。因為即使沒有足夠商標第二重意義的證據，也就是後天識別性之證據，被註冊的商標將使商標局必須接受5年的基本排他權及持續使用當作推定識別性的證據，從而此標誌最終為無可爭辯，因此不會受到欠缺第二重意義的挑戰。當然，註冊標誌的所有人，仍然必須證明商標侵權之被告，有混淆或淡化商標的可能性，來對抗未授權的使用者。

美國、台灣認定大不同

所謂「獨創性」商標，係指商標圖樣係運用智慧獨創所得，而非沿用既有之辭彙或事物者，被視為具有先天識別性商標。例如「PANASONIC」、「SONY」指定使用於電視、收錄音機等商品；「Kodak」指定使用於軟片等商品；「捷安特」指定使用於腳踏車商品。而著名的Miss Wu商標，由旅美吳季剛服裝設計師在台申請商標，因為Miss Wu具備描述性，有如吳小姐，因而在第一次申請時，被智慧財產局駁回申請，直至後來證明第二重意義以後，再度申請方取得商標（註8）。

那麼著作人創作之具有原創性著作物，是否可以也如「獨創性」商標一般，具備先天識別性？顯然，當著名著作物如果一開始出現在大眾面前並未與產品掛勾，而是著作物與作者產生連結，因此就有欠缺識別性問題，但並不影響其在美國申請商標權註冊，因為只要是intent to use（意圖使用）就可以取得註冊，無須一開始就證明第二重意義，所以並不影響註冊，但是註冊權人進行商標訴訟時仍有必要證明描述性商標具有第二重意義。但是，同樣問題在我國則有不同的結果，因為商標必須先具備先天識別性或後天識別性，因此著名著作物勢必先取得後天識別性，才能註冊。

備註

1. FLEISCHER STUDIOS, INC., v. A.V.E.L.A. INC., 772 F.Supp.2d 1155 (2009)
2. The original text states that it“does not prevent a person from copying so-called‘functional’ features of a product which constitute the actual benefit that the consumer wishes to purchase, as distinguished from anassurance that a particular entity made, sponsored, or endorsed aproduct.”
3. Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 636 F.3d 1115 (9th Cir. 2011)
4. Fleischer Studios, Inc. v. A.V.E.L.A., Inc., 654 F.3d 958 (9thCir. 2011)
5.  Wal-Mart Stores, Inc. v. Samara Bros., 529 U.S. 205. (2000)
6. In International Order of Job's Daughters v. Lindeburg & Co., 633 F.2d 912 (9th Cir.1980)
7. Vuitton et Fils S.A. v. J. Young Enterprises, Inc., 644 F.2d 769 (9th Cir. 1981).
8. http://www.chinatimes.com/newspapers/20130604000158-260205

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