專利蟑螂著名案例

一般說起專利蟑螂（patent troll）對美國公司與專利制度的危害，最有名的例子，就是2000-2006年的BlackBerry案，正式的名稱為NTP v. Research in Motion案。該案中，NTP公司是一家小型的非生產專利實體（non-practicing entity），其只擁有25件專利。該公司由一個工程師所創辦，沒有任何員工。NTP公司現行的擁有人乃是創辦人的遺孀，是一位律師。其公司所在地，就是這名律師的家（註1）。

而該案中的被告Research in Motion (簡稱RIM公司)，是21世紀初期在美國製造生產有名的黑莓機（BlackBerry phones）的加拿大公司。2000年，NTP公司發了警告信函給RIM公司，索取授權金。RIM公司沒有回應，NTP公司立刻向維吉尼亞東區聯邦地區法院提起訴訟。

用手機即時瀏覽電子郵件技術

本案涉及的技術，乃是一個「整合既存電子郵件系統（網路線系統，"wireline" systems）與廣播頻率（RF）無線通訊網絡」的系統科技，其可讓手機使用者透過無線網路接受電子郵件（註2）。

本案系爭專利的發明人有三位，為Thomas J. Campana, Jr.、Michael P. Ponschke和Gary F. Thelen，以下為方便起見，統稱為Campana先生。其發明的電子郵件系統，一共申請了五件美國專利，分別是美國專利第5,436,960號專利(簡稱'960專利)、第5,625,670號專利 (簡稱'670專利)、第5,819,172號專利 (簡稱'172專利)、第6,067,451號專利 (簡稱 '451專利)和第6,317,592號專利(簡稱'592專利)。'960專利最早於1991年5月20日申請，後續的四件專利都是其連續案(Continuation Application, CA) ，其說明書都一樣，但請求項有所不同（註3）。而這些專利後來都轉讓給原告NTP公司。

早期的e-mail無法透過無線網路接收，對出外旅行的人，要如何用筆電接受電子郵件，非常麻煩。但Campana先生的專利，就是在整合既有的電子郵件系統和廣播頻率無線通訊網絡。簡單地說，其讓電子郵件不但可以透過網路線接受到電腦中，也可以讓使用者用手機中的廣播頻路接受器接受電子郵件。使用者可以在手機上看到電子郵件或訊息，然後再找時間，將手機上的訊息，傳送到電腦中儲存（註4）。

黑莓機

本案的被告，乃是生產知名黑莓機（BlackBerry）的加拿大RIM公司（Research In Motion），其主要營業所位於加拿大安大略省。RIM公司販售所謂的黑莓系統，其讓使用者可以在辦公室外利用小的無線設備，接收和傳送電子郵件。該系統利用下述元件： (1) 黑莓的BlackBerry手持裝置、 (2) 電子郵件重導向軟體（email redirector software）、 (3) 進入全國無線網絡。黑莓機的系統，利用使用者的手持裝置，不用使用者自己發動連結，就可以將電子郵件下載到使用者手機上。黑莓機系統的運作大致如下，其需要安裝電子郵件重導向軟體至使用者的電子郵件系統，而電子郵件重導向軟體，針對個人電腦、公司伺服器、郵件伺服器，而設計了不同版本，分別稱為Desktop Redirector、BlackBerry Enterprise Server(簡稱BES)、Internet Redirector。這樣子當使用者的信箱收到郵件時，黑莓機的電子郵件重導向軟體，才會將該郵件自動複製、發送出來。但會先發送到位於加拿大的黑莓機轉接站(BlackBerry Relay)，再從轉接站發訊息到使用者的手持裝置（註5）。

訴訟歷程

在2001年11月13日，原告NTP公司在維吉尼亞東區聯邦地區法院對RIM公司提起專利侵權訴訟。其主張RIM的整個黑莓機系統（包括手持設備、重導向軟體和相關的無線網絡）侵害了其五項專利中的40個系統請求項和方法請求項（註6）。其中31項請求項，地區法院認為沒有爭議。在此馬克曼聽證對請求項作出解釋後，原告被告雙方均提出一些即決判決申請（註7）。

被告RIM公司所提出二項即決判決要求，包括： (1) 系爭的專利請求項在適當解釋後，RIM的系統並不會被該請求項讀取。(2) 在黑莓機系統中的「轉接站」的位置，乃位於加拿大，故並不受到美國專利法35 U.S.C. § 271直接侵權的適用範圍。不過，地區法院卻駁回了RIM公司這二項即決判決請求（註8）。

原告NTP也提出部分即決判決申請。包括：(1) 其主張黑莓機的800和900系列，侵害了'451專利的248請求項以及'592 專利的150請求項。(2) BES電子郵件重導向軟體，侵害了'592專利的653請求項。(3)黑莓機的系統、軟體和手持裝置，侵害了'960 專利的15請求項。對於上述主張，地區法院認為對這四個請求項，確實毫無疑義，所以作出侵權認定的即決判決（亦即不需要進入陪審團審理）。不過，對於黑莓機5810系列，是否侵害'960專利的15請求項或'451專利的248請求項，則交由陪審團認定（註9）。

最後，一共有14個請求項是否被侵害的爭議，進入陪審團審理。陪審團於2002年11月21日作出裁決，認為被告RIM對每一項爭議均敗訴，認定RIM公司對系爭14個請求項，分別構成直接侵權、引誘侵權、輔助侵權等。且陪審團認為，該侵權屬於蓄意侵權。陪審團認為損害賠償金應採取約5.7%的產品售價利潤，故判決應賠償約2千3百萬美金（註10）。被告RIM公司不服，要求法院「依據法律自為判決」。法院最後於2003年8月5日作出最終判決，仍判決RIM公司敗訴，且需賠償共高達約5千3百萬賠償金（註11）。

專利侵權之屬地主義

本文之所以挑選本案，主要是該案涉及了一個有趣的問題，就是專利侵害之地域範圍的認定。美國專利法第271條（a）乃規範直接侵害專利，其規定：

除了本法令有規定外，在專利有效期間內，任何人未經授權在美國境內製造、使用、提供銷售、銷售任何受專利保護之發明，或進口受專利保護之發明進入美國，侵害該專利（註12）。
因此，專利侵害的領域範圍，有所限定，僅限於發生在美國境內的侵害行為。這也就是一般所認知的專利屬地主義（territorialism）的其中一個內涵。亦即，國內的專利法，只管到國內的侵害行為，至於國外的侵害，則非國內專利法所能置喙。

一般情形中，到底一侵害行為是否發生在美國境內，很容易判斷。但是在本文介紹的黑莓機案中，卻有一點複雜，因為，1.系爭的專利，並非單一設備，而是「一個包含了多個特定元件的系統（system）」，或者「包含一系列特定步驟的方法（method）」。2.而且這些元件或步驟的特性，允許其功能與使用並不侷限於物理位置所在地（註13）。

本案中，被告RIM公司認為，因為系爭系統中的一項元件「黑莓轉接站」位於加拿大，因此不符合第271條(a)中侵害行為發生在美國境內的要件。此一黑莓轉接站，構成了系爭專利請求項中的「介面」（interface）或「轉換介面」（interface switch）此一限定要件（註14）。

在本案中，之所以會認定RIM公司構成輔助侵權和引誘侵權，乃因為陪審團認定，其客戶乃對系爭的系統和方法專利，構成直接侵權。但是在上訴時，RIM質疑，不論是自己或客戶的直接侵權行為，並未全完在美國境內發生。RIM認為，若要適用第271條（a），必須所有系爭的系統或方法，都發生在美國領土境內（註15）。

美國製造海外組裝？

巡迴上訴法院認為，從271條(a)條文字面上來看，必須使用、提供銷售或銷售，發生在美國境內，但並沒有明確說受專利保護之發明要位在美國，而是說侵害行為要發生在美國。被告RIM引用，美國最高法院1972年的Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp.案（註16），認為該案已經明確指出，271條(a)只適用於美國境內之侵害行為。但是，上訴法院認為，本案與Deepsouth 案有所不同。在Deepsouth案，要處理的是，所有的侵權零件都在美國製造，卻出口到海外才組裝。該案中，最高法院認為，此種情況，出口到海外組裝，並不會侵害美國的專利（註17）。因為，其認為，所謂的製造，必須包含所有元件最後的集結組合（operable assembly of the whole），但此一最後步驟並不發生在美國境內。

不過也正因為此，美國國會在1984年已經修法，新增35 U.S.C. § 271(f)，已解決這種在美國境內只生產零件，卻運送到海外組裝的問題，以解決這個漏洞（註18）。

但是，上訴法院認為，Deepsouth案中，所謂的製造以及該「受專利保護之發明」，都發生在海外，但在本案中，系爭的系統，部分在美國、部分在美國境外，且侵害行為可以發生在美國境內或境外。因此，上訴法院認為，最高法院的Deepsouth 案並沒有太多參考價值。

聯邦巡迴上訴法院：主要使用在美國

倒是美國聯邦上訴巡迴法院之前身、美國索賠法院（United States Court of Claims）的一個判決先例Decca Ltd. v. United States案（註19），比較有參考價值。

在Decca案中，原告乃根據美國法典28 U.S.C. § 1498，控告美國政府侵害其專利。系爭專利乃一無線電導航系統，需要訊號站傳送訊號，由接受者接收後，計算訊號的不同時間，來計算其位置所在。本案中，美國政府經營了三個發送訊號站，其中一個訊號站為於挪威，不在美國境內。該案中，索賠法院認為製造行為（making）的確不全發生在美國境內，但就使用行為（use）而言，雖然訊號站位於挪威，但是接受該訊號的航行者，就是在「使用」該訊號站，而此行為，就發生於接收與使用的地方（註20）。而此，美國擁有這個設備、控制（control）這個設備，且該系統真正的有益使用（actual beneficial use）也在美國境內（註21）。

聯邦上訴巡迴法院因而認為，參考Decca這個判決先例，就算一專利系統的一部份位於美國境外，還是可能構成第271條（a）的侵權。但是，到底境外行為是否構成侵權，會因為侵害行為的類型（製造、使用…）而有所不同，也會因專利的類型（系統專利、方法專利…）而有所不同（註22）。

黑莓機用戶「在美國境內使用」使用系爭系統專利

首先，美國最高法院曾指出，所謂的「使用」（use），是一個很廣泛的字眼，包含使任何發明開始服務（註23）。因此，若讓一個系統開始服務（put into service），也算是使用，亦即，控制該系統的地方開始運作，且該地方獲得系統的有益使用（the place where control of the system is exercised and beneficial use of the system obtained）（註24）。上訴法院因而認為，陪審團認為RIM的系統在美國使用，是正確的。因為RIM的客戶位於美國，這些客戶控制原始資訊的傳送，也因為資訊的交換而獲益。因此，儘管轉接站位於加拿大，就法律上來說，並沒有排除系爭系統專利的侵害（註25）。
不過，RIM認為，真正的控制系統，亦即RIM的轉接站，位於美國境外。但是，上訴法院強調，直接侵權人乃美國客戶， 是美國客戶操作手持裝置接收和傳送訊息，所以整個通訊系統的使用，乃發生於美國（註26）。

不構成方法專利之侵權

不過，上述結論是針對系統專利。若針對方法專利，則結論將不同。因為，所謂的方法專利，就是包含一系列的步驟，而若沒有利用所有的步驟，則不構成侵權。系統專利的使用，是整體使用，就算某一部分不位於美國，整體仍可算在美國境內使用。但是方法專利乃指使用每一個步驟，只要有一個步驟不在美國境內使用，就不能構成對第271條（a）的侵權（註27）。本案中，由於'960專利、'172專利和'451專利的方法請求項，都包含一個使用介面或轉換介面的步驟，而此一步驟必須使用位於加拿大的轉接站，因此，就法律上而言，該方法專利並沒有完全在美國境內使用（註28）。因此，美國的消費者並沒有直接侵害系爭方法專利，則RIM公司也沒有間接侵權的問題。

進而，法院要探討，RIM公司，是否自己會構成「提供銷售」（offers to sell）或「銷售」（sell）系爭方法專利？原則上，單純執行方法專利的每一步驟，並非所謂的「銷售」。必須銷售使用方法專利所直接製造之產品，才會是一種會侵害方法專利的「銷售」（註29）。因此，RIM公司並沒有在美國直接「提供銷售」、「銷售」系爭方法專利。同理，其也沒有「進口」系爭方法專利到美國（註30）。

所謂方法專利的侵害，在美國專利法35U.S.C. 271(g)則具體規定，若使用該方法專利所直接製成之物，將該製成之產品（product）進口到美國，或在美國境內銷售、提供銷售、使用，亦會侵害方法專利（註31）。在本案中，原告NTP公司主張，利用該方法專利所產生之產品，就是訊息（message），亦即電子郵件的封包（e-mail packets）。上訴法院最後認為，不論是傳送資訊（transmitting information）或生產資訊（production of information），都不算是製造一個物理產品（manufacturing of a physical product），所以也不適用第271條(g)對方法專利之侵害（註32）。

天價和解金

最後，聯邦巡迴上訴法院判決，部分維持地區法院判決，認定RIM公司仍然構成系爭系統專利的間接侵權，而推翻了部分專利請求項中，包含「原始處理器」（originator processor）之請求項的侵權，也推翻了涉及方法專利的侵權。上訴法院將此案發回地區法院更審，要求確認發給永久禁制令是否妥適（註33）。

RIM公司在上訴法院敗訴後，試圖上訴到聯邦最高法院，但最高法院拒絕受理其案件。另外，RIM也利用當時的再審程序（re-examination），要求美國專利商標局認定系爭專利無效。但在聯邦巡迴上訴法院作出前述判決之後，專利商標局才作出認定，認為所有本案的系爭專利全部無效。但是NTP公司明確表達要對此一認定結果，至聯邦巡迴上訴法院提起上訴，加上發回地區法院審理的案件，正在討論永久禁制令的問題（註34），不得已，RIM公司與NTP公司進入和解談判，雙方於2006年達成和解，和解金竟是破天荒的6億1千2百萬美金。這筆金額，除了支付過去侵權的損害賠償之外，也包括未來永久的一次性授權金，亦即未來RIM公司可以永久使用NTP公司的系爭專利（註35）。

本案對我們有二個啟示。首先，此案讓我們看到了，不事生產的專利蟑螂，對具體生產產品的公司進行侵權之訴，對該公司造成的損害有多大。事實上，由於此一訴訟纏訟，導致後來RIM公司的獲益減少，黑莓機雖然風行一時，現在也已漸漸消退。其次，本案涉及的跨國專利侵權的認定問題，從本案可以發現，美國法院過去常常處理跨國專利侵權問題，而2005年的黑莓機案，涉及一個系統專利跨國的問題，但法院提出一結論，雖然該系統可能位於海外，但該系統的主要使用、控制與獲益在美國，仍構成美國之侵權。

備註

1. Tina M. Nguyen, Lowering the Fare: Reducing the Patent Trolls Ability to Tax the Patent System, 22 Fed. Cir. B.J. 101, 106 (2012).
2. NTP, Inc. v. Research In Motion, Ltd., 418 F.3d 1282, 1287 (Fed. Cir., 2005).
3. Id. at 1288-89.
4. Id. at 1289.
5. Id. at 1289-1290.
6. Id. at 1290.
7. Id. at 1290-91.
8. Id. at 1291.
9. Id. at 1291.
10. Id. at 1291.
11. Id. at 1291-92.
12. 35 U.S.C. §271(a) (“Except as otherwise provided in this title, whoever without authority makes, uses, offers to sell, or sells any patented invention, within the United States or imports into the United States any patented invention during the term of the patent therefor, infringes the patent.”).
13. Id. at 1313.
14. Id. at 1313-14.
15. Id. at 1314.
16. Deepsouth Packing Co. v. Laitram Corp., 406 U.S. 518 (1972).
17. Id. at
18. Janice M. Mueller, An Introduction to Patent Law 322 (Aspen, 2006). 35 U.S.C.§ 271(f) (“(1) Whoever without authority supplies or causes to be supplied in or from the United States all or a substantial portion of the components of a patented invention, where such components are uncombined in whole or in part, in such manner as to actively induce the combination of such components outside of the United States in a manner that would infringe the patent if such combination occurred within the United States, shall be liable as an infringer.”).
19. Decca Ltd. v. United States, 210 Ct. Cl. 546, 544 F.2d 1070 (Ct. Cl. 1976).
20. Id. at 1083.
21. Id. at 1083.
22. NTP v. RIM, 418 F.3d at 1316.
23. Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U.S. 1, 10-11 (1913).
24. NTP v. RIM, 418 F.3d at 1316-17.
25. Id. at 1317.
26. Id. at 1317.
27. Id. at 1317.
28. Id.
29. Id. at1319-21.
30. Id. at 1321.
31. 35 U.S.C. §271(g) (“Whoever without authority imports into the United States or offers to sell, sells, or uses within the United States a product which is made by a process patented in the United States shall be liable as an infringer, if the importation, offer to sell, sale, or use of the product occurs during the term of such process patent. In an action for infringement of a process patent, no remedy may be granted for infringement on account of the noncommercial use or retail sale of a product unless there is no adequate remedy under this title for infringement on account of the importation or other use, offer to sell, or sale of that product. A product which is made by a patented process will, for purposes of this title, not be considered to be so made after—(1) it is materially changed by subsequent processes; or (2) it becomes a trivial and nonessential component of another product.”).
32. NTP v. RIM, 418 F.3d at 1323-24.
33. Id. at 1326.
34. Tina M. Nguyen, supra note 1, at 107.
35. Settlement ends Blackberry case, http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/4773006.stm。

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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