自1836年以後，涉及美國專利法的爭議案件由美國聯邦法院取得專屬管轄權。這些由聯邦法院審理的專利案件，包括當專利權人取得專利之後，專利權人因被告產品侵害專利而向聯邦法院提出專利侵權訴訟之案件；或是產品製造人提出確認專利無效、確認專利不侵權訴訟之案件，都由聯邦法院審理。另外，當事人不服專利主管機關的行政決定也可以向聯邦法院提出訴訟，例如在專利複查(patent reexamination)案件中，對於不服美國專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board；PTAB)對於專利有效性的決定，聯邦法院可以審理PTAB的決定，並可做出不同之認定。2013年聯邦法院Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc在一案中，強調聯邦法院的決定必須是終局決定，否則PTAB的決定將相當程度影響聯邦法院判決對於專利有效性之認定。本文將以. Fresenius一案為例，探討美國聯邦巡迴上訴法院，對於PTAB就專利有效性之行政決定對於聯邦法院專利有效性認定之影響。

Fresenius乙案於聯邦法院審理之經過

本案係2013年聯邦巡迴法院就Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案（註1）做出決定。本案一審案件之被告Baxter 國際公司，為5,247,434號 (簡稱為434號專利)專利所有權人，該專利與血液透析儀有關，此機器是用來清除腎臟血液中的毒素，因此當一個人的血液透過此一機器的抽吸，血液中的毒素就會被透析而被排除，Baxter所有的 ’434號專利，提供如何以觸控式螢幕操作血液透析儀之教示。

Fresenius，則是一間血液透析儀的製造商，2003年向北加州聯邦地方法院提起確認Baxter 所擁有’434的美國專利等三個專利無效之訴訟，並提起確認Fresenius的產品未侵害該專利請求項（註2）之訴訟。Baxter在Fresenius確認訴訟中則反訴主張Fresenius侵害專利權（註3）。在本案一審的訴訟過程中，當法院進行到解釋專利範圍階段(claim construction)之後，Fresenius 就其所販售2008K型號的儀器’侵害三項專利侵權乙事為認諾(stipulated)，但卻主張該專利無效（註4）。2006年，北加州聯邦地院的陪審團做出有利於Fresenius判決，認定’434專利無效（註5）。

然而，在2007年2月，針對陪審團做出有利Fresenius判決，Baxter以Fresenius 並未呈交足夠的證據以支持陪審團定做出專利無效的判決為理由，而請求地院依法給予專利有效之判決。地院於審理後核准Baxer的請求，認定Fresenius確實無足夠證據可以供陪審團做出Baxter專利無效之決定，而推翻陪審團之判定，進而維持專利有效之推定。在2007年10月，地院因此就專利侵權的損害賠償部分進行審理，陪審團就Fresenius侵害Baxter所有的3個專利權，判予Baxter 14,266,000美元的賠償金。在2008年4月，地院執行永久禁制令，並判予 Baxter Fresenius 販售機器及相關產品之繼續性權利金。雙方均就地院判決向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，Fresenius就403號專利有效性與損害賠償提出上訴，Baxter就403號以外的二個專利之有效性提出上訴。

在2009年9月10日，聯邦巡迴上訴法院雖然推翻地院對於027與131專利有效性之認定(2009年二審判決)，但肯認地方法院就’434號專利有效性之判決，也同意Fresenius 沒有呈交足夠的證據來證明’434號專利中的26-31項具有顯著性，因此提出確認專利無效訴訟之原告無法推翻專利有效性之推定。由於聯邦巡迴上訴法院對於地院就'027及'131號專利判決仍有不同意見，因此除發回'027及'131號專利二個專利有效性之判決，就'027及'131號專利對於損害賠償部分與權利金的影響也發回要求地院重新審理。
在發回重審後，2012年3月地院雖然就損害賠償金重新做出裁判，並令Fresenius就判決前侵害三個專利之部分，賠償$14,266,000美元以及利息，另外就判決後之損害部分，令Fresenius賠償9300萬美金加上利息以及訴訟費用。但Fresenius仍不服地院判決於是再度向聯邦上訴巡迴法院上訴，並請求地院核准暫時停止損害賠償判決執行。2012年5月，地院裁定暫停停止執行。

美國專利商標局對於專利’434號的複查案之審理

Fresenius與Baxter除了在聯邦法院提起專利訴訟之外，2005年，當Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案還在聯邦法院審理中，Fresenius 也對美國專利商標局提出專利’434號26-31請求項的複查案(re-exam)。2006年1月美國專利商標局因為先前技術的新證據被提出，而核准複查案的申請。2006年12月美國專利商標局做出 Baxter 的’434號專利請求項具有顯著性而無效之初步決定，而後2007年12月美國專利商標局做出最終決定(2007年復查決定)，駁回’434號專利的26-31請求項。審查員在複查案中認定，關於專利請求項第26項「含傳遞透析液到血液透析儀的透析區位的方法」，以及其他必要的所有結構，都已在先前技術中出現。審查員係依據複查案所提供的新的先前技術做出之判斷，也就是比對新的Lichtenstein 引證資料後而得到這個結論。Lichtenstein這份先前技術，事實上當初在專利申請案審查時並沒有被考慮到，因為在美國專利商標局的申請案的審查紀錄中並沒有使用Lichtenstein 的這份引證案。而在複查程序中，審查員則綜合Lichtenstein 及 Thompson 二份新的引證案，認定請求項30具有顯而易見性。同樣地，在專利申請案審查時，美國專利商標局也沒有Thompson 這份引證案。因此，本案的聯邦巡迴上訴法院，指出如同聯邦巡迴上訴法院先前在In Re Baxter（註6）乙案所闡述關於Baxter乙案中，專利審查員藉著初審或先前地院訴訟時未提出的新的先前技術，判定’434號專利無效。

2010年3月，美國專利上訴委員會 (the Board of Patent Appeals and Interferences，是舊PTAB單位)確認審查員的最終意見（註7），認為如果考慮Lichtenstein 及 Thompson 二份引證案，則爭執請求項因具備顯著性而無效。聯邦巡迴上訴法院也指出，雖然26與30請求項兩者皆為重要請求項， Baxter在地院侵權訴訟時，就已經成功抗辯並指出這兩個引證案無法提供「教示」的缺點，然而於複查程序中Baxter卻從未爭執Lichtenstein 及 Thompson 二份引證案有無法提供’434專利請求項26、30項的「教示」的問題，而只有爭執審查員對於專利請求項的分析不適當。且Baxter。

專利上訴委員會拒絕再審理(review)後，Baxter 至聯邦巡迴上訴法院提起上訴。聯邦巡迴上訴法院維持美國專利商標局的決定，認定專利無效因為請求項具有顯而易見性(2012年二審判決)（註8）。
首先，本案法院澄清聯邦巡迴上訴法院對於維持上訴委員會的判決，也就是2012年的上訴判決，其認定專利無效之決定， 與聯邦巡迴上訴法院對於地院侵權訴訟判決認定專利有效之決定，也就2012年二審判決，兩個聯邦法院的決定並無判決歧異的問題。因為，複查案件與地院審理侵權訴訟的先前技術證據並不相同。

複查案之拘束性

本案聯邦上訴巡迴法院，認為本案上訴最大爭議，即在於當專利商標局撤銷專利請求項之決定，是否拘束聯邦地方法院對於專利有效性之判斷？以及何種聯邦法院的終局判決可以排除專利商標局決定之影響？

專利複查決定早於民事終局裁判，法院應與參酌專利商標局的複查決定

聯邦巡迴上訴法院在本案中討論有關專利再核發(reissue)與複查(reexamination)程序的條文，以探討兩者制度上的差異。法院認為，立法者有意使複查程序與侵權訴訟同時進行，而在專利侵權訴訟過程中，如果專利請求項因複查程序而被專利商標局撤銷，則專利商標局撤銷專利的決定，應拘束同時在聯邦法院審理的專利訴訟案件。

Baxter雖然爭執2007年地方法院已認定434專利有效且判給專利侵權之損害賠償金，且聯邦法院維持地院裁判認定’434專利有效判決為終局判決，具有既判力，因此2007年複查決定的結果並不拘束聯邦法院。然而本案聯邦巡迴上訴法院認為，不論是2007年地院的裁判或是2009年聯邦巡迴上訴法院判決，均非足夠地「終局」(sufficiently final.)足以排除2012年上訴判決所維持的2007年復查決定之影響。

排除專利商標局決定影響之終局判決之要件？

本案的法院，區分具有既判力不得上訴的終局判決與不受專利商標局決定拘束的終局判決。法院認為2007年地方法院就損害賠償部分不得再上訴的判決，雖然對於當事人間其他專利侵權訴訟產生既判力(res judicata)，但是對於複查程序而言並非終局，複查案件申請人只要有新的先前技術就可以提出專利複查，因此2007年地院的判決並不能干涉複查的審理。另外，本案法院認為2009年聯邦巡迴上訴法院認可專利有效的決定(即2009年上訴判決)，也並非終局，因為該判決也無法干涉專利複查案件之審理。因此，當上訴委員會的決定被聯邦上訴巡迴法院(2012年上訴判決)維持時，則因為2012年上訴判決維持複查案對於’434號專利無效之決定，而導致2009年上訴判決以及2007年地院判決因為專利無效，已無專利訴訟之利益(moot)。

法院進一步提出何謂可以排除專利複查案件的終局判決，如果尚有事實或法律的問題尚待決定，例如損害賠償額尚未決定，都不足以排除複審決定之終局判決。

結論

由專利訴訟策略運用的角度來看，本案觀察之重點有二，其一專利商標局決定可能拘束聯邦法院，其二專利複查申請案的價值將大為提高。因為，就效力而言，複查結果將可能逆轉專利訴訟判決的結果；而就程序複雜性而言，複查程序遠比專利訴訟程序單純，這些優點均有利於專利侵權人於專利訴訟中提出複查申請。另外，2015年2月美國聯邦上訴巡迴法院，才剛剛在In re Cuozzo Speed Technologies, LLC一案中，判決認定PTAB對於Inter parte 複查程序的最終決定，並不受聯邦法院之審查。可見未來有關複查程序的運用，將是專利訴訟策略重要的一環。

其次，本案對於解決我國專利訴訟有關行政法院與民事法院判決歧異解決具有參考價值。我國專利訴訟審理採雙軌制，專利有效性由行政法院審理，專利侵權責任則有民事法院審理。依我國智慧財產案件審理法第16條規定，智慧財產法院在專利侵權案件，就被告提起之專利無效抗辯得自為判斷。再依智財案件審理細則第34條：「智慧財產民事訴訟之確定判決，就智慧財產權有應撤銷、廢止之原因，業經為實質之判斷者，關於同一智慧財產權應否撤銷、廢止之其他訴訟事件，同一當事人就同一基礎事實，為反於確定判決判斷意旨之主張或抗辯時，法院應審酌原確定判決是否顯然違背法令、是否出現足以影響判斷結果之新訴訟資料及誠信原則等情形認定之。」因此，當智慧財產民事訴訟之確定判決與行政法院判決歧異時，是否可以提出再審？我國法律並無規定，因此行政法院與民事法院判決歧異的問題，一直是學術與實務上的難題。

美國聯邦法院的審理雖然未區分民事案件與行政案件，但是由Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.乙案的訴訟歷程中，可以得知縱然聯邦法院未區分民事與行政法院，但因為美國專利商標局對於專利有效性亦有決定權，因此仍有判決歧異的問題。在這個問題上，Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc.的美國聯邦巡迴上訴法院以聯邦法院判決是否為終局決定，做為是否應受到專利商標局決定的拘束之前提要件，因此當聯邦巡迴上訴法院維持專利商標局的決定，且其他聯邦法院的判決並非終局，那麼專利商標局的決定將拘束聯邦法院。此種作法是否值得引進我國，值得進一步觀察。

備註

1. Fresenius USA, Inc. v. Baxter International, Inc., 721 F. 3d 1330 (Fed. Cir. 2013)
2. Fresenius Med. Care Holdings, Inc. v. Baxter Int'l, Inc., No. 03-CV-1431, 2007 U.S. Dist. LEXIS 14528, 2007 WL 518804, at *1 (N.D. Cal. Feb. 13, 2007).
3. Id.
4. 2007 U.S. Dist. LEXIS 14528, [WL] at *2
5. Id
6. In re Baxter, 678 F.3d at 1366,維持PTAB專利無效之認定。
7. See Ex parte Baxter, 2010 Pat. App. LEXIS 14245, 2010 WL 1048980.
8. See In re Baxter, 678 F.3d at 1366

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