在Malico Inc. v. Cooler Master USA Inc一案中，美國聯邦巡迴上訴法院 (The Federal Circuit Court of Appeals, CAFC) 强調，顯而易見的結論需要有事實的調查來支持， 因此駁回了一審法院專利無效的判决，確認一定要有調查事實結果來支持法官對專利因爲顯而易見而判爲無效的結果。
 
在此案中，Malico告Cooler Master and LSI Logic侵犯其散熱電子元件的散熱技術專利。Cooler Master and LSI提出了現有的先前技術 (prior art) 和專家的證詞，說明Malico的專利根據先前存在的散熱技術，是顯而易見的，提出該專利應該簡易判决無效。而被告Malico沒有提供足以反駁被告Cooler Master and LSI Logic動議的專家證詞，亦無法提出可被接受的次要條件證據。一審聯邦法院批准被告所提簡易判决無效的動議，並認爲Malico的專利僅僅是在先前技術上的一個改善。 Malico不服上訴。
 
聯邦巡迴法院重審一審法院專利無效决定時， 發現一審法院未能解釋現有先前技術如何揭露和如何以一個顯而易見的方式進行修改，以滿足Malico專利訴求的3個限制。聯邦巡迴法院提出按先前案例，顯而易見「是否」或「必須」建立在根據事實支持的問題。即使當現有先前技術沒有指出專利中每個訴求的限制，一個被要求保護的發明可以是顯而易見的，只要該記錄包含一些原因，而這些原因可以解釋爲何一般從事該行業的技術人原本就會做出類似技術修改來達到目的，因而才能證明其為「顯而易見」。
 
聯邦巡迴法院發現，聯邦法院在Malico 專利的某些訴求要素與現有先前技術的比較上，沒有事實的調查結果，而且沒有分析爲什麽一個行業內熟練的技術人原本就會修改現有技術。雖然一些證明無效的分析是由被告方的專家報告提供的，但聯邦一審法院並沒有采納。即使有，聯邦巡迴法院解釋，專家的分析並不足够，聯邦一審法院必須作出充份有效的分析，以證明Malico的專利在現有先前技術做的改善是顯而易見的。因此，聯邦巡迴法院發回重審案件的無效部份。

作者： 呂克行 現職： RLM&K法律事務所美國專利律師 Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C. （RLM&K）是一所位於美國費城郊區，擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所；專精美國知識產權法律，包括：專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務，專利及商標申請，侵權分析、訴訟官司；並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

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