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USPTO對智財權 的行政决定 是「最終和不可上訴的」
呂克行(Kao H. Lu)╱RLM&K法律事務所美國專利律師
吳碧娥 整理╱北美智權報 編輯部
2015.01.14

對於USPTO和專利審判暨上訴委員會(Patent Trial and Appeal Board;PTAB)有關IPR的審查,美國聯邦法院是否有管轄權?美國維吉尼亞州東區聯邦法院根據法規稱因其缺乏管轄權;並發現相關法規的語言是「相當明確」的:也就是USPTO對IPR的訣定是最終的,是不可上訴的。(案件背景:Dominion Dealer Solutions, LLC v. Lee, Civil Action No. 3:13CV699 (E.D. Va., Apr. 18, 2014) (Payne, J.).)

Auto Alert公司在加州聯邦法院對Dominion Dealer Solutions(Dominion)公司起訴,稱Dominion涉嫌侵犯其五項專利,Dominion則提出請願要求USPTO審核該五項專利有效性。向USPTO提出IPR請願同時,Dominion也在加州聯邦法院提出暫緩專利侵權訴訟的動議。最後加州法院核准「暫停侵權案專利訴訟,包括任何的上訴。」PTAB拒絕Dominion的IPR的請願,之後Dominion提出請求重審其請願,也被PTAB拒絕。

其後,Dominion遵從行政程式法(APA),在維吉尼亞州聯邦法院提起訴訟,聲稱PTAB的決定是獨斷、反覆無常且濫用自由裁量權,違反了法律。USPTO提出反駁動議,稱聯邦法院因缺乏管轄權,法院需以駁回。

為解決USPTO的動議,維吉尼亞州聯邦法院解釋本案需引用兩法規:APA的部份,美國最高法院曾表示需「賦予一個訴訟原因」, 用以對行政機構的訣定可以提出訴訟要求司法審查;Leahy-Smith America Invents Act(AIA)的部份則認定USPTO為管轄處理專利的審查機構。

APA法案提供司法對行政機構的決定,有經由司法訴訟審查的能力,聯邦法院指出,APA在授予司法審查上還是有一些限制。例如當其他法規排除司法審查時,就會有所限制,聯邦法院得看法規的明確語言,以及其法規計畫的結構來判斷。相反的,有時還涉及其立法的歷史和行政訴訟的本質。聯邦法院認為,在APA下有一個很強的推定,即國會准許用司法訴訟挑戰行政機構決定審查權。

維吉尼亞州聯邦法院發現,AIA不同意這種很強的推定,並拒絕Dominion的論點。法院發現AIA的措辭:「USPTO對於當事人之間的審查決定應是最終的,和不可上訴的」- 這點是「非常明確的」。

按聯邦法院駁回Dominion的說法,Dominion說其在維吉尼亞州聯邦法院案件不算是上訴,事實上Dominion做出了法律戰術策略,稱其提交為「投訴」而非「上訴」,以避免觸發最終在加州聯邦法院的暫停。

聯邦法院也駁回Dominion的論點,聲稱法規並沒排除有些PTAB法律問題可以尋求維吉尼亞州聯邦法院上訴。但新AIA的立法顯示,國會打算以AIA和IPR的來方式處理,以降低專利訴訟在聯邦法院的數量和簡化專利管理的過程。

聯邦法院更進一步駁回Dominion的論點,即「最終和不可上訴的」語言只是排除決定授予IPR,並不適用於決定拒絕IPR。聯邦法院再次依照AIA本身明確的語言,認為Dominion的立場「顯然是站不住腳的」。

 

 
作者: 呂克行
現職: RLM&K法律事務所美國專利律師
Ryder Lu Mazzeo & Konieczny L.L.C.
(RLM&K)是一所位於美國費城郊區,擁有多位經驗豐富美國專利律師的法律事務所;專精美國知識產權法律,包括:專利、商標、版權及商業機密。RLM&K提供客戶全方位知識產權法律服務,專利及商標申請,侵權分析、訴訟官司;並替客戶在全美聯邦法院、聯邦上訴法院及美國最高法院出庭。

 


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