美國專利駁回後之訴願程序

在美國申請專利，若遭到美國專利商標局駁回，申請人可以根據美國專利法第134條，至美國專利商標局內的專利審理暨訴願委員會（Patent Trial and Appeal Board）提出訴願（administrative appeal）。此一委員會在舊法時代稱為聯邦專利訴願暨衝突委員會（Board of Patent Appeals and Interferences）。

專利行政訴訟程序

如果該委員會駁回其訴願，專利法則給予專利權人二條救濟管道。
(1). 根據專利法第141條，其可針對該訴願決定，向聯邦巡迴上訴法院提起訴訟。
(2). 根據舊專利法第145條，其可向哥倫比亞特區聯邦地區法院，以美國專利局長為被告，提起行政訴訟（civil action），而根據新專利法第145條，則可向維吉尼亞東區聯邦地區法院提起訴訟（註1）。需注意的是，美國並沒有嚴格的行政訴訟與行政法院，所以其法條中所使用的civil action，同時對應於我國的民事訴訟與行政訴訟。

行政訴訟中能否提出新事證

根據專利法第144條，在第141條訴訟程序中，聯邦巡迴上訴法院必須根據專利商標局所有的行政紀錄，來審查專利商標局的決定（註2）。因此，在此種訴訟程序中，申請人並沒有機會提出新的事證。在美國最高法院1999年的Dickinson v. Zurko案（註3）中，最高法院認為，聯邦巡迴上訴法院在處理第141條的訴訟，應適用美國行政程序法（Administrative Procedure Act）第706條，因此，只有當美國專利商標局之決定「無法獲得實質的證據支持」（unsupported by substantial evidence），才能夠推翻專利商標局的決定（註4）。

在上述 Zurko案中，最高法院也指出，第145條訴訟程序與第141條的訴訟程序不同，申請人可以向地區法院提出在專利商標局申請階段所沒有提出的新事證（註5）。在訴訟中能夠提出新證據的機會，對申請人來說非常重要，因為一般而言，美國專利商標局並不接受口頭證詞。

不過，過去最高法院並沒有明確討論，在此訴訟中所能提出的新證據，究竟有無限制，或者地區法院在考量這些證據實應採取何種審查標準。此一問題，在2012年美國聯邦最高法院之Kappos v. Hyatt案，得到回答。

2012年最高法院Kappos v. Hyatt案1995年，Gilbert Hyatt申請一專利，該專利一共有117請求項。美國專利商標局審查官認為每一項專利均欠缺適當書面說明（adequate written description），而駁回其請求。Hyatt因而向專利審理暨訴願委員會提出訴願。最後該委員會核准了其中38項請求項，駁回其餘請求項。Hyatt繼而根據專利法第145條，向聯邦地區法院，以專利商標局局長為被告，提起行政訴訟（註6）。

Hyatt 為了說明自己的專利申請並沒有欠缺適當書面說明，向地區法院提交了一書面宣誓書（written declaration）。在其宣誓書中，Hyatt指出其專利說明書中的部分內容，已經支持了他所申請的請求項。但地區法院卻認為，其不能接受Hyatt的宣誓書，因為申請人不可提出新的議題（new issues），尤其是欠缺正當理由可解釋，為何在之前的專利商標局審理階段（包括訴願階段）未能提出該新事證。由於Hyatt在此第145條訴訟中只提出這一項新證據，且被法院排除，因此，地區法院所接受的證據，跟專利商標局的擁有的行政紀錄完全相同。而地區法院對這些證據審查，採取行政程序法中的較寬鬆且順從（deferential）的「實質證據」（substantial evidence）標準，因此最後地區法院作出即決判決（summary judgement），判決美國專利商標局長勝訴（註7）。

Hyatt因此又上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院分庭判決認為，美國行政程序法對第145條訴訟所允許提出的新證據，確實有所限制，且地區法院的審查標準，並非「完全重新審查」（wholly de novo）（註8）。
進而，聯邦上訴巡迴法院受理此案進行全院審理（en banc），審理結果撤銷了地區法院的即決判決。全院判決認為，國會制定第145條之訴訟，允許專利申請人可在該訴訟中提出新事證，其所受限制，跟一般的民事、行政訴訟相同，就是僅須遵守聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence）與聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure），就算申請人欠缺正當理由可解釋為何在專利商標局審理階段未能提出相關證據，仍可提出新證據（註9）。此外，全院判決認為，當新的、不一致的證據提出於第145條之訴訟中，地區法院必須採取重新審理（de novo），並將該證據納入考量（註10）。

在聯邦巡迴上訴法院全院判決之後，專利商標局長對此案提起上訴，故本案進入聯邦最高法院。最高法院於2012年作出判決，支持上訴巡迴法院之全院判決見解。該判決由Thomas大法官撰寫多數意見書。

美國專利商標局長的主張

美國專利商標局長主張兩點。(1).地區法院若要在第145條訴訟程序中接受新證據，必須提出證據者，在之前專利商標局的審理過程中，沒有合理機會（had no reasonable opportunity）所能提出之證據。(2). 若有人提出新證據時，地區法院只能夠在該新證據很清楚的證明專利商標局的事實發現錯誤時，才能夠推翻專利商標局之決定。這兩項主張有一共通前提，就是第145條創造了一特殊程序，與典型的聯邦地區法院的民事、行政訴訟有所不同，因此要採取不同的程序規則。而專利商標局長提出這樣的解釋，乃根據行政法的基礎原則，以及第145條之前舊的專利法規（註11）。

美國專利法第145條之文字

最高法院並不同意專利商標局長的主張。首先，其從第145條的文字本身討論。該條規定，專利申請人可向局長提起行政訴訟作為救濟（remedy by civil action against the Director）。又規定，地區法院可以根據案情，判決該申請人是否有權獲得專利，該判決並可授權專利商標局長依照法律之要求頒發專利證書。」（ may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the [PTO], as the facts in the case may appear and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law.）。從條文上來看，其並沒有對證據的提出加以限制，也沒有對證據的審查採取較嚴格的標準（註12）。

法院須順從專利商標局之事實認定？

專利商標局長在第145條的文字上，並沒辦法找到其主張的依據，因此，他認為應該參考行政程序法的精神。其認為，專利商標局是一個專業機構，其所做決定乃附理由之決策（reasoned decision making）。地區法院在審查專利商標局之決策時，應該順從專利商標局的事實發現（註13）。

最高法院指出，在美國行政程序法第706條規定下，對行政機關之決定所為之司法審查，只能限於行政記錄（administrative record）（註14）。但是專利商標局長也承認，第145條訴訟並不受此限制，故地區法院可以考慮新證據。最高法院認為，當地區法院接受新證據，就是擔任事實發現者（fact finder）的角色。那麼，要求地區法院對專利商標局之事實認定採取順從的立場，並無道理。因此，最高法院認為，地區法院應該採取重新審理（de novo）以認定事實，且其並非行政程序法第706條中所規定的審查法院（reviewing court）（註15）。

必須在之前的行政程序中沒有機會提出的新證據？

此外，專利商標局長主張，當事人應窮盡所有的行政程序，方能提起訴訟，根據此一原則，當事人只有在之前的行政程序中沒有機會提出的證據，方能在訴訟中提出（註16）。

但最高法院認為，第145條訴訟程序並不適用行政程序窮盡原則（principles of administrative exhaustion）。應先窮盡行政程序的目的，是為了避免過早地干涉行政程序。但是會去使用第145條訴訟，就是已經走完了行政程序。而且，第145條之訴訟，並沒有規定法院可因出現新證據而將該案發回給專利商標局，事實上也不用發回，因為地區法院本來就有權審理新證據，並且擔任事實發現者的角色。因此，最高法院認為，在第145條訴訟程序中，地區法院對行政機關之審查，並不用採取順從的審查（註17）。

判決先例的見解

美國專利法第145條的前身，主要是美國1870年的專利法，經1878年修正後的修正條文第4915條（Revised Statute § 4915 (R. S. 4915)）。因此，修正條文第4915條的相關司法解釋，有助於我們了解現在第145條的內涵。

但是，相關判例卻有不同見解。1884年的 Butterworth v. United States ex rel. Hoe, 案（註18）和1894年的Morgan v. Daniels,案（註19），兩案都討論到修正條文第4915條程序的性質，但是兩案的結果卻互相矛盾。Butterworth 案認為，第4915條程序是一個原始的請求（original civil action），可要求對專利申請決定，進行重新（de novo）判斷。而 Morgan 案則認為，第4915條程序乃是對行政機關決策的司法審查（judicial review of agency action），故應採取較順從的審查標準（註20）。

最高法院認為，其實這二個案子處理的是不同的情況。Butterworth案是專利申請被駁回後，申請人起訴挑戰該駁回決定；而Morgan 案涉及的情況則是申請衝突（interference）的問題，亦即專利權歸屬的問題。專利權歸屬衝突的問題，現在由美國專利法第146條處理，已經不是由第145條處理，而專利權歸屬衝突問題，並不允許提出新證據。

在本案中，最高法院所關心的是第145條的問題，第145條允許在地區法院提出新證據，應該採用Butterworth案之見解。因此，地區法院在處理第145條訴訟時，可以考慮所有具證據能力之證據，而非僅能考慮那些在專利商標局審理階段沒有機會提出的新證據（註21）。

最高法院判決結論

因此，最高法院支持聯邦巡迴上訴法院全院判決之見解，認為，在第145條訴訟程序中提出新證據，只會受到聯邦證據規則（Federal Rules of Evidence）和聯邦民事訴訟規則（Federal Rules of Civil Procedure）之限制，而且如果提出於地區法院的新證據，涉及有爭議的事實問題，則地區法院必須將之前已經提出於專利審理及訴願委員會之證據，加上新證據，進行重新審理（註22）。

雖然最高法院好像不支持美國專利商標局之立場，認為地區法院可在第145條訴訟中接受新證據。但是最高法院也提醒，在接受新證據時，地區法院可以考量，申請人在專利商標局審理階段是否有機會提出該證據，以決定要賦予該新證據多大的證據力與價值（註23）。

比較臺灣

美國2012年的Kappos v. Hyatt案，處理的是專利申請駁回後提出行政訴訟程序時，專利申請人能否提出新證據的問題。就此問題，臺灣行政訴訟法、智慧財產案件審理法中，均無此種類似規定。智慧財產案件審理法第33條規定：「關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。」其討論的是撤銷專利權之行政訴訟，可以提出新證據。但是申請專利核駁後之行政訴訟，能否提出新證據？法院應如何審理？並無規定。原則上，若無禁止規定，應該表示可以提出新證據，法院也可審酌。

備註

1. 35 U.S. C § 145 (“An applicant dissatisfied with the decision of the Patent Trial and Appeal Board in an appeal under section 134 (a) may, unless appeal has been taken to the United States Court of Appeals for the Federal Circuit, have remedy by civil action against the Director in the United States District Court for the Eastern District of Virginia if commenced within such time after such decision, not less than sixty days, as the Director appoints. The court may adjudge that such applicant is entitled to receive a patent for his invention, as specified in any of his claims involved in the decision of the Patent Trial and Appeal Board, as the facts in the case may appear and such adjudication shall authorize the Director to issue such patent on compliance with the requirements of law. All the expenses of the proceedings shall be paid by the applicant.”).
2. 35 U.S. C§ 144 (“The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the decision from which an appeal is taken on the record before the Patent and Trademark Office. Upon its determination the court shall issue to the Director its mandate and opinion, which shall be entered of record in the Patent and Trademark Office and shall govern the further proceedings in the case.”).
3. Dickinson v. Zurko, 527 U. S. 150 (1999).
4. 527 U. S., at 152.
5. 527 U. S., at 164.
6. Kappos v. Hyatt, 132 S. Ct. 1690, 1695 (2012).
7. Id. at 1695.
8. Hyatt v. Doll, 576 F.3d 1246, 1269-1270 (2009).
9. Hyatt v. Kappos, 625 F.3d 1320, 1331 (2010).
10. Id., at 1336.
11. Kappos v. Hyatt, 132 S. Ct. 1690, 1695-96.
12. Id. at 1696.
13. Id.
14. 5 U. S. C. § 706.
15. Kappos v. Hyatt, 132 S. Ct. at 1696.
16. Id.
17. Id. at 1696-97.
18. Butterworth v. United States ex rel. Hoe, 112 U. S. 50 (1884).
19. Morgan v. Daniels, 153 U. S. 120 (1894).
20. Kappos v. Hyatt, 132 S. Ct. at 1698-99.
21. Id. at 1699.
22. Id. at 1699-1700.
23. Id. at 1700

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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