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美國FTC同意與MPHJ和解
黃蘭閔/北美智權法規研究組
2014.11.19
儘管MPHJ打著專利旗號,其本質似乎是利用恐嚇手段從事詐術行銷。「貴公司使用的事務機網路設備疑似侵權,許多使用者願意以每位員工1,000美元的價格取得授權,貴公司限期內若無善意回應,我們將正式提出告訴,草擬書狀詳見附件。」這是簡化版的MPHJ說詞。

2013年5月22日,美國佛蒙特州主任檢察官遞狀控告MPHJ違反該州《消費者保護法》(註1),是首度有美國公部門對Patent Troll提出告訴,之後陸續又有其他州政府盯上MPHJ,甚至連美國聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission,FTC)也加入圍剿。世上Patent Troll何其多,MPHJ竟儼然成了指標首惡,不免讓人好奇MPHJ做了什麼引發公憤?FTC日前宣布與MPHJ達成和解協議(註2),由這份調查結果(註3)觀察,儘管MPHJ打著專利旗號,其本質似乎是利用恐嚇手段從事詐術行銷。

「您的帳戶疑似遭到不法集團冒用,必須暫時凍結,請配合把錢轉存到國家安全帳戶。」這是詐騙集團慣用技倆。

「貴公司使用的事務機網路設備疑似侵權,許多使用者願意以每位員工1000美元的價格取得授權,貴公司限期內若無善意回應,我們將正式提出告訴,草擬書狀詳見附件。」這是簡化版的MPHJ說詞。

根據FTC訴狀所列,MPHJ 2012年9月買下個人發明人Laurence C. Klein數件專利,依不同業務屬性、地域範疇把相關權利專屬授權予子公司(MPHJ及其子公司相關文件皆由MPHJ負責人Jay Mac Rust律師代表簽字),並與Farney Daniels事務所簽署委任契約,隨後立即分三階段在全美各地廣發律師函。

階段

期間

MPHJ作為

2012/09

2013/05

MPHJ以81間子公司的名義致函全美16465家小型企業,指稱收件人使用的多功能事務機(例如掃瞄文件後轉為檔案以電子郵件寄送)疑似侵權。部分信件並聲稱其他收件人多樂於取得授權,且許多人同意支付每位員工1000或1200美元的價格。

2012/10

2013/05

改由Farney Daniels事務所出面致函全美10265間小型企業,表示合理懷疑收件人侵權,惟其當事人仍願意敞開協商之門,為避免走向訴訟一途,請收件人兩週內主動聯繫。

2012/12

2013/05

Farney Daniels事務所向全美4870間小型企業發函,2013年4月1日單日即寄出1718封信。信裡揚言,收件人兩週內若無回應,將以所附9頁狀紙向聯邦地院控告收件人侵權。

然而根據FTC調查,前7366封第一階段律師函寄發時,MPHJ一件授權生意都沒談成;寄發第三階段律師函時,MPHJ和其代表律師根本無訴訟打算,甚至到目前為止也從未因此提出告訴。簡而言之,這些律師函盡是不實陳述。

此外,RPX的數據(註4)顯示,統計2013年NPE專利侵權訴訟案,逾六成相關企業的全年營收不到1億美元。但MPHJ的攻擊策略尤其遭人物議:MPHJ利用工商名錄數據庫,拉選不同的行業標準分類碼(Standard Industrial Classification;SIC),從中過濾出員工人數介於20至99人的小型企業,作為各階段律師函的收件人。依FTC訴狀描述,中間過程完全沒有產品比對、侵權分析,看不出名單產生與專利發明的關聯。

經過幾番掙扎(註5),MPHJ終於選擇與FTC和解,未來MPHJ若寄發違反協議的專利主張文書(Patent Assertion Communication,例如MPHJ先前寄發的律師函),最高每封可罰16000美元。而依官方釋出的兩造合意法院命令(註6),MPHJ、Farney Daniels事務所及MPHJ負責人Rust(被告,Respondents)未來20年同意接受以下規範:

  1. 被告不得再於專利主張文書明示或暗示
    1. 特定專利已成為相當件數授權協議的標的物、授權價格或區間、其他授權/銷售/和解/訴訟相關資訊;
    2. 其他收件人反應或授權資訊;
    3. 被告或其關係人已提出告訴或已有提告準備動作;
    4. (收件人若不取得授權、支付款項、依律師函所列予以回應,)被告或其關係人將(立即或在特定期限內)提出告訴。

    然而,正常的專利主張,其權益應受保障。因此,倘若內容未誤導收件人,且有充分證據足以證明其陳述為真,即不在此限。且假設只陳述相信收件人(可能)侵權或需取得授權,或陳述保留其法律追溯權,不等同於表示將提出告訴;即使表示將提出告訴,之後卻因環境訊息變化而未提告訴,也應通盤考量證據情況,審酌是否確實違規。

  2. 被告(或被告持有多數股權、控制的公司)撰寫、寄發、簽署、背書的專利主張文書,所有以下相關資料,皆應保留5年,以備查核
    1. 該文書複本;
    2. 收件人姓名及聯絡方式;
    3. 傳票及其他與執法機關有關的法律文件複本;
    4. 證明遵循本命令規範的商業記錄(剔除Attorney-Client Privilege、Work Product Protection相關資料);及
    5. 第3點規範的命令收執回條。

  3. 被告(包括寄發專利主張文書的公司,及被告一人或複數人加總持有多數股權或控制的公司)應於限期內寄送本命令複本予以下人員:其律師、現任及未來接任的負責人、高層主管、董事、經理人,以及負責相關事務的現任及未來就職員工、代理人、代表人。限期為30日,自本命令送達之日或擔任相關職務之日起算,被告並需取得前述人員簽名並押有簽字日期的收執回條。

  4. MPHJ、Farney Daniels事務所若有組織變動(例如解散、轉手、讓售、合併之類)可能影響其命令遵循責任、本命令所涉公司(含子公司、母公司、關係企業)之創建或解散、計畫提破產申請、更名或更址者,至少需於30天前提前通知FTC,如無法於30天前通知,亦應盡速知會FTC。

  5. 本命令發布之日起10年內,Rust若不再擔任MPHJ任一職務,或投入其他專利主張文書相關新事業或職務,包括通訊方式、新事業或職務內容及其業務範圍,皆應告知FTC。

  6. 本命令送達之日起60天內,及未來收到FTC書面通知之日起10天內,被告應詳細報告為遵循本命令所採取的方法及形式。

 

備註

  1. ‘Vermont Attorney General Sues "Patent Troll" in Groundbreaking Lawsuit’,請見http://ago.vermont.gov
  2. “FTC Settlement Bars Patent Assertion Entity From Using Deceptive Tactics”,請見http://www.ftc.gov
  3. FTC Complaint,請見http://www.ftc.gov....pdf
  4. “RPX Insurance Services Announces Cost-effective Patent Insurance for Small and Emerging Growth Companies”,請見http://www.rpxcorp.com
  5. “World’s Most Innovative Patent Troll Sues the Government”,請見http://www.wired.com
  6. FTC Proposed Agreement Containing Consent Order,請見http://www.ftc.gov....pdf

 


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