美國於2011年9月通過美國發明法（Leahy-Smith America Invents Act）後，大幅修改美國專利法的規定，於2012年開始陸續實施其各項條文。其中，對於美國專利申請核准領證後的爭議程序，做了修正。在美國發明法之前，被控侵權人有兩種方式可以挑戰美國專利的有效性：單方再審查(Ex Parte Reexamination)以及多方再審查(Inter Partes Reexamination)程序；修法後，美國發明法新增了核准後復審 (Post-Grant Review，PGR) 及多方復審 (Inter Partes Review，IPR) 程序。其規定於美國發明法第6條，修改美國專利法第311至319條，放入多方復審程序；並修改第321至329條，放入核准後復審程序。核准後復審（PGR）及多方復審（IPR）程序於2012年9月16日起生效，原本之多方再審查程序於同日廢止，而原本的單方再審查程序則仍持續適用（註1）。

商業方法專利復審程序

除了上述的核准後復審程序外，美國發明法第18條，也增加了「涵蓋商業方法專利過渡期複審」（Transitional Program for Covered Business Method Patent Review；CBM）。基本上其也屬於核准後復審程序的一種，但只是一種過度性的程序，只實施8年。其主要是針對商業方法專利，由於其專利適格性的問題較容易引起爭議，故在基本的核准後復審程序外，另外增加這個涵蓋商業方法專利復審程序，希望在8年間，對於商業方法專利之爭議，有特殊的救濟管道。

侵權訴訟與復審程序關連

臺灣的專利訴訟實務中，過去因為有舉發制度，法院審理專利侵權案件時，往往先停止訴訟程序，等待專利舉發及相關救濟程序走完，確定專利有效性及範圍後，才重啟專利侵權訴訟程序。但在2008年設立智慧財產法院及通過智慧財產案件審理法後，在審理法第16條規定，法院可自為專利有效性之判斷，無庸等待專利舉發及救濟結果。但是，美國的復審程序，類似臺灣的舉發制度，一樣出現侵權訴訟與復審程序同時進行，而可能產生的矛盾問題。因此，在相關的法條中，也規定了兩套制度的協調處理規定。

以下，本文將介紹自2012年9月美國專利復審制度以來，首個進入聯邦巡迴上訴法院的VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com案（註2）。該案件處理的是「涵蓋商業方法專利復審」程序與地區法院訴訟間關係的問題。

VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com案事實

2013年1月，VirtualAgility公司（簡稱VA）控告Salesforce.com公司等被告，侵害其美國專利號第8,095,413號專利 （簡稱'413號專利），其乃是一個商業方法專利，涉及某種雲端計算服務。2013年5月24日，Salesforce公司針對第’413號專利的所有請求項，向專利審理暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，簡稱PTAB），申請進行「商業方法專利復審」。在該復審申請中，Salesforce公司主張'413號專利的所有請求項，符合美國發明法中第18條(a)(1) 的「涵蓋商業方法專利」（covered business method patent）；且Salesforce公司符合第18條 (a)(1)(B)的復審資格，因為其正被控告侵害系爭專利。

Salesforce公司進一步主張，專利審理暨上訴委員會應開啟「商業方法專利」復審程序，因為所有'413專利的請求項，根據美國專利法第101條，均不具專利適格性，且根據第102條、第103條，專利應屬無效（註3）。

於2013年5月29日，被告等人向審理專利侵權案的地區法院，根據美國發明法第18條(b)(1)，認為已經提出「商業方法專利復審」，申請停止訴訟。2013年8月，地區法院對上述申請暫為作出裁定，但下達事證開示命令，並主持期程安排會議，決定2014年4月進行馬克曼聽證（請求項解釋），2014年11月挑選陪審團。2013年8月同時，原告VA公司對前述Salesforce所提出的復審，根據37 C.F.R. § 42.207(a)，提出初步答辯（preliminary response）。2013年11月時，專利審理暨上訴委員會裁定受理Salesforce之復審，開啟CBM復審程序。其認為所有'413號專利的請求項均涉及「被涵蓋方法專利」，且系爭專利「較有可能」（more likely than not）不具有專利法第101條之專利適格性，或「較有可能」因美國專利號第5,761,674號專利（簡稱Ito專利）而欠缺新穎性。專利審理暨上訴委員會也下達了自己的庭期，排定2014年7月審理'413 號專利請求項的有效性（註4）。

2014年1月，地區法院裁定駁回被告等人所提出的停止專利訴訟的請求。被告等人立即對該裁定，向聯邦巡迴上訴法院提出抗告，並再次申請地區法院停止訴訟程序，等待抗告程序結束。後來，原告VA提出申請，主張若專利審理暨上訴委員會認定系爭專利無效，則將有條件更正（Motion to Amend）'413號專利請求項。2月，聯邦巡迴上訴法院裁定，停止地區法院的訴訟程序（註5）。

考量停止訴訟程序的四因素

根據美國發明法第18條(b)(1)，地區法院在裁定是否因他人提起復審程序而停止訴訟時，需考量下列四點（註6）：

(A) 裁定停止與否，是否可簡化系爭爭議，並使審判更為有效（whether a stay, or the denial thereof, will simplify the issues in question and streamline the trial）；

(B) 事證開示（discovery）程序是否結束，審判期程是否已定（whether discovery is complete and whether a trial date has been set）；

(C) 裁定停止與否，是否會不當地傷害被聲請人，或對聲請人出現清楚的策略優勢（whether a stay, or the denial thereof, would unduly prejudice the nonmoving party or present a clear tactical advantage for the moving party）；

(D) 裁定停止與否，是否會減少雙方及法院的訴訟負擔（whether a stay, or the  denial thereof, will reduce the burden of litigation on the parties and on the court.）

美國發明法第18條(b)(2)規定，當提出復審之申請人要求地區法院停止訴訟，對於地區法院裁定，可向聯邦巡迴上訴法院提出抗告。且該條文清楚的規定，聯邦巡迴上訴法案審理此類抗告案時，應確保一致地適用既有的判決先例，並且可以自為重新審理（may be de novo）（註7）。

第一因素（簡化爭議）與第四因素（訴訟負擔）

聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院再做是否停止訴訟裁定的判斷時，的確可以、並應該考量到，原告VA已經對其專利提出有條件更正。不過，其只需要考慮有這件事情即可，而不需要去判斷究竟所更正的請求項是否會影響到現在進行中的訴訟（註8）。

其次，聯邦巡迴上訴法院也指出，第一因素與第四因素的考量雖然有點接近，但仍應該各自判斷。否則國會就不需要寫出四個因素，而只需寫出三個因素即可（註9）。

第三，聯邦巡迴上訴法院認為，地區法院在裁定是否停止訴訟時，不應該去檢視專利審理及上訴委員會受理復審程序的意見。畢竟，那只是一個上訴委員會決定是否受理的初步決定而已，所採取的標準為「較有可能」（more likely than not）標準（註10）。此一標準已經比過去的再審程序（reexamination）來得嚴格。過去的再審程序採取的受理標準，乃是否提出一專利有效性的實質新議題（a substantial new question of patentability）（註11）。而且，國會採取此新標準時，並沒有允許地區法院審理專利審理與上訴委員會是否受理復審案件的決定。若判斷是否停止訴訟時，去檢視專利審理與上訴委員會的決定，則會危害到停止訴訟制度的目的。實際上，對於核准後復審決定的救濟，國會已經很明確第規定於專利法第141條，規定其救濟途徑乃直接向聯邦巡迴上訴法院提出救濟（註12）。

由於地區法院判決，主要乃是去檢查專利審理與上訴委員會的意見，而聯邦巡迴上訴法院指出，這方面的討論均不適當。而地區法院裁定意見中，排除了這方面的討論後，從相關文件證據中做判斷，聯邦上訴法院認為，應傾向於裁定停止訴訟程序。專利法第324條對核准後復審程序的要件，就是「至少有一個受挑戰的請求項，較有可能無效」（it is more likely than not that at least 1 of the claims challenged in the petition is unpatentable）（註13）。本案中，專利審理與上訴委員會很明確地表達，系爭專利所有的請求項，都較有可能無效。因此，商業方法專利復審程序的結果，即可能決定了地區法院專利侵權訴訟的結果。因此，此點應有利於裁定停止訴訟程序（註14）。

但原告VA主張，被告Salesforce在提出復審時，只提出一項先前技術，但在地區法院的訴訟中，另外提出二項先前技術。因此，復審程序的審查，並無助於簡化地區法院的訴訟。聯邦上訴法院也同意此論點。法院指出，如果在地區法院訴訟與復審程序中所援引的先前技術一樣，那麼，復審程序將更有助於簡化訴訟程序。不過，在本案中，由於復審程序所受理的是系爭專利的所有請求項，而其仍然有助於簡化爭議，並有助於減少訴訟負擔，故應傾向裁定停止訴訟程序（註15）。第二因素（事證開示是否完成、期程是否排定）
第二因素的判斷在於事證開示是否已經進行，以及法院的各種期程是否已經排定。換句話說，倘若在侵權訴訟還沒進入事證開示與請求項解釋的馬克曼聽證，則傾向於可裁定停止訴訟程序，等待復審程序結束。反之，若法院訴訟程序已經進展許久，就傾向於不停止訴訟程序。本案中，2013年5月Salesforce公司提出復審申請後，立刻向法院申請停止訴訟程序。但地區法院不立刻裁定，決定等待專利審理暨上訴委員會是否受理該復審案。等到2013年11月上訴委員會受理該復審案後，2014年1月地區法院才作出裁定。聯邦上訴法院認為，地區法院等待復審案受理的結果再做出是否停止訴訟之裁定，是一個合法的作法，上訴法院給予尊重（註16）。

不過，由於提出申請停止訴訟的時間是2013年5月，裁定的時間是2014年1月，究竟在做第二因素的判斷上，要以哪一個時間點作為考量基準？聯邦上訴法院同意地區法院的看法，認為應以提出申請的時點作為基準。本案中，2013年5月提出停止訴訟申請時，當時才起訴不到四個月，且還沒有進入事證開示，也尚未排出後續的期程，因此，本案是有利於選擇停止訴訟。就算從2013年11月上訴委員會受理該復審案作為時間基準，該地區法院的訴訟仍然很早，雖然已經排了後續的期程，但是尚未進入事證開示，雙方對於請求項解釋的陳述狀也沒有提出。故就第二個因素，絕對有利於被告（註17）。

 第四因素（不當傷害或策略優勢）

在否裁定停止訴訟程序的第四個因素，應考量停止訴訟程序是否會對某方造成不當的傷害（undue prejudice），若會的話，則不傾向停止訴訟程序。聯邦巡迴上訴法院認為，在本案中，此因素稍微傾向於不停止訴訟程序。因為，原告和被告雙方，屬於市場上競爭對手，停止訴訟程序可能會產生不當的傷害。而且，由於雲端計算的市場不斷成長，損失市佔率或商譽的損害，不可小覷（註18）。

聯邦上訴法院指出，所謂的不當傷害，與禁制令審查中的無法回復之傷害（irreparable harm）很接近。其實大部分的專利侵權的損害，都可以透過事後的金錢賠償加以彌補。除非，專利權人認為不立即透過禁制令禁止侵權，對其事業會造成不可回復的損害。但在本案中，由於原告VA並沒有申請禁制令，似乎不認為繼續侵權對其有多麼重大的影響。因而，聯邦上訴法院認為，停止訴訟程序對其而言並沒有不當的傷害（註19）。

最後，第三因素還要判斷停止訴訟是否對某一方有明顯的策略優勢（clear tactical advantage）。本案中，被告Salesforce在復審程序中只提出一項先前技術Ito專利，但在地區法院的侵權訴訟中，另外提出了二項先前技術，分別是Oracle Projects的軟體以及Tecskor產品。因此，其可能是想避免，在復審程序結束後在後續程序中不得再為相同主張之限制，而故意不提出其他重要證據的策略。但是，被告Salesforce解釋，Oracle Projects的軟體並非公開文件，若提出於復審，還須要請證人解釋其軟體內的運作；而Tecskor產品的公司位於加拿大，一樣要從加拿大進行司法協助取得證據，也很麻煩，故沒有在復審程序中提出這二項證據。聯邦上訴法院認為，被告Salesforce解釋也有道理，並非明顯的訴訟策略（註20）。

綜合上述是否有不當傷害，以及是否有清楚策略優勢的判斷上，聯邦上訴法院認為，僅能說，在第三因素判斷上，稍微有利於拒絕停止訴訟程序（註21）。

四因素綜合判斷

最後，綜合四項因素的判斷。四項因素中，有三項因素（1.簡化爭點與使訴訟更有效率；2.事證開示是否完成與審判期程是否安排，4.能否減少雙方當事人與法院的訴訟負擔）有利於停止訴訟程序。只有第三項因素（不當傷害）稍微有利於拒絕停止訴訟程序。最後，聯邦上訴法院認定，地區法院濫用其停止訴訟程序裁定之裁量權，故推翻地區法院之判決，要求該案停止訴訟，等候CBM復審程序結果（註22）。

影響

美國發明法中創造的核准後復審程序、多方復審程序，類似我國的專利舉發制度。其與專利侵權訴訟可以同時進行，可能造成二程序各自認定專利有效性。因此，在美國發明法中，部分條文也事先協調二程序的衝突。在核准後復審程序，規定於專利法第325條(a)，倘若申請人已經先提起訴訟主張系爭專利無效，則不可再提起核准後復審程序（註23）；倘若申請人已經先提起核准後復審程序，則若再提起訴訟主張系爭專利無效，該訴訟自動停止（註24）。不過，其並沒有明文規定，若專利權人已先提出侵權訴訟，被告再提出復審程序，是否應裁定停止訴訟程序。

至於本文介紹的商業方法專利復審程序，在美國發明法第18條(b)(1)，明確列出了地區法院因申請人提出CBM復審程序，裁定停止訴訟程序的四項參考因素。這四項參考因素雖然是針對CBM復審程序，但一般認為，法院在其他復審程序中，考量是否需停止訴訟程序時，也會參考此條規定。

事實上，根據美國專利法第326條(a)(11)，復審程序受理後，最多一年內要處理結束，在有正當理由情況下，可再延長六個月。因此，實際上，因為停止訴訟程序而等待復審程序，並不會拖延過久。此外，在美國復審決定作出後，若有不服，則是向聯邦巡迴上訴法院提出上訴。此一法院和處理侵權訴訟的上訴法院，同屬一個法院。因此，就算復審決定作出後繼續上訴，上訴法院對復審程序判斷完專利有效性後，交回地區法院，地區法院會尊重上訴法院對系爭專利有效性之判斷。因此，地區法院後續的侵權訴訟，僅需處理剩下的侵權判斷與損害賠償認定部分。因而，以訴訟拖延來說，停止訴訟程序等待復審程序終結，似乎並沒有嚴重的拖延問題。

備註

1. 較詳細的介紹，可以參考徐仰賢，美國專利訴訟外之新選項—多方複審程序(IPR)介紹暨實務分析，科技產業資訊室，http://cdnet.stpi.narl.org.tw。
2. VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com, 759 F.3d 1307 (2014).
3. Id. at 1308-9.
4. Id. at 1309.
5. VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com, Inc., 14-1232 (Fed. Cir. Feb. 12, 2014).
6. AIA § 18(b)(1).
7. AIA § 18(b)(2) (“(2) REVIEW.--A party may take an immediate interlocutory appeal from a district court's decision under paragraph (1). The United States Court of Appeals for the Federal Circuit shall review the district court's decision to ensure consistent application of established precedent, and such review may be de novo.”).
8. Id. at 1312-13.
9. Id. at 1313.
10. 35 U.S.C. § 324(a) (2012).
11. 35 U.S.C. § 303(a) (2012).
12. 35 U.S.C. § 141(c).
13. 35 U.S.C. § 324(a).
14. VirtualAgility Inc. v. Salesforce.com, 759 F.3d. at 1314.
15. Id. at 1314.
16. Id. at 1316.
17. Id. at 1316-17.
18. Id. at 1318.
19. Id. at 1318-19.
20. Id. at 1320.
21. Id. at 1320.
22. Id. at 1320.
23. 35 U.S.C. § 325(a)(1).
24. 35 U.S.C. § 325(a)(2).

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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