在美國民事訴訟程序中，「Stipulation」，是一種由訴訟當事人雙方，自願同意成立之訴訟協議。由於專利訴訟案件多涉及數個專利、多數請求項、與多項產品或方法，由於待證事實眾多，故難以一一試驗。因此，經由訴訟兩造當事人針對專利訴訟程序的重要事實或證據為訴訟上的協議，將可簡化事實上爭點與減少證據提出，使訴訟進展更有效率。然而，訴訟協議將拘束協議之當事人，因此不當訴訟協議，將導致當事人就重要事實無法爭執，而有導致敗訴的可能性。以下本文將以2014年6月美國最高法院Alice Corp. Pty. LTD v. CLS Bank Int'l的案件，說明訴訟協議重要性

言詞審理前訴訟協議之功能

美國專利訴訟採陪審團制，過多的待證事實，並不利律師呈現案情，更無法使陪審團在有限的時間了解案情，並對爭議事項作出決定。特別是專利訴訟涉及複雜的技術、產品、與商業活動，如果能將案件加以簡化，以法官與陪審團可以理解的方式呈現，則容易說服法官與陪審團給予勝訴判決。因此在專利訴訟中，原被告雙方當事人經由律師策略考量，往往在進入言詞審理程序之前，對於訴訟重要事實，如果對雙方勝負影響不大，雙方可能協議不再爭執，以簡化爭點。而雙方當事人對於事實上或證據提出範圍，作成協議，也就是所謂的stipulation，即訴訟協議。
當事人同意訴訟協議，往往基於下列考量：

1. 避免法官與陪審團混淆爭點。
2. 有助於事實與證據呈現，以具相關性，且使案件能以更加簡易明白方式呈現（註1）。

雖然，訴訟協議將使當事人就未呈現或同意的事項，造成放棄進行上訴或爭執之權利之不利益。但是對於多數的訴訟而言，如果不能限縮爭點，或就若干事實達成協議，也可能因為過多繁雜不相關的爭點，導致陪審團對於重要事實產生更大誤解，其所造成的後果，可能較當事人放棄爭執的權利的影響為大。

另外，訴訟過程中簡化雙方爭議事實，將使雙方不爭執的事實協議，而使法院集中重要事實之審理，可藉此提高法庭對於重要爭議的注意力，並就案件中真正的爭議加以審理，以加快案件審理時間。
關於訴訟協議範圍，並非無限制，當事人可就案件中事實問題可以進行訴訟上的協議，並為法官所採納於判決中；（註2）但是當事人就法律問題則不能協議，因為對於法律問題協議，這將使法庭適用法律並裁判的功能有所減損（註3）。

而訴訟上的協議效力，拘束協議當事人，對於法院而言，雖然多數具有拘束力，且協議內容多會被法院所採納。但是，訴訟協議的效力對於法院並非絕對，當訴訟協議合意的事實與證據顯示的事實明顯違背時，此時訴訟協議事實並不拘束法院的判斷與決定（註4）。

雖然訴訟上的協議，可以達到訴訟程序的簡化的目的，但是一旦當事人就某些重要事實協議，同時放棄爭執可能性，將造成對事實自認 (admission) 的結果，當事人必須承受無法再爭執而造成訴訟上之不利。2014年Alice Corp. Pty. LTD v. CLS Bank Int'l乙案中，專利人對於若干法律爭議的重要事實不爭執，因此法院採納Alice公司所協議之事實認定發明係由電腦完成的程序，因此對於科技並無特殊貢獻，因而判定該方法不可專利。由於Alice公司協議的事實，導致認定專利不適格，因此，本文以本案例說明訴訟協議問題與重要性。

Alice Corp vs ClS Bank International訴訟進程

2014年6月美國最高法院Alice Corp. Pty. LTD v. CLS Bank Int'l乙案，起因於2007年，CLS銀行向美國聯邦地方法院對於Alice 公司提出四項專利無效之確認訴訟(declaratory judgment)，以及不侵權之確認訴訟。其中，Alice 公司不侵權之確認訴訟聲請簡易判決(Summary Judgment)遭法院駁回，而指控Alice 公司專利無效簡易判決的申請獲勝訴判決。聯邦地方法院於2011年以Alice專利不符合專利法的標的，而給予專利無效之簡易判決（註5）。

本案所涉及Alice公司的四項專利，都是以軟體來實現商業方法。Alice公司的專利，係以藉由第三方（主要是充當代理或信託功能），以驗證交易的雙方在約定的交易日期可以履行約定的交易，以減少在某些商務交易（通常涉及股票或外幣之交易）風險。依據案件中所涉及的 ’479和’510兩項專利的前言敘述，訴訟雙方同意，必須由電腦(computer)實現方法請求項；另一個'720專利，則涉及數據處理系統(data processing system)請求項，另外'375專利，專利則包含了數據處理系統和電腦可讀式存儲媒介請求項。

CLS銀行，主張Alice公司所涉及之專利標的為抽象的概念，根據美國專利法§101條規定，抽象的概念是沒有資格申請專利的。有關法院對於抽象概念的分析，細節請見楊智傑教授針對本案所作之分析（商業方法電腦軟體之專利適格性 － 2014年Alice v. CLS Bank案剖析）。

本案地方法院，基本上依照2010年美國最高法院Bilski vs Kappos 乙案的意見，認定Alice的專利請求項不符合專利法第101條之要求，而判定Alice專利無效。其後，Alice向聯邦法院上訴，聯邦上訴法院則推翻下級法院的判決，判定專利有效（註6）。而後CLS 銀行上訴，申請全院聯席會議，聯邦上訴法院准予CLS全院聯席聽審的申請，而重審本案上訴案件，最後全院聯席於2012年再度確認地方法院專利無效判決（註7）。然而在全院聯席會議中，雖作出專利無效的決定，但是聯邦上訴法院的法院意見相當分歧。

隨後，本案於2014年6月最高法院作出裁判，判決書由Thomas大法官主筆，肯定聯邦上訴法院全院聯席法官的意見，認定專利無效，其以：

1. 有爭議的專利請求項，其概念是源自於中介交易的抽象概念
2. 該專利只需要普通的電腦(generic computer)執行，因而欠缺將這種抽象的概念轉換成具有專利資格的發明。

最高法院於本案之事實認定與分析

最高法院在本案中，重申其長期持有的觀點，即抽象的概念，自然法則，不得申請專利，法院進一步闡釋「科學與技術工作的基本工具」不應該授與專利，係因這些基本工具不應該被壟斷。除非當這些基本的工具可以應用「到一個新的領域並有利用價值」，才是適格的專利標的。

但如何區分專利標的是否不可專利的抽象概念，最高法院利用Mayo Collaborative Servs. vs Prometheus Labs., Inc., （註8） 乙案中所建立的架構。因此，於提出二個問題(1)本案Alice公司的專利是否涉及抽象概念?(2)是否有其他因素將請求項轉換為可專利的運用。

關於以上第一個問題，最高法院認為，Alice公司的專利為一抽象概念。最高法院認為所謂抽象概念並不只有包括自然法則，也包括人類活動長期使用方法。因此，最高法院認定Alice專利涉及商業交易交割的中介第三方，此一概念於經濟活動具有長久的歷史，因此Alice 公司專利涉及抽象概念。
關於以上第二個問題，最高法院認為Alice公司並未進行轉換。

最高法院指出，依照雙方於訴訟中同意的事項，專利方法請求項需要使用電腦來創造電子紀錄，並追蹤多方交易以及同步指示，換言之「電腦是專利的中介者。」最高法院進一步闡述，在本案相關的爭議是於請求項，是否除由一般電腦指示執行者執行抽象概念外尚有其他工作? 法院認為答案為否定。最後，最高法指出，所有專利請求項具備要件以下要件，因此Alice公司的專利不具專利適格性。

1. 必須使用電腦執行
2. 系統與媒介請求項重述需要電腦的使用
3. 雙方當事人同意方法請求項由電腦操作。

本案訴訟協議上的問題

承上，本案專利標的是否適格，涉及二個層次問題，首先，Alice公司的專利所涉及交易中間人的概念是否為抽象概念， 其次，Alice公司的發明是否有超出一般電腦執行該抽象概念的工作?

由於Alice的發明用以擔任保障交易可以順利完成的中介人角色，此為商業交易的慣例，因此涉及抽象概念並無爭議。但對於第二問題，即Alice的發明是否有如法院所認定並未超過一般電腦可以執行範圍?雖然最高法院認為答案為「否定」，但基本上此為一個事實認定問題，最高法院係依雙方當事人所提供證據認定事實或協議事實作出判決。

由客觀上來看，Alice公司確實設計軟體，Alice公司也完成相關的系統來來確保交易可以完成，因此站在Alice公司立場，所應爭執的事實，應為「用以保障交易的系統與軟體」是否完成電腦無法完成的工作?但是，在地院判決中，並未見Alice公司於第二個問題提出爭執，且無其相不同之主張。相反的，Alice公司卻同意方法請求項由電腦操作的事實，而無附加任何條件，因此法院利用Alice所同意的事實，認定Alice公司的發明基本上由電腦執行而無其他功能。

基於地院判決中所認定的事實，既然Alice已同意該方法由電腦完成，因此最高法院在判決中，即認定Alice 公司的發明並未具有造成電腦有任何功能上的改變，或是對於任何其他技術領域造成改變，因此事實，最高法院因而宣告Alice公司的發明欠缺專利適格性的要件。

在本案訴訟過程中，Alice公司之所以敗訴，主要是因為交易中介者角色是一個抽象概念，而Alice公司並未證明除了電腦固有程序之外，其發明具有別於電腦固有程序與功能，因此導致法院認為Alice功能的發明不過是由電腦與軟體執行抽象概念結果，因此該發明並不符合發明標的物的要件。倘若Alice公司在訴訟階段中，可以針對方法請求項與電腦執行步驟進行區別，或是說明Alice公司的方法與傳統電腦執行計算程序如何不同，或避免法院判定該專利不適格（註9）。

結論

在事證開事程序之後， 訴訟雙方均收集許多證據，所有事實均以爭執，將使爭議焦點模糊，不利於訴訟進行。因此，適時簡化訴訟事實上與法律上爭點，不僅為訴訟經濟上的考量，也有利當事人一方訴訟案件呈現，使法官與陪審團給與有利判決。

但是，訴訟事實哪些應該爭執？哪些應該簡化？這涉及律師對於訴訟策略的佈局與對於訴訟標的的了解。有效限縮事實上與法律上的爭點有助於加快審理的時間，但是如果不當同意應爭執事實，將導致嚴重的後果。特別是美國專利訴訟上訴審謹審查法律問題，所認定事實係依照一審判決認定事實適用法律，一旦在一審中所承認或同意的事實，無法再爭執，對於當事人的權利影響甚大。台灣科技公司面臨不乏專利訴訟機會，對於美國訴訟律師於訴訟程序所同意的事實，應該與公司內部研發部門再三確認，並應評估協議該事實所帶來後果之後，才能與對照協議。

另外，Alice Corp. Pty. LTD v. CLS Bank Int'l乙案中，最高法院對於專利法第101條，專利標的是否適格?是否為抽象概念之判斷似乎已經有結合專利法第102條與103條，即綜合判斷該專利標的是否使用新的程序且比較傳統程序有所改進，許多評論認為最高法院見解事實上已經將專利法第101條判斷，合併102條新穎性與103條顯著性的判斷一併綜合判斷，而這樣轉變的趨勢將使當事人即便處理第101條可專利利性爭議的時候，任何影響第102條新穎性判斷的事實及103條顯著性判斷判斷事實需要特別評估，不能任意與對照協議，否則將造成自認結果，導致訴訟上的不利。

備註

1. Barry L. Grossman & Gary M. Hoffman, Patent Litigation Strategies Handbook, page 780, 2005 (2nd Ed.).
2. Boston Shipyard Corp. v. United States, 10 Cl. Ct. 151, 162 (1986)
3. Ralph Constr., Inc. v. United States, 4 Cl. Ct. 727 (1984) .
4. Exxon Corp. v. United States, 12 Cl. Ct. 434, 439 (1987)
5. CLS Bank Int'l v. Alice Corp., 768 F.Supp.2d 221 (D.D.C. 2011).
6. 685 F.3d 1341 (Fed. Cir. 2012)
7. 717 F.3d 1269 (Fed. Cir. 2013).
8. 132 S.Ct. 1289 (2012)
9. Mary LaFrance, LaFrance on the Supreme Court's Treatment of Computer-Implemented Method Claims as Abstract Ideas in Alice Corp. Pty. LTD v. CLS Bank Int'l, 2014 U.S. LEXIS 4303 (June 19, 2014), 2014 Emerging Issues 7214, June 25, 2014.

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