智權報總覽 > 侵權訴訟探討           
 
USPTO因應美國最高法院Alice案判決撤銷部分核准處分
黃蘭閔／北美智權法規研究組

美國最高法院2014年6月19日就廣受注目的Alice v. CLS Bank案（Alice案）作成判決（註1），USPTO一週後發布相關案件初步修訂版審查基準（註2），指導內部審查人員利用Mayo兩階段分析法審查涉及抽象想法（尤其是電腦實施抽象想法）的申請標的，部分尚未公告的申請案並因此被撤銷原核准處分。

Alice案上訴期間，正值Patent Troll議題發燒之時，系爭專利發明是否為美國專利法35 U.S.C. 101規範的可予專利客體？法庭內外都有激烈辯論。美國最高法院最後宣判：本案系爭專利發明，無論是方法、儲存媒體、系統類型，不管是就請求項個別元件獨立評估或順序組合後評估，都只是以非特定的一般電腦實施抽象想法；而「抽象想法」（abstract idea）不具專利適格性（patent eligibility），在缺乏發明概念（inventive concept）的情況下，即無法轉化為具專利適格性的「抽象想法之應用」（application of the [abstract] idea），故非35 U.S.C. 101規範的可予專利客體。

本案宣判後，各大組織、各家專利律師紛紛撰文報導分析，有趣的是，支持及反對軟體或電腦實施發明（CII）專利的陣營都宣稱勝利（註3），有人認為軟體及CII專利世界一如既往，也有人在當中預見更多的混亂（註4）。批評的一方說，本案直接比附Bilski案得出系爭發明寫入抽象想法的結論，沒有為抽象想法劃定具體輪廓，也未明說如何區分「抽象想法」與「抽象想法之應用」；而35 U.S.C. 101專利適格性判斷混入102新穎性、103非顯而易知性概念，亦有違1952年修法精神。但換個角度看，只要證明所請發明能解決技術問題，依Alice案判決，似乎就可符合35 U.S.C. 101，拉近了美歐審查標準間的距離（註5）。

主管USPTO專利事務的Peggy Focarino女士，8月初在該局局長網誌主動發文（註6）表示，因USPTO公告專利必須符合現行判例原則，Alice案宣判後，審查官立刻重新檢視最可能受到影響的技術類別案件。倘若已核准的申請案有任一請求項涉及抽象想法，且僅額外寫入執行一般電腦功能的一般電腦限制（limitation），即使申請人已繳交領證費，USPTO一律撤銷其核准處分，發回原審查官續行審查。因審查部門為USPTO第一線人員，需直接面對申請人的怒火，據報導部分審查官也有不滿情緒，但Focarino女士文中強調，這是因應Alice案宣判的必要舉措，目前審查部門已開始按照修訂後的審查基準檢視相關案件，未來寄發的核准處分應不至於再有類似狀況。

USPTO抽象想法相關請求項初步審查基準

USPTO修訂並於2014年6月25日公告抽象想法相關請求項35 U.S.C. 101新審查基準，依其初步解讀，最高法院Alice案判決並未直接否定軟體或商業方法的專利適格性，亦未明白提示軟體或商業方法需具備特定要件始能授予專利，因此實審時，審查官確認所請發明屬35 U.S.C. 101所列可予專利的方法、機器、製品或物之組成後，即應統一採用Mayo兩階段分析法做下一步審查：

  1. 分析請求項是否寫入自然法則、物理現象、抽象想法任一類專利適格性之例外？
    1. 若否，該請求項應具有專利適格性。
    2. 若寫入了任一類專利適格性之例外，進入下一階段分析。
  2. 分析元件或元件組合，是否足以讓該請求項轉化為「遠非」（「significantly more」 than）純粹的自然法則、物理現象、抽象想法，屬於可予專利的應用？請求項必須以整體觀之，所有元件都必須獨立及綜合考慮。

依Alice案判決，基礎經濟操作、組織人類活動的部分方法、純思想意見、數學關係式／方式程等，都屬抽象想法。而其判決提及可能達到及無法達到前述「significantly more」門檻的技術特徵包括：

可能達到

可能無法達到

  • 改良其他科技或技術領域（Improvements to another technology or technical fields.）；
  • 提升電腦本身性能（Improvements to the functioning of the computer itself.）；
  • 寫入具意義的限制條件，不只是在特定技術環境以一般方式運用一抽象想法（Meaningful limitations beyond generally linking the use of an abstract idea to a particular technological environment.）。
  • 只是寫「應用」（或其他同義詞）一抽象想法，或指示在電腦上實施一抽象想法（Adding the words "apply it" (or an equivalent) with an abstract idea, or mere instructions to implement an abstract idea on a computer.）；
  • 僅以一般電腦執行業界早已熟知、例行、傳統的一般電腦功能（Requiring no more than a generic computer to perform generic computer functions that are well-understood, routine and conventional activities previously known to the industry.）。

 

 

備註

  1. Alice Corp. v. CLS Bank Int’l, 134 S. Ct. 2347 (2014)(Thomas, J.)，請見http://www.supremecourt.gov。
  2. “Preliminary Examination Instructions in view of the Supreme Court Decision in Alice Corporation Ply. Ltd. v. CLS Bank International, et al.”，請見http://www.uspto.gov。
  3. “SCOTUSblog symposium on Alice v. CLS Bank”，請見http://patentlyo.com。
  4. “Judge Michel says Alice Decision ‘will create total chaos’ ”，請見http://www.ipwatchdog.com。
  5. “The Supreme Court’s Alice Decision on Patent Eligibility of Computer-Implemented Inventions: Finding an Oasis In the Desert”，請見http://patentlyo.com。
  6. “Update on USPTO's Implementation of 'Alice v. CLS Bank'”，請見http://www.uspto.gov。

 
Facebook 按讚馬上加入北美智權報粉絲團