美國著作權法第507條（b）規定：「根據本法所提起民事訴訟，必須在請求權產生的三年內提起。」（No civil action shall be maintained under the provisions of this title unless it is commenced within three years after the claim accrued.）此乃美國著作權民事賠償的消滅時效規定。

美國著作權法在1957年之前，對民事訴訟並沒有消滅時效（statute of limitations）的規定。當時，各法院對於著作權侵權訴訟，會類推適用各州類似的消滅時效規定，但其仍可使用傳統衡平法中的延遲抗辯（laches），縮短州法的消滅時效。但在1957年，美國國會修改著作權法時，明文加入了3年消滅時效的條文。當時的立法理由有二：(1) 對著作權的民事請求權，制定統一的消滅時效。(2)過去由於各州消滅時效規定不同，短則一年長則八年，會出現法院挑選的問題。此修法乃避免法院挑選問題（註1）。

請求權消滅時效

根據第507條(b)項之規定，著作權民事訴訟的請求權消滅時效，乃從該請求權「產生」（accrue）時起算的三年。但何謂產生？一般有二說，乃從該侵權行為發生時起算（incident of injury rule），或者從原告發現或應該發現其可求償的損害時起算（discovery rule）（註2）。

另外，此一消滅時效規定，附帶一個重要的規則，就是「個別產生規則」（separate-accrual rule）；當侵權人有連續侵害行為時，每一個侵害行為，都有各自獨立的消滅時效。亦即，每一個獨立的侵害著作權的行為，都「產生」了一個獨立的「請求權」。因此，在第507條（b）項的3年消滅時效規定下，著作權人只能求償起訴時前3年的侵權損失，而對超過前3年的侵權損失，則不能求償（註3）。

遲延抗辯

不過，美國除了明文的消滅時效規定之外，在傳統的衡平法上，還存在所謂的遲延抗辯（defense of laches）。此種抗辯乃是美國法院在傳統衡平法上自行發展出來的原則，其大致意思是，如果權利人有遲延主張權利，且該遲延乃不合理（unreasonable）之遲延，且對被告造成不公平之傷害（prejudical），法院可基於權利人的遲延抗辯，拒絕原告請求。在英美法過去沒有成文法的年代，遲延抗辯相當於消滅時效的規定，但縱使已經有成文法規訂了消滅時效，傳統法院仍認為，遲延抗辯仍有存在必要。

2014年美國最高法院判決的Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案，就是涉及，美國著作權法第507條（b）項規定，與遲延抗辯兩者的關係。但要介紹該案，必須先了解美國著作權保護期間與續展的特殊規定。

著作權保護期間與續展

美國著作權的保護期間，在1978年1月1日後完成的著作，通常保護至作者死後70年（註4）。若是在1978年以前公開發表之著作，則先保護28年，然後可續展（renewal）再保護67年（註5），亦即共可保護95年。
由於美國著作權法對1978年1月1日以前公開發表之著作，規定了第一次保護期間（initial period of protection），以及「續展保護期間」（renewal period），導致在權利歸屬的判斷上，有較為複雜的規定。美國著作權法直接規定了著作權的繼承人順序，包括：「…(ii)配偶或子女。(iii)如果作者、其配偶及子女均死亡，則為作者的執行人（author’s executors）。 (iv) 若無作者遺囑，則為作者的最近親屬（next of kin）」（註6）。原則上，著作權續展並不需要經過申請，但若在第一次保護期間到期前一年內有權提出申請者，則由該申請者取得續展期間的著作權。若無人提出申請，則由該著作權第一次保護期間到期終日的有權繼承人，取得續展期間的著作權（註7）。

最高法院在Stewart v. Abend案中指出，如果著作權人在第一次保護期間內，將著作權轉讓給第三人，但至續展期間該第三人想繼續使用該著作，則需要繼承人將該續展權（renewal rights）轉讓給該第三人，方可繼續使用（註8）。

2014年Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案

(1)案件背境
世界拳王傑克．拉莫塔（Jake LaMotta）在拳壇退休後，和其好友Frank Petrella共同創作，完成了二本劇本與一本書。其中，最早的一個劇本於1963年向美國著作權局登記。登記時將Frank Petrella登記為單一作者，但註明該劇本與拉莫塔共同完成。1976年時，Frank Petrella和拉莫塔將三項著作和續展權，均轉讓給Chartoff-Winkler製作公司。二年後，又由米高梅電影公司（Metro-Goldwyn-Mayer）的子公司，取得該書和二本劇本的電影改作權，且在授權時註明，其授權範圍包括專屬及永久權利，包括著作權的所有期間與續展期間。在1980年，米高梅公司找了大導演馬丁．史科西斯（Martin Scorsese），拍攝了電影蠻牛（Raging Bull），由勞伯狄尼洛（Robert De Niro）主演，勞伯狄尼洛並以該片獲得了奧斯卡最佳男主角。在1980年電影下檔後，米高梅公司繼續行銷該電影，包括後來推出DVD，甚至最新的藍光片（註9）。

Frank Petrella死於1981年，當時系爭二本劇本和書籍的著作，仍處於著作權第一次保護期間。而根據前述Stewart v. Abend案， Frank Petrella的續展權轉移至其繼承人，而且不管原作者曾經將著作權轉讓給誰，其繼承人均有續展權（註10）。

本案的原告Paula Petrella，是Frank Petrella的女兒。她在1991年僱用了一位律師，幫她續展了1963年註冊之劇本的著作權。由於另一本1973年註冊的劇本和1970年註冊的書籍，並沒有續展，所以沒有爭議。因此，本案主要的爭議點為1963年登記的電影劇本。而Paula Petrella是該劇本的唯一著作權人。1998年，Paula Petrella的律師通知米高梅，其取得了劇本的著作權，而利用該劇本，包括電影「蠻牛」，均侵害了Paula Petrella的著作權。接下來的二年期間，律師和米高梅彼此通信，米高梅否定該侵害主張的有效性，而Petrella則持續威脅將提起法律訴訟（註11）。

但直到2009年1月6日，Petrella才正式在加州中區聯邦地區法院，提起著作權侵害之訴，請求米高梅因「蠻牛」一電影對其劇本的侵權給予賠償，並請求核發禁制令。但基於美國著作權法第507條(b)項的3年消滅時效規定，Petrella 只請求2006年1月6日以後的損害賠償。

(2) 遲延抗辯
米高梅公司提出各種抗辯，申請即決判決。其中之一，乃遲延之衡平抗辯（equitable doctrine of laches）。其認為Petrella從1991年續展著作權起，到2009年才提起侵權訴訟，延遲了18年，是不合理（unreasonable）的遲延，且該遲延有害於（prejudicial）米高梅。地區法院認為，對於是否構成侵權，有許多事實上的爭議，無法作成即決判決。但是，其認為Petrella確實構成遲延，且該遲延乃不合理的遲延，並且有害於米高梅公司，故判決Petrella不可提出侵權之訴。地區法院進一步認為，米高梅公司證明了該遲延有「信賴利益的傷害」（expectations-based prejudice），因為米高梅電影公司為了利用該電影作了高額的投資；其次，其會有「證據上的傷害」（evidentiary prejudice），因為Frank Petrella 已經去世，而拉莫塔也已經88歲，已經喪失記憶（註12）。

本案上訴到第九巡迴上訴法院，上訴法院亦維持地區法院判決，認為原告確實構成遲延，而應駁回其訴（註13）。其過去的判例認為，只要該侵權行為的一部份，已經超出消滅時效期間，就可推定其構成遲延，而可駁回全部之訴（註14）。法院認為， Petrella遲延提起訴訟的原因，乃是因為該電影尚未獲利（註15）。而法院亦認定，米高梅已經證明了該延遲具有「信賴利益的損害」（註16）。

因為對於著作權法明定的三年消滅時效規定，是否還有衡平法上的遲延抗辯的適用？此一問題各聯邦巡迴上訴法院有不同見解。因此，最高法院於2013年，發出移審令，並於2014年5月19日作出判決。

(3)最高法院判決見解
美國最高法院判決指出，國會制定了3年的消滅時效規定，本身就已經考量到拖延的問題，而可取代遲延抗辯的適用。因此，本案原告Petrella只求償起訴前三年內的損害賠償，不可讓被告米高梅公司另外提出遲延抗辯（註17）。

但最高法院亦指出，雖然原則上，對3年以內的請求權，不可再主張延遲抗辯，但在極端例外的情形，仍可提出遲延抗辯。例如，一個建築設計的著作權人，一開始知道有人利用其設計圖來建築一著作，卻不提起訴訟阻止，等到該建築物蓋好，賣給客人並搬進去住了，才提起侵權之訴要求拆除該屋（註18），這種訴訟就非常極端，讓人無法忍受。或者，原本已經知道某人出書將構成侵權，卻等書都已經印好、包裝好、運送出去，才提起訴訟，卻完全部解釋為何拖延提起訴訟（註19），也令人無法忍受（註20）。

但最高法院認為，在本案中，並沒有出現這種極端的情形。雖然投資拍攝電影成本很高，米高梅公司在2000年以前，仍尚未回收「蠻牛」一片的成本，直到後來的DVD和藍光片的銷售，才開始有正向收益。而Petrella在2009年提起訴訟，只是要求2006年以後的收益，以及未來的禁制令，並不是讓米高梅公司完全血本無歸（total destruction），所以並不屬於極端情形（註21）。

不過，最高法院也指出，本案發回地區法院審理時，地區法院在判斷何者才是適合的禁制令，以及在計算賠償金、評估米高梅的獲利時，法院可以考量Petrella拖延提起訴訟這一點。但法院必須仔細地檢查 (1)米高梅所說的對Petrella拖延行為的信賴、(2)米高梅早就知道原告的侵權主張、(3)米高梅其實本可以先透過確認之訴提早釐清責任、(4)米高梅的投資是否可以在「請求權個別產生規則」下受到保護的程度、(5)地區法院在有權認定合理時方核發禁制令，以及(6)任何其他相關的考量（註22）。

專利法之消滅時效仍可適用遲延抗辯

美國最高法院2014年的Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案，認為著作權法本身的3年消滅時效，已經取代了傳統衡平法上的遲延抗辯，只要在3年以內的侵權請求權，原則上不可再主張遲延抗辯。

但是，美國專利法判決實務上，至今仍然承認遲延抗辯。美國專利法第286條，專利侵權的消滅時效為6年（註23）。而且，與Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer案類似的狀況，就算所侵害行為發生在6年內，被告仍然可以援引遲延抗辯，若成功主張遲延抗辯，法院仍會駁回專利權人的請求權。聯邦上訴法院在1992年的A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co.案中（註24），很明確地指出，縱使專利法有明文6年的消滅時效規定，但在6年內仍有遲延抗辯的適用。

而美國最高法院這次在Petrella案中，只處理了著作權消滅時效與遲延抗辯的關係，而未處理專利權消滅時效與遲延抗辯的問題，最高法院在判決書也提到，這個問題，因為尚未有適合的案件上訴到最高法院，所以最高法院沒有機會表態（註25）。未來若有適合案件上訴到美國最高法院，是否表示，美國最高法院可能會推翻聯邦上訴法院在A. C. Aukerman Co.案的見解？

備註

1. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. 1962, at 1969 (2014).
2. Id. at 1969.
3. Id. at 1969-70.
4. 17 U.S.C. § 302(a) (“(a) In General.— Copyright in a work created on or after January 1, 1978, subsists from its creation and, except as provided by the following subsections, endures for a term consisting of the life of the author and 70 years after the author’s death.”).
5. § 304(a)( “(a) Copyrights in Their First Term on January 1, 1978.—
   (1)(A) Any copyright, the first term of which is subsisting on January 1, 1978, shall endure for 28 years from the date it was originally secured.
   (C)…shall be entitled to a renewal and extension of the copyright in such work for a further term of 67 years.).
6. § 304(a)(1)(A)(ii)-(iv) (“(ii) the widow, widower, or children of the author, if the author is not living,
   (iii) the author’s executors, if such author, widow, widower, or children are not living, or
   (iv) the author’s next of kin, in the absence of a will of the author,…).
7. § 304(a) (2)(B).
8. Stewart v. Abend, 495 U.S. 207, 220-221 (1990).
9. Id. at 1970-71.
10. Id. at 1971.
11. Id. at 1971.
12. Id. at 1971-72.
13. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 695 F.3d 946 (9th Cir. 2012).
14. Id. at 951.
15. Id. at 953.
16. Id., at 953-954.
17. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. at 1973.
18. See Chirco v. Crosswinds Communities, Inc., 474 F.3d 227, 236 (CA6 2007).
19. See New Era Publications Int'l v. Henry Holt & Co., 873 F. 2d 576, 584-585 (CA2 1989).
20. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. at 1977-78.
21. Id. at 1978.
22. Id. at 1978-79.
23. 35 U.S.C. § 286 (“(a) Except as otherwise provided by law, no recovery shall be had for any infringement committed more than six years prior to the filing of the complaint or counterclaim for infringement in the action.”).
24. A. C. Aukerman Co. v. R. L. Chaides Constr. Co., 960 F.2d 1020 (Fed Cir. 1992).
25. Petrella v. Metro-Goldwyn-Mayer, Inc., 134 S. Ct. at 1974.

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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