潛在侵權人可否先提起確認之訴？

通常，發生專利侵權糾紛，都是專利權人控告他人侵權，包括控告過去的被授權人。但是，潛在侵權人可否在專利權人尚未有動作之前，主動提起確認訴訟（declaratory judgment），主張自己不侵權呢？在臺灣的民事訴訟法第247條規定：「確認法律關係之訴，非原告有即受確認判決之法律上利益者，不得提起之。」所以，必須要有確認判決之法律上利益，才可提出。而在美國，由於美國憲法第3條規定，必須是具體案件或爭議（case or controversy），才能利用法院。通常，至少要等到專利權人寄發警告信函，知道自己的產品被專利權人盯上，潛在侵權人才能說已經出現「案件或爭議」，而到法院提起確認之訴。

但是，若潛在侵權人過去是系爭專利的被授權人，但認為自己的產品沒有落入專利範圍，不想再支付授權金。這種情形，由於原本有授權關係卻主動停止，可以想見，專利權人一定會不高興，提告的機率很高。但，被授權人能否還沒停止支付授權金或終止契約，就先提起確認之訴，確認自己不侵權，希望之後也不用再付授權金？此問題在於，由於被授權人還沒終止契約或停止支付授權金，專利權人因而還不會提告，則被授權人是否可以提起確認之訴？美國最高法院在2007年的MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc案（註1）中，判決這種情形，如果被授權人停止支付授權金就可能面臨訴訟威脅，即已經符合了「案件或爭議」要件，可以提早提起確認之訴。

確認之訴的舉證責任

雖然潛在侵權人（包括被授權人）可以先提起確認之訴，但接下來第二個問題是，舉證責任由誰負擔？關於此一問題，美國最高法院2014年作出了Medtronic v. Mirowski Family Ventures案判決（註2），認為若是被授權人對專利權人提出確認不侵權之訴，則證明構成侵權的舉證責任仍由專利權人負擔。以下將介紹此一最新判決。

Medtronic v. Mirowski案事實

本案中的原告Medtronic公司是一家設計、製造、銷售醫療器材的公司，被告是Mirowski Family Ventures公司（以下簡稱Mirowski 公司）擁有一可植入式心臟刺激器（implantable heart stimulators）的相關專利（美國再領證專利號第RE38,119號與RE39,897號專利）。

圖1. Mirowski Family Ventures公司之可植入式心臟刺激器專利

Medtronic公司授權給Eli Lilly & Co公司，然後Eli Lilly & Co公司於1991年時「再授權」給Medtronic公司。在授權契約中提到，當Mirowski公司通知Medtronic公司，認為其新產品可能侵害了Mirowski的專利時，Medtronic有二個選擇。一、Medtronic公司可以單純的支付授權金。二、Medtronic公司可以先支付授權金，但同時提起確認訴訟，主張其新產品並沒有侵害Mirowski的專利。當然，若 Medtronic公司兩條路都不走，可以不支付授權金，但此時Mirowski有權終止授權契約，並提出侵權訴訟。在2006年時，雙方修改授權契約，稍微調整了上述內容。若Medtronic公司收到通知被告知其新產品侵權時，其可以選擇提出確認訴訟主張未侵權，且可將該支付的授權金，先放到託管帳戶中，等到確認訴訟結束後，才決定誰可領取這筆錢。

2007年時，雙方出現了潛在侵權爭議。Mirowski 通知Medtronic，認為Medtronic公司銷售的七款新產品，侵害了Mirowski的二項專利。但Medtronic認為，其產品並沒有侵害Mirowski的專利，而主張：一、系爭產品未落入系爭專利之申請專利範圍。二、系爭專利是無效的。因而，原告Medtronic公司在2007年在達拉瓦州聯邦地區法院提起確認訴訟，請求法院確認，系爭產品並沒有侵害Mirowski的專利，且系爭專利是無效的。同時，Medtronic也將相關的授權金，先提繳到託管帳戶。

地區法院與聯邦上訴法院意見不一致

該案中，地區法院認為Mirowski是被告。但是，由於Mirowski主張對方侵權，則其必須負擔侵權的舉證責任（註3）。而法院自行審理後（沒有陪審團，bench trail），認為Mirowski無法證明文義侵權或均等侵權之存在。由於地區法院認為被告Mirowski要負擔舉證責任，故判決其敗訴（註4）。本案上訴到聯邦巡迴上訴法院後，卻被翻案。上訴法院認為，既然Medtronic是確認判決之原告，原告就應該負舉證責任。上訴法院指出，一般來說，通常是由原告，亦即專利權人對構成侵權（infringement）一事負舉證責任，而且就算侵權人提出反訴（確認不侵權，專利權人在反訴中為被告），仍然是由專利權人負侵權之舉證責任（註5）。但是，上訴法院認為，本案中由於雙方間有授權契約存在，因此專利權人（被告）無法在確認之訴中提出反訴主張原告侵權，因此，此時仍應由主張確認不侵權之原告，亦即Medtronic公司對不侵權（noninfringement）一事應負擔舉證責任。

聯邦最高法院2014年判決

本案又上訴到聯邦最高法院。聯邦最高法院必須回答，究竟在被授權人提起的確認不侵權之訴中，是由專利權人負舉證責任，證明其構成侵權？還是由被授權人負舉證責任，證明其不侵權？最高法院最高法院作出9票一致判決，認為雖然專利權人是被告，但仍然應由專利權人就構成侵權一事，負舉證責任（burden of proof），或者更精確地說，負說服責任（burden of persuasion）（註6）。

此判決由Stephen Breyer大法官主筆，首先他從法理上推論。一、過去最高法院所有的判決，都認為證明侵權的舉證責任，應由專利權人負擔。二、過去最高法院也說，提起確認之訴（declaratory judgment）只是一種程序上的設計，不會改變其實體權利（substantive rights）。三、舉證責任的問題，屬於一訴訟請求的實體面向。綜合這三個命題，在被授權人提出的確認訴訟中，侵權的舉證責任還是應該由專利權人負擔（註7）。

Stephen Breyer大法官繼而說明，若由確認之訴的原告負舉證責任，現實上會有下述問題：
一、判決結果可能不一致。如果由潛在侵權人提起確認訴訟，要由侵權人負「不侵權之舉證責任」，假設侵權人沒有好好打這場官司，沒有蒐集到完整的證據，未能證明自己不侵權，因而敗訴。若侵權人不理會判決結果，繼續生產銷售系爭產品，導致專利權人只好主動提起侵權之訴。此時，改由專利權人負侵權之舉證責任，卻因為專利權人沒有蒐集到足夠證據，未能成功證明構成侵權，反而敗訴。結果，雙方都分別敗訴，而對於系爭產品到底有無侵權的爭議，還是沒有明確答案。

或有懷疑，基於一事不再理，怎麼可能同一事件先經過確認訴訟，又再次提起侵權之訴？原因在於，根據美國法學會出版的《美國判決法重述（第二版）》第28條第4項，只要舉證責任由原審的被告移轉到原告身上，即可再提起另一訴訟。如此一來，希望透過確認之訴立即並明確地解決糾紛的目的，就會落空（註8）。

二、被潛在侵權人來說不知如何預防。當潛在侵權人提起確認之訴，要由侵權人負不侵權之舉證責任，由於專利權人的專利請求項很多，且是主張文義侵權還是均等侵權，均有很多種可能性。對於潛在侵權人來說，還不知道專利權人究竟會用哪一個請求項或根據何種侵權理論來主張侵權，就要自己想辦法證明不侵權，這在現實上難說是很困難的（註9）。

三、被授權人提起確認之訴可能更為不利。之所以讓潛在侵權人可以提起確認之訴，就是希望其不用等專利權人來告，可以自己先做準備。但如果提起確認之訴的舉證責任由潛在侵權人負擔，則會比等專利權人來告（舉證責任由專利權人負擔）來得更為不利，這樣就沒辦法達到設計確認之訴讓潛在侵權人有更有利解決糾紛管道的目的（註10）。

回覆其他反對理由

由於聯邦上訴法院認為，確認之訴的舉證責任，應由原告（被授權人）負擔，最高法院卻推翻上訴法院見解。因而，其也必須對上訴法院的判決理由，一一回應。

最高法院說明，一般而言，提起訴訟的原告應負舉證責任。但是，此原則也有例外情形，例如，一、若某一要件屬於積極抗辯的要件，該要件的舉證責任就應由被告負擔。或者，二、若事實掌握在被告手中，基於公平考量，也應由被告負擔舉證責任。最高法院也明確指出，本案的這種情形（被授權人提起確認不侵權之訴），也是一種例外情形（註11）。在本案中，由於契約尚未終止，在確認訴訟中，專利權人無法提出反訴（反訴原告侵權），因而，聯邦上訴巡迴法院認為僅限於這種特殊情況，舉證責任應由原告承擔。但最高法院認為，被授權人提出確認之訴的情況並非特殊情況，而且非常普遍，因而不接受上訴法院的辯詞（註12）。

有人擔心，最高法院採取這種見解後，是否會鼓勵許多專利授權契約的被授權人，因為舉證責任不是由自己負擔，而紛紛提起確認之訴，反而讓專利權人疲於應訴。但最高法院認為，提起確認之訴，仍必須有對專利之有效性或範圍出現急迫或具體的實質爭議（genuine dispute, 'of sufficient immediacy and reality,' about the patent's validity or its application）。本案中確實是專利權人Mirowski先通知Medtronic，告知其新產品可能會侵權而要求支付授權金，才出現爭議。因此，只要把握提起確認之訴的要件，不必擔心未來出現大量官司（註13）。

最後，Stephen Breyer大法官強調，之所以要維持由專利權人負舉證責任，因為專利法本來就只保護專利權人在專利範圍內的獨占權。如果不是在專利範圍內，本來就不應該要求被授權人支付授權金。而且，被授權人通常就是最有誘因去挑戰專利權無效或其範圍的人。基於公共利益考量，其為持由專利權人在確認不侵權訴訟中負舉證責任，才能維持此一平衡（註14）。

本案之影響

本案判決出來後，可能產生美國專利授權實務上的一些影響。例如，對授權條件不滿的被授權人，可以威脅提出確認訴訟，使授權人願意與其重上談判桌進上協商，以避免訴訟成本。當然，如果專利權人已經小心蒐集許多證據，並可證明被授權人產品確實落入專利範圍，此種威脅就不成威脅（註15）。

此外，被授權人可能傾向以後用固定金額的授權間（lump-sum），這樣之後若想提起確認訴訟挑戰系爭專利，授權金也不會受到影響（註16）。過去常用的專利組合（portfolio of patents）授權，若被授權人可用確認之訴的方式挑戰其專利範圍，反而使專利權人必須耗費成本證明究竟被授權人的哪一項產品，侵害專利組合中的哪一項專利（註17）。

備註

1. MedImmune, Inc. v. Genentech, Inc., 549 U. S. 118(2007).
2. Medtronic v. Mirowski Family Ventures, 134 S. Ct. 843 (2014).
3. Medtronic, Inc. v. Boston Scientific Corp., 777 F. Supp. 2d 750, 766 (Del. 2011)
4. 777 F. Supp. 2d, at 767-770.
5. 695 F. 3d 1266, 1272 (2012).
6. Medtronic v. Mirowski Family Ventures, 134 S. Ct. 843, 849 (2014).
7. Id. at 849.
8. Id. at 849-50.
9. Id. at 850.
10. Id. at 850.
11. Id. at 851.
12. Id. at 851.
13. Id. at 851.
14. Id. at 851-52.
15. James R. Klaiber and Ryan S. Osterweil, How Supreme Court's Medtronic Ruling May Impact Licenses, http://www.law360.com。
16. 同上註。
17. 同上註。

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 副教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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