美國聯邦巡迴上訴法院（US Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱CAFC）Cellect案已於日前宣判[1] 。本案曾有多個組織[2]提交法庭之友意見（brief of amicus curiae），包括數個生技製藥類協會、廠商，立場各異，而CAFC合議庭三名承審法官最後全員肯認PTAB見解。部分報導評析指出，若本案判決結果未於後續程序翻案，對習用延續案（continuing application）模式申請同族專利的申請人可能有較大影響，宜密切關注本案有無後續進展，並審慎考慮如何處理相關案件。

圖片來源 : shutterstock、達志影像

背景說明

顯微影像解決方案供應商Cellect LLC擁有結合影像感測器的通訊裝置（例：PDA、手機）發明專利6,982,742（'742）、6,424,369（'369）、6,452,626（'626）、7,002,621（'621），用以控告三星電子侵權，三星電子隨即於USPTO以單方再審查（ex parte reexamination）程序反擊，其中關鍵引證案是Cellect擁有的同族專利6,862,036（'036）。判決書將相關案件的關係整理如圖1 ：

圖1. Cellect案判決書之相關案件關係圖

資料來源：Cellect案判決書，2023/08/28

四件系爭專利、引證案'036專利皆主張6,275,255專利原申請案優先權，但因申請歷程不同，除引證案'036專利之外，四件系爭專利每案都因官方審查延誤取得專利權期間調整（patent term adjustment，簡稱PTA）天數，且先前皆未提期末拋棄（terminal disclaimer，簡稱TD）。若非如此，四件系爭專利及引證案'036專利的專利權期間，應同步於1997年10月6日到期，惟受PTA制度影響，授權時無PTA補償的引證案'036專利，在相關案件中到期日最早。

本案從USPTO單方再審查程序、PTAB訴願（appeal）程序，到CAFC上訴案審理，一路被認定'742、'369、'626、'621專利發明都是'036專利發明顯而易見的變體（obvious variant），比對的四件系爭專利與引證案'036專利的專利範圍，判斷皆於可專利性無可區別（patentably indistinct），係顯而易見型重複授權（Obviousness-type Double Patenting，簡稱ODP），且因相關專利的專利權期間都已到期，無法提TD補救，導致'742、'369、'626、'621四件專利因無法克服ODP問題而無效。

判決重點

依部分美國專利從業人員整理[3]，本案判決重點是，一授權專利若因申請期間官方作業延誤而有PTA補償，無論該案是否曾提TD，皆應以PTA調整後的到期日判斷是否有ODP問題，且一旦專利權期間屆滿，即無法再以TD補救。

按先前判例[4]，若因申請藥品許可證於主管機關查驗期間無法實施專利發明，進而取得了專利權期間延長（Patent Term Extension，簡稱PTE），導致複數專利的專利權期間到期日不同，應以PTE調整前的到期日做重複授權分析，因此不會有ODP問題。但35 U.S.C. 154規範的PTA，其制度、源由皆不同於35 U.S.C. 156規範的PTE，TD會剪除多餘的PTA天數，而PTE天數不因TD縮減，ODP分析應以加計PTA天數後的到期日為準。因此，後申請、無PTA、專利權期間較早到期的專利（如本案引證文獻'036專利），可作先申請、有PTA、專利權期間較晚到期專利（如本案四件系爭專利）的ODP引證資料。

在USPTO程序及CAFC訴訟期間，Cellect多項主張都未為USPTO及CAFC接受。例如，Cellect認為，即使有ODP問題，只應移除PTA天數，也就是系爭專利的專利權期間縮減，而非全部四件系爭專利整件專利無效；但CAFC指此一方式等同於回溯接受TD，因此無法支持這一論點。又如，Cellect主張申請期間皆誠實應對（good faith），ODP只應用以遏阻防犯蓄意鑽制度漏洞、不當延長專利權保護期間的取巧行為（gamesmanship）；但CAFC表示，即使能證明申請期間已盡誠實義務，不代表有權享有本就無權取得的專利權期間展延。再如，Cellect曾主張，申請期間同家族案件都是同一審查官審查，該審查官必定考慮過ODP問題，卻未曾在任一案發ODP核駁，所以本來就沒有可專利性實質新問題（substantial new question of patentability，簡稱SNQ）能啟動單方再審查程序的實審；但CAFC指出，Cellect無法舉證USPTO審查官曾明確表示考慮過同族案件有無ODP問題。

各方觀察

常見的一種申請策略是先就說明書揭露的最重要發明內容取得專利、領取PTA，至於說明書揭露的其他發明內容及技術突破，則另提子案爭取專利，這種申請策略，常由此衍生許多不同到期日的延續案專利。不只一位美國專利律師因此提醒，這類申請作法可能導致子案被用以剪去主要專利的PTA天數、ODP被用以提高申請人就關聯技術申請複數專利的難度，申請人務須注意本案判決及後續發展。

多位美國專利律師建議檢討專利申請策略，譬如：

● 在同一專利申請案寫進更多請求項，後申請案只寫與先申請案於可專利性有可區別（patentably distinct）的請求項；

● 若A案先獲官方核准通知，而後B案申請時，應考慮A案的價值審慎權衡，比方萬一B案到期日早於A案（如本案引證文獻'036專利之於四件系爭專利），且萬一A、B兩案有專利範圍被認定於可專利性無可區別，B案可能被用作ODP引證案，卡掉A案累積的PTA天數，若未及時以TD補救，甚至導致A案無效；

● 善用35 U.S.C. 121分割案Safe Harbor規定，有助降低同族案件被用作ODP引證案、彼此互打的風險；

● 除非能證明不同案件的請求項/專利範圍彼此於可專利性有可區別，否則為求保險，宜考慮先提TD，同時應優先檢查快到期專利有無後補TD的必要。不過TD雖然有其效益，仍可考慮是否在專利申請、訴訟期間爭執無ODP問題；及

● 若可適用PTE辦法，或應多考慮利用PTE爭取延長專利保護期間。

此外，部分專利界人士以為，一般推定USPTO審查官在申請期間已考慮過各種可能的核駁事由，但本案判決似乎說明，至少CAFC三位承審法官並不認為存在此一推定。另方面，判決意見援引提及TD的35 U.S.C. 154(b)(2)(B)法條，指國會在此認證ODP應用以限制PTA，換言之，若要如Cellect及提交法庭之友意見書的生技製藥產業所願，可能有賴國會修法；然而，2022年6月8日數位美國參議員曾聯名致函USPTO[5]，要求對專利灌叢（patent thickets）問題提出解方，且針對連續案（continuation application）、TD制度頗有質疑，若真修法，方向未必符合其期待。

備註：

Facebook 在北美智權報粉絲團上追踪我們