在北美智權報第329期介紹的 日本知的財產高等裁判所之大合議判決 （令和2年（ネ）第10024號判決）中，在侵權賠償金額計算時，認定該案可以重疊適用日本特許法第102條第2項及第3項的規定，使得專利侵權賠償額度得以大幅提高。

其實，在2022年（令和4年）有多件判決涉及這個議題，對於特許法第102條第2項及第3項是否可以重疊適用的議題，這些判決都持肯定看法嗎？其實不然，其中當然有持肯定說的判決，可是也不乏持否定說的判決。特許法第102條第2項及第3項是否可以重疊適用，是否僅取決於法官的一念之間嗎？還是其中仍有規則可循呢？

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我們來看看去年出爐的判決，究竟是基於什麼理由否定特許法第102條第2項及第3項重疊適用，以及其所持的否定見解是否與上述大合議判決所揭櫫的概念相左。

否定特許法第102條第2項及第3項重疊適用的判決之一

第一個要介紹的判決是東京地方裁判所在令和4年5月13日做出的令和2年（ワ）第4331號判决，這雖然是地方裁判所的判決，但是東京地方裁判所由於其管轄範圍包含東京都23區，審理諸多國際商業爭端，因此其判決具有相當大的影響力。

本判決是關於一種加熱式氣溶膠發生裝置，用大白話來說，這是關於一種加熱式菸品的專利侵權官司。被控侵權者提出多項事由意圖使特許法102條第2項的推定不成立，包括：（1）被告產品有原告產品所無的優點，被控侵權者列舉出被告產品所擁有的諸多優越功能，例如連續吸菸功能、溫度調節功能、手動清潔功能等，並且還指出被告產品的外觀設計獲得國際知名的iF設計獎（iF DESIGN AWARD，由德國iF International Forum Design GmbH 國際論壇設計公司舉辦，是歷史悠久且重要的設計賽事，堪稱為設計界奧斯卡獎）等；（2）市場中尚有其他競合產品；（3）系爭專利發明只有被實施在被告產品的局部；（4）被告公司的營業努力。另外，被告還主張，（5）原告已經在另一個侵權官司（以下簡稱他案）中控告本案的被告產品侵害原告所擁有的另一件專利權（以下簡稱他件特許），並且在上述他案侵權官司中，法院已經判定本案被告（同時也是他案中的被告）因侵害了他件特許而必須對原告賠償。因此被告在本案中主張，本案中的被告產品，在他案中也是被告產品，而同一被告產品在他案中被法官認定為侵害他件特許而核算的損害額，應該要在本案中扣除。

然而，法官並不認同被告的上述主張（1）~（4）。

至於被告所提出的「同一被告產品在他案中被認定為侵害他件特許而核算的損害額，應該要在本案中扣除」的主張，本案法官雖不完全認同但也指出，由於他件特許對於被告產品的銷售量確實有貢獻，因此他件特許對於被告產品的銷售量的貢獻，在本案中確實屬於特許法102條第2項的推定不成立的事由，在計算損害額時應該將之扣除。

在本判決中，特許法102條第2項的推定不成立的部分，是因為這部分是他件特許對被告產品銷售量的貢獻。既然是他件特許對被告產品銷售量的貢獻，當然無法認定為被告因侵害本案系爭專利所得之利益，亦難謂原告專利權人可以針對此部分進行實施授權。換言之，對於特許法102條第2項的推定不成立的部分，難以認定為因侵權行為造成原告授權機會的喪失，從而否定了第102條第2項及第3項的重疊適用。

否定特許法第102條第2項及第3項重疊適用的判決之二

第二個要介紹的判決是知財高裁在令和4年6月20日做出的令和3年（ネ）第10088號判决，本判決是關於一種資訊通訊單元，特別是用在集導航和音響於一體的複合設備上的資訊通訊單元。

在本案中，專利權人主張，因競合產品的存在而使得特許法102條第2項的推定不成立的部分，對於該項事由相應的侵權產品的銷售數量，應該要視為造成專利權人因授權機會的喪失而蒙受的損失，因此該部分應該要適用特許法102條第3項。

對於專利權人的上述主張，判決中指出，由於競合產品的存在而使得特許法102條第2項的推定不成立的部分，其原因在於，即使侵權產品並沒有在市場中販賣，也是會有其他競合產品在市場中販賣的蓋然性存在，因此，對於基於競合產品有販賣的蓋然性從而使得特許法102條第2項的推定不成立的部分，是因為競合產品的存在而破壞了侵權者所得利益與專利權人受損害額度間的因果關係，因此專利權人也沒有立場去收受相當於授權金的金額做為損害賠償，從而否定了第102條第2項及第3項的重疊適用。

特許法第102條第2項及第3項究竟是否可以重疊適用？

在令和2年（ネ）第10024號的大合議判決中，對於特許法第102條第2項及第3項究竟是否可以重疊適用的問題，提出兩個非常重要的概念。

第一個概念為：把特許法第102條第2項的推定不成立的事由分成兩種，也就是「超過專利權人的實施能力之事由」以及「非屬第一類的其他事由」，而基於第一類事由（即，超過專利權人的實施能力之事由）而使得特許法第102條第2項之推定不成立的部分，如果沒有其他因素的干擾，通常可以再依據特許法第102條第3項主張相當於授權金的賠償。至於第二類因素，則要依據個案來判斷。

第二個概念為：特許法第102條第2項及第3項究竟是否可以重疊適用的判斷基準在於，專利權人原本是不是擁有對被控侵權人進行授權的機會，而這個授權機會是不是真的因為他人的侵權行為而喪失了。

上述介紹的第一個判決中，特許法102條第2項的推定不成立的部分，是因為這部分是他件特許對被告產品銷售量的貢獻，而非該案的系爭專利對被告產品銷售量的貢獻。套用令和2年（ネ）第10024號的大合議判決中對於特許法102條第2項的推定不成立事由的分類方式（即上述的概念一），此一事由非屬「超過專利權人的實施能力之事由」而屬於第二類事由，因此特許法第102條第2項及第3項究竟是否可以重疊適用要依據個案來判斷。接著套用上述大合議判決中的概念二進行判斷時，因為特許法第102條第2項之推定不成立的部分不是該案的系爭專利對被告產品銷售量的貢獻，基於一個對被告產品的銷售僅有低貢獻度的專利權，也很難說專利權人原本真的有授權的可能，當然也就難認定專利權人真的喪失了什麼授權的機會。

上述介紹的第二個判決中，特許法102條第2項的推定不成立的部分，是因為競合產品的存在。套用上述大合議判決中對於特許法102條第2項的推定不成立事由的分類方式（即上述的概念一），此一事由非屬「超過專利權人的實施能力之事由」而屬於第二類事由，因此特許法第102條第2項及第3項究竟是否可以重疊適用要依據個案來判斷。接著再套用上述大合議判決中的概念二進行判斷時，因為競合產品的存在而破壞了侵權者所得利益與專利權人受損害額度間因果關係，從而使得特許法第102條第2項之推定不成立，既然是與專利權無涉的競合產品所造成，也很難認定專利權人真的喪失了什麼授權的機會。

就結果來說，上述兩個判決在時間上略早於令和2年（ネ）第10024號的大合議判決，而且否定了特許法第102條第2項及第3項的重疊適用，但並沒有明顯不符合上述大合議判決的精神。

小結

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

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