美國專利法第284條（35 U.S.C. § 284）規定專利所有人應從侵權人處獲得損害賠償以合理地為侵權行為來補償。實務上，法院以Panduit測試法估算專利權人之「所失利益」（lost profits）為損害賠償金。該方法類似台灣專利法第97條第1項第1款中「發明專利權人得就其實施專利權通常所可獲得之利益，減除受害後實施同一專利權所得之利益，以其差額為所受損害」。

本文在介紹美國聯邦第六巡迴上訴法院（「第六巡院」）於Panduit Corp. v. Stahlin Bros. Fibre Works 案判決[1]所創設的Panduit測試法，以供實務參考。

背景

原告Panduit公司於美國聯邦地方法院密西根州西區分院控告被告Stahlin公司侵害其美國專利第3,024,301號，該專利涉及電子控制系統之配線管。

本案地院曾認定系爭請求項5為有效且受侵害，而侵權物品為Stahlin公司所銷售之「Lok-Slot」與「Web-Slot」等二類配線管產品；該判決並核發禁制令，以限制Stahlin公司未來不得侵害系爭專利；該判決已經確定。因而，本案地院後來裁定Stahlin公司的「Tear Drop」類配線管因屬「Lok-Slot」類配線管侵權物之相近仿造產品，而構成違反法院禁制令；該裁定亦經上訴審維持。

本案地院指定專家（「法院專家」）來決定損害賠償金，其適用相關證據，並提出針對三倍損害賠償金、利息、訴訟費、與律師費等議題之報告。本案地院於採納該法院專家報告的整體內容時，其考量該法院專家的事實發現非屬顯然的錯誤，並提到該法院專家已正確適用法律於本案的情境。該法院專家報告建議損害賠償金為44,709.6美金；該金額乃基於銷售總額價格之2.5%之權利金，而該比例之計算係依照Stahlin公司的證詞所指出其公司的所有產品的正常利潤為4.04%；另該金額所根據的概念是「合理權利金」涉及給予「被授權人」某程度的利潤。

不過，Panduit公司所請求之損害賠償金是808,003美金的所失利益，就第一次侵權行為之日至初始禁制令之生效日間之所失銷售量而言；或者，所請之損害賠償金為625,940美金，其基於35%之合理權利金費率。此外，Panduit公司請求其公司本身銷售的利益損失4,069,000美金，其導因於Stahlin公司的削價行為。

於上訴時，Panduit公司主張本案地院錯誤地拒絕其因銷售量損失之所失利益、或是35%的合理權利金，及因Stahlin公司削價而失去之實際銷售利益。

見解一：基於所失銷售量之所失利益

第六巡院指出就無侵權行為時其所能產出的銷售量（例如侵權人所產出的銷售量），為獲得基於該銷售量所生之利益時，專利所有人必須證明：（1）對專利物品之需求；（2）缺少可接受的非侵權替代物品；（3）其製造與行銷能力，以能開發該需求；（4）其所能產出之利益數額。另第六巡院表示無爭議者為要件一與要件三。

至於要件二，本案地院於採納該法院專家的報告時，提到：「該法院專家之發現，即非侵權代替物品是可取得的，其主要係基於另一個發現，即被告明顯地成功將其客戶移轉到非侵權產品上，當該移轉是必要時。後者之發現非屬明顯的錯誤，而雖然被告於相關時間區間內並未事實上販售主要的非侵權替代物品，但以替代物品是可取得者為結論並非為錯誤」。另本案地院認為該法院專家正確地將「可接受的非侵權替代物品」定義為消費者所願意購買以取代侵權物品之物品。

不過，第六巡院表示雖該法院專家發現相關證據清楚顯示有可接受的非侵權替代配線管產品，以致能允許被告能保住其客戶，但該發現為錯誤的。

然而，第六巡院認為Panduit公司於本案中並未有資格獲得所失銷售量之所失利益，係因為其未能建構要件四。第六巡院指出Panduit公司關於要件四的致命傷是缺乏其固定費用之證據。因此，就該法院專家的事實發現，即未有足夠證據可用以公平地決定原告就該所失銷售量所原可產出之利益數量，第六巡院認為本案地院對該發現之維持並非錯誤。

見解二：「實用性」非考量因素

第六巡院表示就該替代物品相關之認定，欲做出該認定發生錯誤之結論時，其首先考慮到Enter. Mfg. Co. v. Shakespeare Co.案判決[2]所下的評論：

• 「被上訴人藉侵權使用而推崇受侵害裝置之實用性。但誠如本院Hickenlooper法官於Seymour v. Ford Motor Co.案判決[3]所言：專利本身就是其實用性之證據，而被告對專利裝置之使用已長期認定為對實用性事實的承認，以致形成被告反駁該實用性之禁反言。」
• 「毫無疑問，如本案地院所認為，被告於其產品型錄與其他廣告中確認Case專利的實質價值；且在該些廣告內所宣稱的好處，其帶有對受侵害專利的價值之肯定，相較於對該價值的拒絕與遲來否定係更加有力。」

第六巡院又提到Georgia-Pacific Corp. v. U.S. Plywood-Champion Papers案判決[4]中的相關評論：「值得注意者為即使主張在『Weldtex』（專利產品）與其他裝飾用三夾板間有激烈的競爭，但事實上儘管Georgia-Pacific公司的律師曾警告昂貴的侵權訴訟是無可避免的，Georgia-Pacific公司有意地複刻『Weldtex』產品。Georgia-Pacific公司對『Weldtex』產品是有算計的侵害，此乃以行為承認其視『Weldtex』產品於市場上佔有一特殊有利的位置。」

見解三：被告的侵權執意

第六巡院表示法院專家就Panduit公司有競爭者之發現不是錯誤的，但從該發現所得之含意則是錯誤的。第六巡院認為在系爭專利公告之際有四家競爭者，他們被認定為製造與銷售者非為替代物品而是侵權配線管，又該些販售侵權配線管者間已經自認競爭激烈。然而，侵權人Stahlin公司不能基於其非屬唯一的侵權人，而期待以支付較少的權利金做為其侵權行為之補償。

第六巡院指出Stahlin公司之不能避免侵權即屬缺少可接受的替代物品之例證；即於開始製造配線管起，於系爭專利公告後、在Panduit公司提起侵權訴訟、與本案地院核發禁制令後，Stahlin公司仍繼續生產。另第六巡院提到於第一次禁制令核發時，幾乎所有Stahlin公司所銷售的電子配線管屬於侵權類型。

其次，第六巡院發現Stahlin公司的公司內部備忘錄佐證Stahlin公司早期認可Panduit公司的專利配線管有獨特的好處；另本案地院於侵權審判庭後的意見中，亦認可相同的好處係優於非侵權的配線管。

再者，第六巡院引述學說而指出欲證明缺少非侵權替代物品時，其乃：「涉及一些證據其相同於引薦來支持專利有效性之證據。專利所有人若對特別的發明提供長期感受之需求時，其有較輕的舉證責任，以佐證其客戶與侵權人客戶事實上在嘗試得到針對該需求或問題之專利解決方法。如錢幣的另一面，其涉及侵權人所能強烈指稱者，即雖然專利能內含某種微不足道的改進而在某種限縮範圍內具可專利性，但該改進不會創造對專利物品的偏好，而不會對於非侵權替代物品有偏好。」

據此，第六巡院指出本案相關的地院與上訴審見解等毫無疑問地顯示：專利物品填滿等待中的需求、及其因得稱讚的性質所引起之商業成功的反應；另Stahlin公司自己的公司內部備忘錄、和侵權配線管的1,788,384美金銷售額發生於「可接受的非侵權替代物品」所能取得之期間內等事實，也無可質疑地顯現專利改進創造了實質上的客戶偏好。

見解四：消費者的觀點

第六巡院認為，若物品缺乏該專利所保護者之好處，其幾乎不能稱為想要該些好處之消費者所「可接受」之替代物。就Stahlin公司當最後被強迫遵守法院的禁制令而成功地將客戶「移轉」到非侵權物品，第六巡院表示該事後情境不會摧毀之前超過15年的系爭專利好處之肯定；而該些受偏愛的好處已為Stahlin公司自己、其他侵權人、消費者、本案地院、與第六巡院所認可。

另第六巡院指出，即使Stahlin公司的客戶不再能從Stahlin公司購買專利物品，卻願意從Stahlin公司購買其他東西，該事實不構成侵權行為的期間內在市場有消費者「一般而言（以法院專家的話來說）願意去購買以取代侵權物品」之產品；況且，在決定可取得的替代物品時所必須要注重之日期（例如第一次侵權行為的日期）之數年後，Stahlin公司的「移轉」行動才發生。

因此，第六巡院認為法院專家之建議大部分是基於錯誤的事實發現（即於相關期間內有可接受的非侵權替代物品），故本案地院之見解即有誤。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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