326期
2023 年 02 月 08 日
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「擴大的(Enlarged)」是多大? 2023年Grace Instruments Industrial v. Chandler Instruments案
李秉燊/檢察事務官

相對性用語通常蘊含「比較」的概念,使用在專利請求項時,是否能明確地界定所欲保護的技術特徵,將取決於對PHOSITA來說是否為可合理推知,或說明書是否提供足夠的敘述來支持。另依臺美實務見解,解釋專利請求項時,應循既定流程;若專利權人在說明書針對請求項中之用語已有明確之定義或說明時,應以該定義或說明為準。2023年Grace案,因聯邦地院錯誤優先採用專業字典等外部證據的前提下,錯誤地認為PHOSITA無法推知系爭請求項中「擴大的(enlarged)」的意義,而被美國聯邦巡迴區上訴法院(CAFC)糾正。

解釋請求項之流程

發明專利權的範圍,以請求項為準;解釋請求項時,並得審酌說明書及圖式[1]。而依美國法院判例及臺灣專利侵權判斷要點之說明,解釋請求項,應遵循如下流程:(1)對於請求項中用語及技術特徵,應以「該發明所屬技術領域中具有通常知識者」(PHOSITA)之知識給予最合理的解釋;(2)對請求項之記載有疑義,而須釐清時,應考量說明書、申請專利範圍、圖式及申請歷史檔案等「內部證據」,尤其對於請求項中之用語;若於說明書中另有明確之定義或說明時,應考量該定義或說明;(3)若仍有疑義時,方另考量專業字典、辭典、工具書、教科書、百科全書及專家證詞等「外部證據」[2]

換句話說,解釋請求項時,「外部證據與內部證據對於請求項之解釋有衝突或不一致者,應優先採用內部證據。」。CAFC於2023年,在Grace Instrument Indus., LLC v. Chandler Instruments Co., LLC案[3](下稱2023年Grace案)再次強調,若專利權人在說明書針對請求項中之用語另有明確之定義或說明時,應以該定義或說明為準[4]。本文以下將介紹本案例重點。

2023年Grace案:案件背景、技術特徵

美國因技術之突破,得以大量開採頁岩內的天然氣和石油,甚至成為全球最大石油生產國。其中,用於協助地表鑽孔的「鑽井液」(drilling fluid)技術,在鑽油技術門檻上占有舉足輕重的地位。鑽井液的主要功能在於提供液體靜壓力,防止地層流體進入鑽油井道,協助保持鑽頭冷卻、清潔,並將岩屑帶回地表。其中,鑽井液本身的「黏滯係數」(viscosity) 最為關鍵,當其黏滯係數太高,難以被泵送、抽運;當係數太低,則無法攜帶岩屑,將使岩屑沉澱井底,導致油井的損壞[5]。因此,如何持續、準確地監測鑽井液的黏滯係數,即成為2023年Grace案系爭專利的重要技術特徵。過去,測量鑽井液的黏滯係數時,待測的「加壓流體(pressurization fluid)」很容易與「樣品流體(sample fluid)」混雜。因此先前技術多利用密度層析分離,或乾脆予以封膜阻隔。但是,上述這些方法仍無法有效避免兩者混雜,或因封膜後,流體與封膜之間的摩擦力導致測量結果的不準確,而成為習知技術的問題。因此,Grace儀器公司(下稱Grace)設計了一個具有專門乘載樣品流體以避免兩者混砸的空間(或稱腔室,chamber)的粘度計,據以取得系爭美國第7,412,877號「具有防止樣品污染的空間之高壓粘度計」專利(下稱系爭專利)。

系爭專利圖示一、編號45、49所示之空間即為本案之技術特徵

圖片來源:美國第7,412,877號專利和2023年Grace案第5頁

地院判決:「擴大的(enlarged)」因無比較基礎而不明確

Grace於2020年5月因認Chandler儀器公司(下稱Chandler)所販售型號為Model 7600之「黏滯係數測量儀(下稱粘度計)」侵害系爭專利,在德州南區聯邦地院對Chandler專利侵權訴訟。被控侵權人Chandler在訴訟中,則主要抗辯系爭專利,因請求項1和4中用語「擴大的空間(enlarged chamber)」不符明確性要件,應予撤銷[6]

2021年7月,聯邦地院根據字辭典的定義,認為「擴大的(enlarged)」是一個具有相對、比較意義的「程度上術語」(Terms of Degree),而需要有比較的基礎才能讓PHOSITA合理推知所謂「擴大的空間(enlarged chamber)」到底有多大。基於Grace未在系爭專利中提供PHOSITA所需的客觀界線,因此同意系爭專利不符明確性要件。

CAFC:說明書已予以明確之定義

然而,CAFC對地院判決頗不以為然。CAFC於2023年1月之判決直指「若專利權人在說明書針對請求項中之用語另有明確之定義或說明時,即使該說明與字辭典等外部證據相衝突,仍應以說明書中的定義或說明為準。[7]」由於聯邦地院錯誤優先採用專業字辭典等外部證據的前提下,錯誤地認為PHOSITA無法推知系爭請求項中「擴大的(enlarged)」的意義,該部分判決應予廢棄。

申言之,CAFC認為專利權人在系爭專利說明書中,除解釋本文前述習知技術的問題,更定義或說明請求項中用語所謂「擴大的(enlarged)」,係指圖示中編號45、49所示之空間「足夠大 (large enough) 」到在系爭發明的粘度計在最大額定壓力下,仍保有未混雜到加壓流體的樣品流體。而此說明書中的定義或說明等內部證據已足以指導PHOSITA系爭專利使用該用語的涵義,並不需要另尋求字典等外部證據之定義[8]

引申:CAFC認說明書亦可透過「暗示」來定義請求項用語

除上述穩定外,CAFC亦在本判決指出,說明書「亦可透過暗示來定義請求項用語」[9]。因此,若專利在訴訟中受被告挑戰因不符明確性要件,且該專利在說明書中並未提供明示定義的說明,作為專利權人的律師,可以另搜尋說明書中哪裡有通過暗示來定義請求項的用語,使PHOSITA得可以透過閱讀專利文件來找到或確定請求項用語的意義時,或許可以作為協助專利權人挽救該專利因不符明確性要件而被撤銷的救命稻草。

 

備註:

 

【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】

李秉燊  
作者: 李秉燊
現任: 檢察事務官
學歷: 國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人
美國杜克大學法學院碩士
國立陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系學士、碩士
美國Winston & Strawn律師事務所華盛頓特區分所
美國杜克大學法學院訪問學者
《杜克比較法和國際法學報》編輯
《交大法學評論》編輯
專業資格: 中華民國律師、專利師、醫事檢驗師考試及格

 

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