近代美國專利法第103條「顯而易知性」（obviousness）的判斷基準，奠基於美國聯邦最高法院所做出的KSR International Co. v. Teleflex Inc.案（KSR案）判決[1]，其修正當時的「建議（suggestion）、教示（teaching）或動機（motivation）」原則（稱「TSM原則」）。

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KSR案判決鬆綁了法院對於顯而易知性判斷的操作，使得法院可對許多不具創意的專利宣告無效，或美國專利暨商標局（USPTO）可據此核駁簡單發明的專利申請。然而，其反面效果即是美國專利的取得更困難，或在專利侵權訴訟時抵抗專利無效抗辯之難度提高。

KSR案判決是專利入門者必須研讀的經典判決。本文在簡介KSR案背景與判決內容。

KSR案的歷史

本案起源於Teleflex公司向美國聯邦東密西根州地方法院控告KSR公司侵害其美國專利第6,237,565號「具有電子式節流閥的可調式踏板組裝」（adjustable pedal assembly with electronic throttle control）。在2003年12月12日，地方法院以逕行判決（summary judgment）裁定系爭請求項因「顯而易知性」無效。

專利權人上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC），其撤銷地方法院判決。之後，本案上訴至最高法院，其撤銷CAFC判決。在本案回到CAFC後，其維持原地方法院見解。

KSR案前的TSM原則

當「顯而易知性」的成立是基於多個先前技術參考文獻時，主張專利權無效者必須提出「建議、教示或動機」的理由，使熟知此技藝者能以系爭請求項內所主張的方式（in the manner claimed），來結合相關先前技術內的教示[2]。然而，專利權人可對「初步的顯而易知性」（a prima facie case of obviousness）提出抗辯，並提出反駁他方主張，或舉出其他客觀的非顯而易知性證據。

建議、教示或動機的來源為：

1. 所引先前技術參考文獻內的敘述，
2. 熟知此技藝者的知識，而此知識源自該技藝領域中具有特殊利益或重要性的參考文獻或其所揭露的資訊，
3. 待解問題的本質，而使發明人參酌與問題可能解法有關的參考文獻。

專利權人最佳的抗辯策略為要求主張「顯而易知性」成立者必須嚴格適用相關要件，以得到如何結合先前技術參考文獻的教示或動機。否則，在沒有「建議、教示或動機」的證據下卻結合先前技術參考文獻，此明顯是依據發明人所揭露的資訊而將先前技術結合在一起，並據此攻擊系爭請求項的可專利性，本質上是後見之明的行為。

因此，對於先前技術參考文獻的結合，除了要證明有「建議、教示或動機」以結合先前技術的教示外，且要證明是以系爭請求項內所主張的方式來結合先前技術的教示。

地方法院判決

本案系爭請求項為請求項4「一種車用控制踏板裝置」（a vehicle control pedal apparatus），包括支撐（support）、可調式踏板組裝（adjustable pedal assembly）、樞接（pivot）、與「電子控制器」（electronic control）等組件；而該可調式踏板組裝具有踏板臂（pedal arm），且該樞接定義樞軸（pivot axis）；該電子控制器附著於該支撐。系爭請求項的特徵是該電子控制器以訊號反應該樞接機構之運作狀況。

地方法院認為引證案美國專利第5,010,782號「位置可調式踏板組裝」（position adjustable pedal assembly，「Asano專利」），其揭露的系爭請求項的除「電子控制器」之外的所有結構性元件。此外，由於「電子控制器」是先前技術中相當常見的裝置，故只要結合Asano專利和電子控制器的參考文獻，即可使系爭請求項4因顯而易知性而無效。

地方法院以系爭專利所揭露的待解問題的本質，做為結合引證案的建議或動機，而待解的問題是「設計較不貴，較不複雜，更密實的組裝設計時所遇到的問題」。接著，地方法院取引證案美國專利第5,819,593號「電子式可調式踏板組裝」（electronic adjustable pedal assembly，「Rixon專利」），並指出Rixon專利揭露傳統踏板設計的複雜所導致的「電線失效」（wire failure），而Rixon專利是為克服此「電線失效」而提出了解決方法。不過Rixon專利中對應於系爭請求項的「電子控制器」的元件並未「附著於支撐」（attached to said support）。

因此，地方法院又舉引證案美國專利第5,063,811號「加速器踏板組裝」（accelerator pedal assembly，「Smith專利」）。而地方法院認為Smith專利提供了一對應於系爭請求項的「電子控制器」的元件，其附著於一固定的支撐元件（fixed support member），並據此解決了Rixon專利所指出的「電線失效」（或電線磨損問題）。

進一步，地方法院引述系爭專利申請記錄而指出，在審查官以結合美國專利第5,460,061號（「061專利」）及Smith專利而核駁系爭請求項後，申請人以增加限制條件的方式來克服核駁。因為所增加限制條件是Asano專利所揭露的，所以若審查官亦引用Asano專利而結合061專利及Smith專利，則系爭請求項亦將被核駁。

因此，地方法院裁定系爭請求項因「顯而易知性」而無效。

CAFC判決

CAFC認為地方法院不適當使用TSM原則。首先，CAFC認為雖地方法院正確地指出待解問題的本質可為引證案結合的建議或動機，但Asano專利的目的並非讓電子式踏板的設計能較不貴或較不複雜，而是解決踏板結構上的力學問題。

此外，CAFC指出Rixon專利僅是提到傳統的踏板設計有結構上的複雜問題，不是要解決該結構問題，而地方法院亦未解釋該問題如何使得熟知此技藝者會將電子式控制器附著於支撐架（support bracket），故地方法院並未發現結合Asano專利與及Rixon專利的動機。

再者，CAFC認為地方法院引用Smith專利是不對的，因為解決「電線失效」和解決設計複雜的問題是不同的問題，且Smith專利和「可調式踏板組裝」並無關係，故Smith專利並不是解決「可調式踏板組裝」的「電線失效」。

另針對地方法院以申請記錄來支持其引用Asano專利和Smith專利等一事，CAFC不同意，因為在審查可專利性時，非以當時承審系爭專利的審查官的角度，來預測審查官在面對本案引證案時會有什麼決定，而是應獨立地進行顯而易知性的判斷。

最後，CAFC同意原告Teleflex公司所提的證據顯示有重要的事實仍待判斷，故將本案發回地方法院並指示重新判斷顯而易知性的爭點。

KSR案後的TSM原則

最高法院所推翻的顯而易知性判斷原則並不是TSM原則本身，而是推翻CAFC所採取的「嚴格的及必要的模式」（rigid and mandatory formula）。最高法院事實上也知道，CAFC並非在所有的判例中採取如此拘謹的操作，CAFC亦曾認為TSM原則是准許參考一般知識和常識（common knowledge and common sense）。那麼KSR案後的TSM原則是什麼面貌呢？首先，地方法院的論證邏輯是最高法院所認可的。雖Asano專利中未提到電子控制器，但電子控制器的應用是此技術領域常見的方式，故與踏板相關的、應用電子控制器的參考文獻皆可為適當的引證案。

其次，Rixon專利的目的亦在解決系爭專利的問題，故可用於和Asano專利結合。不過，Rixon專利和系爭請求項間仍有差異，但此差異卻可在Smith專利中發現。雖Smith專利僅在解決Rixon專利的問題而非系爭專利的問題，但Smith專利仍可用於和Asano專利與Rixon專利等結合。

最高法院指出顯而易知性的分析不能拘限在制式化的概念（formalistic conception），例如建議、教示或動機，或是過於強調公開出版的文獻或公告專利中的明示內容。而在許多領域中，比較少有討論什麼是顯而易知的技術或組合，反而是市場需求（而非科學文獻）在帶動設計的趨勢。

最高法院認為發明人的動機或目的不是重點，而重點是請求項所要達到的客觀目的。因此，證明系爭發明為顯而易知的方法之一是，證明系爭請求項所包含的解決之道是發明誕生之前即為大眾所知的方法。

此外，最高法院提供顯而易知性判斷的操作原則：

1. 結合引證文獻的理由包括：在發明所涉及領域內所存在的需求或問題，或是系爭專利所提到的需求或問題。
2. 引證文獻所提到的主要目的並不是重點，而是引證文獻在一般常識的檢驗下，可提供何種顯而易知的相似事項。
3. 當因設計上需要或市場上壓力而要去解決問題的時候，熟知此技藝者會參考可確認的、可預見的解決方案，並試著去組合現有的文獻；而倘若這樣的組合是可以預期其成功性，則此即非創新而僅屬基本的技藝或常識的使用。

CAFC在In re Translogic Technology, Inc.案[3]中，確認TSM原則可使用「通常知識」（customary knowledge）來操作。此外，CAFC指出認為TSM原則是很彈性的，但為避免後見之明，其重心會放在發明前的證據；但其不會無限制地限縮熟知此技藝者可用的知識範圍。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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