在美國專利法的發展中，主要的法理是美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC）所發展，而最終審機構美國聯邦最高法院（Supreme Court of the United States）偶爾會解釋專利法的法條內容。

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不過，最高法院在定義相關概念之餘，仍開放CAFC建構判斷基準。本文意在介紹最高法院之Akamai Techs., Inc. v. Limelight Networks, Inc.案（稱「Akamai III案」）判決[1]，其涉及「間接侵權」的直接侵權要件判斷之問題。

直接侵權與間接侵權

在美國，專利侵害行為概念上可分為稱為「直接侵權」（direct infringement），即侵權人是直接實施系爭專利之人，以及「間接侵權」（indirect infringement），即侵權人本身不參與直接侵權行為。「直接侵權」（35 U.S.C. § 271(a)）與台灣專利法第58條類似而禁止他人未經同意實施專利。「間接侵權」規定在35 U.S.C. § 271(b)（稱「引誘侵權」）和§ 271(c)等二項，其共同要件為「直接侵權」；亦即必須有「直接侵權」的存在而才有「間接侵權」成立的可能。

Akamai案背景

在本案中，原告為Akamai Technologies公司和麻省理工學院（合稱「Akamai」），而被告為Limelight Networks公司（稱「Limelight」）。所涉及的技術為「內容傳遞網路」（content delivery network，CDN）之技術，而系爭專利為美國專利第6,108,703號（稱「703號專利」）。

2006年6月間Akamai在美國聯邦地方法院麻州分院控告Limelight侵害專利。在地方法院階段，法官裁定侵權不成立，因為Limelight並未執行系爭請求項內的所有步驟，而有些步驟事實上是Limelight的客戶所實施的。專利權人不服地方法院的裁判，並上訴至CAFC。在2010年12月間，CAFC以Akamai I案判決維持地方法院裁判。

Akamai I案判決公告於2010年12月20日，而遲自2011年4月20日時，CAFC廢棄Akamai I案判決，並決定重新審理本案；其界定的議題為§ 271(b)的「直接侵權」要件，而非Akamai I案的法律議題，即§ 271(a)的直接侵權行為。根據§ 271(b)，「任何人其積極地引誘專利侵害行為時應與侵權人一樣負責」。另CAFC同時審理McKesson Automation, Inc. v. Epic Sys. Corp.案（稱「McKesson案」）之上訴[2]。Akamai I案和McKesson案的差異在於，前者是被告親自執行方法請求項的部分步驟，並引誘他人執行了剩下的步驟；後者是被告引誘數個人一起完成方法請求項的所有步驟，但被告本身未參與。

CAFC於2012年8月31日做出Akamai II案判決，認為§ 271(b)的「直接侵權」要件與§ 271(a)不同，而不須要由「單一個體」（single entity）完成直接侵權行為的所有步驟[3]。被告不服，而上訴至最高法院。最高法院在2014年1月10日受理本案，於2014年4月30日舉行聽證，而最後於2014年6月2日推翻Akamai II案判決，稱「Akamai III案」[4]。因而，§ 271(a)的直接侵權行為和§ 271(b)的「直接侵權」要件又成為同一的概念。

最高法院見解

最高法院指出CAFC和專利權人都不否認「直接侵權」是「引誘侵權」成立的前提，而此前提也有最高法院判例所支持。不過，最高法院無奈地表示其無法因此而結案，因為CAFC認為「直接侵權」要件可獨立於專利法直接侵權條文之規範，故在無人直接侵害專利之情況下，引誘侵權也能成立。對CAFC的見解，最高法院一點也不認同，並指責CAFC「根本誤認」（fundamentally misunderstands）侵害方法專利之意義。

最高法院認為CAFC的見解有二個問題。首先，針對方法專利的侵害，由於方法專利係由數個步驟所構成，侵害行為的成立必須是所有步驟皆被執行。CAFC見解的問題在於其將提供超過專利權範圍應有的保護。對此，最高法院重申專利權的範圍僅僅是請求項內所有要件的組合。

既然請求項內所有步驟要件必須被執行才會構成侵害方法專利，CAFC卻認為在引誘侵權的情境下直接侵權行為人不須為「單一個體」。對此，最高法院引CAFC的2008年Muniauction, Inc. v. Thomson Corp.案（稱「Muniauction案」）判決[5]而指出CAFC亦認為除非步驟的執行皆歸因於同一位被告（無論是親自實施所有步驟，或是指示或控制他人實施），否則方法請求項的步驟即未全部實施。其次，由於Muniauction案判決涉及§ 271(a)而非Akamai III案判決所處理的爭點，最高法院在「假設」Muniauction案判決是正確的情況下，指出在Akamai III案中權利人的專利方法未受侵害，因為專利方法內所有步驟之實施並非歸因於任何一個人。因此，既然無直接侵權發生，引誘侵權當然也不成立。

CAFC見解的第二個問題是§ 271(b)的適用將有不確定性的問題。最高法院指出如果引誘侵權的成立並非導因於直接侵權之行為，法院將無法確認何時權利人受有引誘侵權之害。例如，對一個有12個步驟的方法專利，被告僅付錢請他人執行其中一個最重要的步驟，但其他步驟則無人實施。在這案例中，最高法院認為被告並無鼓勵直接侵權之情勢（亦即被告並非鼓勵他人執行所有步驟），但按照CAFC的Akamai II案判決，該名被告仍會負引誘侵權之責。亦即，根據Akamai II案判決，只要專利方法的某些步驟被實施，則被告即應負引誘侵權之責。最高法院擔憂此將導致法院必須發展二種判例法來分別處理「直接侵權」以及「引誘侵權」的「直接侵權」要件。

Akamai II案判決：解決方法專利保護之問題

CAFC於2007年做出BMC Res., Inc. v. Paymentech, L.P.案（稱「BMC案」）判決[6]，其提到「分段式侵權」（divided infringement）的議題，即數個行為人的集體行為構成方法專利的實施。根據BMC案判決，就方法專利而言，若將步驟委託他人執行，則控制委託活動者應負侵權之責。當行為人有控制（control）或指示（direction）的行為時，法院即可認定有「共同侵權」（joint infringement）的發生。針對「分段式侵權」或「共同侵權」部分，BMC案判決是Muniauction案判決的法理基礎。

無論是BMC案、Muniauction案、Akamai II案、或McKesson案，其涉及的技術屬「互動式技術」，亦即技術的實施可能涉及多方單位。BMC案的專利技術為使用電話操作金融卡付款的方法，而整個程序涉及收款單位（使者）、服務提供者、自動匯款網絡、和發卡銀行等等。系爭請求項包含使用者輸入銀行帳號和金額、確認帳號有效性、確認帳號存款足夠、執行扣款動作、回報扣款成功等等步驟。

BMC案被告為服務提供者，而管理付款程序的資訊和確認等事務。但被告並未執行專利方法的所有步驟，而是在帳號有效性與存款額度的確認等步驟是由自動匯款網絡執行。該案CAFC認為被告並未控制自動匯款網絡執行相關步驟，故未有「共同侵權」情勢發生。甚至，該案CAFC指出因專利權人自行將請求項步驟設計為由多方單位來執行，而未提供由單一個體執行的專利方法步驟，才造成侵權行為證明的困境。

在Muniauction案中，系爭技術為網路競標的方法，涉及競標主持單位和競標者間的互動。系爭專利方法包括輸入資料、計算標金、競標提案、和主持單位接受提案等等步驟。被告系統僅執行系爭專利方法的部分步驟，而競標者實施輸入資料的步驟。因為被告對競標者無控制或指示關係，故該案CAFC認為無直接侵權的發生。

面對BMC案和Muniauction案，妥善地撰寫請求項或許是解決方法，即將執行者歸屬單一個體。然而，Akamai II案和McKesson案所涉及的專利技術則不再有絕對的單一控制者。

在Akamai II案中，系爭技術係關於網頁技術。系爭請求項包括複製網頁架構、複製網頁內嵌文件、和傳送網頁內容物給讀者等等步驟，而內嵌文件由其他網址（非內容物提供者的網址）讀取至讀者畫面。被告所經營的網頁系統，其准許內容物提供者自行選擇內嵌文件的來源網址。因此，被告並未執行專利方法的所有步驟。另被告並無控制或指示網頁內容物提供者客戶去使用其他網址來讀取內嵌文件；儘管有網頁服務契約，其僅是准許客戶得以使用，而非強制性。

Akamai II案的網路技術可由網頁系統經營者一人執行，也可將系統運作分給不同的個體執行。此類技術的專利權人面臨的問題是若請求項設計為單一個體執行，則只要被告將一一步驟分給他人執行即可避免侵權；若請求項設計成多數個體執行，則在無單一個體為控制或指示其他執行者的狀況下，直接侵權也無法成立。因此，請求項寫作是無法拯救專利權人，而若無Akamai II案判決的引誘侵權法理，則以多個體執行的方法發明將難以獲得專利保護。

McKesson案的專利方法是比Akamai II案的系爭專利技術更糟的例子，因為系爭技術必然是多個體執行的方法。在McKesson案中，系爭技術係關於醫療服務提供者和病患間自動化與電子化的通訊技術。系爭請求項包括病患端啟動通訊、病患端執行通訊、醫療服務提供者端進行通訊內容分析並產生回應、以及回傳回應內容等步驟。被告則授權提供軟體給醫療機構以進行與病患間的溝通。被告軟體涉及醫療機構端和病患端各自的操作，而醫療機構又無強制病患使用該軟體。該案地院認為專利方法步驟的實施並非導因於被告，故直接侵權不成立。

BMC案等四案例顯示§ 271(a)的「直接侵權」規範上的漏洞，不利於須複數個體執行才得以運作之方法專利。Akamai II案判決看該問題，因而採取「引誘侵權」的方式來解決，因為提供他人「指引」或「教導」是引誘行為。此與Akamai II案被告與McKesson案被告的行為相近，因為網路技術的操作會涉及執行方式的說明，而說明來自於被告，故被告有某種程度地引導他人從事侵權步驟之行為。可惜的是最高法院不認同該解決方案。

Akamai III案判決之後

雖最高法院將Akamai II案判決發回更審，卻明確指出CAFC得自行決定是否重新檢視Muniauction案判決。之後，CAFC於2015年時在Akamai VI案判決[7]中維持§ 271(a)的「單一個體」原則，但擴大「控制或指示」基準之適用至Akamai案的侵權行為。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 陳秉訓 現任： 國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 經歷： 國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授 華邦電子公司製程工程師 聯華電子公司製程整合研發工程師 台灣茂矽電子公司專利工程師 禹騰國際智權公司專利工程師 威盛電子公司專利工程師 亞太國際專利商標事務所專案副理 學歷： 美國聖路易華盛頓大學法律博士 美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士 政治大學法律科際整合研究所法學碩士 台灣大學化工所碩士 台灣大學化工系

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