2022年2月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以司法審查確認專利審判及上訴委員會（PTAB）在審理專利權之挑戰者提出之多方複審（IPR）程序時，PTAB不得將「申請人所承認的先前技術」（AAPA）視為用以證明系爭專利不具新穎性和非顯而易見性之獨立的先前技術證據，但可以將該AAPA作為所屬技術領域中，具有通常知識者所認知之一般常識的佐證依據。本文將簡介本件美國案例，並搭配台灣最高行政法院的實務見解（最高行政法院106年度判字第266號判決），具體提出相關申請人撰寫專利說明書，和專利權之挑戰者或專利權人在專利無效爭訟攻防上的建議。

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2022年2月1日，美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）以司法審查確認了美國專利商標局（USPTO）在2020年8月18日對轄下專利審判及上訴委員會（PTAB）發布的指導備忘錄。本判決確立PTAB在審理專利權之挑戰者提出之多方複審（IPR）程序時，依據美國專利法第311條第b項規定，應如何看待申請人在系爭專利中所承認的先前技術的具體解釋與規範。

案件緣起

美國專利法第311條第b項規定，「申請人只能基於『由專利或印刷出版物組成的先前技術』下，以專利法第102條新穎性或103條非顯而易見性等事由為基礎，對一個或多個無效專利請求項提起IPR請求撤銷之[1]。」

但在實務上，PTAB對上述「由專利或印刷出版物組成的先前技術」範圍，是否包含申請人所承認的先前技術之解釋莫衷一是，造成專利權之挑戰者和專利權人在專利無效爭訟上無所適從。因此，USPTO利用高通公司與蘋果公司間專利無效紛爭等重大矚目案件，對PTAB發布具有拘束力的指導備忘錄，並在本文介紹的2022年Qualcomm Inc. v. Apple Inc.案經CAFC確認後[2]，終告塵埃落定。

前述所謂「申請人所承認的先前技術」（applicant admitted prior art，AAPA），係指專利申請人在撰寫專利說明書時，自行記載於「先前技術」欄位（在美國專利說明書中為Background欄位）的技術，或載於其他欄位但有自認為先前技術之意思表示，且此類陳述或圖式多未明確揭示特定專利或期刊等文獻[3]。

本文以下將透過案件歷程與案情簡介，為大家整理CAFC最終確認之AAPA於PTAB審查IPR時所擔任的角色，並搭配台灣最高行政法院的實務見解，具體提出相關申請人撰寫專利說明書，和專利權之挑戰者或專利權人在專利無效爭訟攻防上的建議。

案情與歷程

高通公司為美國第8,063,674號發明專利（下稱系爭專利）的專利權人。高通公司於申請專利時，於該專利說明書的背景技術欄位（Background，在台灣為「先前技術」欄位），描述了一種具有電源升降檢測器（power up/ down detector，如圖1中FIG. 1和FIG. 4綠色標記處所示）的標準電源開關控制（POC）系統，並附有圖1，該圖括號中註明其為先前技術。系爭專利則在該先前技術的基礎下提出增設升壓晶體管作為反饋電路（feedback network），以調節電源升降檢測器的電流容量並提高檢測速度，具體如圖1中FIG. 4藍色標記處所示。上述高通在背景技術欄位和FIG. 1所陳述的POC系統，即可作為AAPA的適例。

圖一、系爭專利FIG. 1和FIG. 4對照

資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報

2018年6月，蘋果公司向PTAB提起IPR，請求撤銷系爭專利。由於高通在描述POC系統和繪製FIG. 1時並無揭露任何具體的專利或期刊等文獻，因此蘋果公司在IPR攻防時直接以FIG. 1所示的POC系統及其文字描述作為最接近的先前技術，結合另一篇已公開的專利申請案（下稱Majcherczak文獻）[4]，據此主張系爭專利未具有美國專利法的103條非顯而易見性，相關圖說可見下圖2和圖3蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報。

圖二、系爭專利FIG. 1和Majcherczak文獻比對圖

資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報

圖三、蘋果公司在本案PTAB審理時的主張

資料來源：美國第8,063,674號專利和蘋果公司在本案PTAB審理過程中的簡報

2020年1月3日，PTAB對本案作出最終書面決定（FWD），認為本案中AAPA是專利權人自認的先前技術且記載在專利文獻中，屬於專利法第311條第b項所規定的「由專利或印刷出版物組成的先前技術」，所以可以作為IPR無效審查的基礎。基於此，PTAB認為，系爭專利背景技術欄位中所陳述的POC系統和Majcherczak文獻之組合可以證明系爭專利是顯而易見的[5]。高通公司不服，上訴至CAFC。

從過往PTAB作出的FWD案例來看，PTAB對上述「由專利或印刷出版物組成的先前技術」範圍是否包含申請人所承認的先前技術之解釋及其適用莫衷一是。雖然，PTAB在多數案件中認為AAPA不能單獨作為IPR審理時的先前技術專利（prior-art patents）[6]，但PTAB亦有承認AAPA可單獨作為IPR審理時的證據基礎者[7]。或有與本文所簡介的案例見解相同，允許AAPA與各種先前技術專利或印刷出版物結合使用，以主張系爭專利不具非顯而易見性者[8]。

2020年8月18日，為有效定紛止爭，USPTO以局長名義對PTAB發布一份具有拘束力的指導備忘錄，明確指出PTAB在審理IPR時，不得將AAPA視為用以證明系爭專利不具新穎性和非顯而易見性之獨立的先前技術證據，但可以將該AAPA作為所屬技術領域中具有通常知識者所認知之一般常識的佐證依據[9]。

2022年2月1日，CAFC做出本案判決，肯認前述USPTO發布的指導備忘錄，並強調專利法第311條第b項所規定的「專利或印刷出版物」本身必須是系爭專利之前的先前技術，而不能是申請人在系爭專利中陳述的AAPA等所謂背景或先前技術，由此確認系爭專利的陳述均不視為先前技術。但CAFC亦呼應備忘錄，認為AAPA可作為協助審查官或PTAB判斷請求項中個別技術特徵是否為所屬技術領域中具有通常知識者所認知之一般常識。此時，申請人在專利說明書中描述的先前技術或在意見陳述中自認的先前技術，就對申請人自己產生了約束力。

台灣案例

2017年05月25日，最高行政法院亦在106年度判字第266號行政判決對AAPA相關議題表示意見，其指出「專利說明書敘述之先前技術應認為是專利申請當時所屬技術領域中具通常知識者之一般性知識或技能，可作為判斷由引證案或引證案之組合是否能使一專利技術被輕易思及或完成之依據。」

雖然最高行政法院尚未就「AAPA是否可單獨使用或僅能與先前技術專利或印刷出版物結合使用以作為舉發的基礎」作出明確見解。但是，其已明確指出：倘若專利權人對於其創作之發明所屬技術領域具通常知識者之一般知識或技能知程度或內容已在說明書中為具體說明，或就創作當時所習知已為界定時，自應認該說明書中所界定之習知技術，即為創作當時所屬技術領域具通常知識者普通知悉之一般知識或具備之普通技能。於判斷該創作之發明是否具有進步性時，該創作發明所屬技術領域具通常知識者，即應以具備說明書所述之習知技術為前提，作為判斷引證案或引證案之組合可能以及是否可以輕易思及系爭創作之依據。

此與本文所介紹的美國見解不謀而合，值得讀者留意。

小結與建議

透過本案可知， USPTO和CAFC均意識到專利法第311條第b項「專利或印刷出版物」解釋的兩個極端：一端是將AAPA直接視為先前技術，但恐會顛覆現有法規範和證據規則；另一端則是完全無視AAPA，不考慮其作為所屬技術領域中具有通常知識者所認知之一般常識，但會造成PTAB在審視任何專利說明書內的技術常識都不敢越雷池一步。

為避免走向極端，USPTO和CAFC達成共識：區別對待先前技術和一般常識，不同意PTAB將AAPA直接用作先前技術的證據，但允許其將AAPA融入通常知識者所認知的一般常識。至於在哪些具體情形下考慮及如何考慮AAPA，或從AAPA中尋求技術啟示算不算明顯的事後諸葛（hindsight）等，還有待PTAB進一步以案例作出闡釋。

但回歸專利申請的撰寫實務上，提醒讀者在撰寫說明書時，應特別留意切勿將未公開的技術寫入先前技術（或Background），或將技術描述為「眾所皆知的」（well-known）或「習知的」（conventional）而被認定為AAPA。同時，在申請及答辯過程中亦應避免使用諸如「眾所皆知」（It is well known that…）、「眾所認識的」（It is well understood that…）或「本領域技術人員都很熟悉的」（One of skill in the art would readily understand that…）等類似之陳述，以避免成為專利權之挑戰者或IPR審查時架構不利於專利權人之一般常識的佐證依據。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 李秉燊 現任： 北美智權報　專欄作家 學歷： 國立陽明交通大學科技法律研究所博士候選人 美國杜克大學法學院碩士 國立陽明大學醫學生物技術暨檢驗學系學士、碩士 美國Winston & Strawn律師事務所華盛頓特區分所 美國杜克大學法學院訪問學者 《杜克比較法和國際法學報》編輯 專業資格： 107年度中華民國專利師考試及格 103年度中華民國醫事檢驗師考試及格

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