在國碩案之前,智慧財產與商業法院早已提供「不當得利返還請求權」做為專利侵權行為之救濟手段。本文意在介紹此緣起,即智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決(「文德案」,裁判日為2011年4月7日)。
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民法第179條規定「無法律上之原因而受利益,致他人受損害者,應返還其利益。雖有法律上之原因,而其後已不存在者,亦同」。2018年9月26日最高法院於106年度台上字第2467號民事判決(稱「國碩案」)正式認可不當得利返還請求權做為專利侵權行為之補償機制。據此,專利權人可請求侵權人返還因專利侵權行為所生之不當得利。
文德案之緣起
文德案源自臺灣板橋地方法院(現為臺灣新北地方法院)93年度智字第27號民事判決(裁判日為2006年1月26日)。文德案的被告有二位,一是個人A,而另是A所設立的公司B。系爭專利的保護期間從1998年6月1日起至2009年9月5日;而被告A自1999年4月11日起透過代理商銷售侵權物,至2003年5月30日被告B設立後,改由被告B獨自代理銷售侵權物。原告向被告B請求損害賠償,但向被告A請求不當得利返還。對被告B的損害賠償計算是依據原告對其他廠商的年度專利授權金,而因起訴日為2004年6月1日其離被告B成立之日約一年,故請求一年的專利權利金。對被告A的不當得利計算亦根據原告的年度專利授權金,而因被告A從事侵權物販售至被告B設立而停止之期間約四年,故請求四年的權利金。
文德案之地院認為「專利權人於不抵觸法律規定之情形下,非但具有排他之權利,亦具有專屬實施之權能,而非僅具有排他之權利而己」。因為「主張專利權僅為排他權者係著眼於專利之最少權能為立論」,「專利權人苟未抵觸法律之規定」,則「採排他權理論者亦不能否認專利權人有專屬實施之權利」。另「主張專利權為專屬實施權者係基於專利之最大權能而為立論」,則「專利權人既擁有專屬實施之權能」,而「當然亦具有排他之權能」。不過,專利權人之「專屬實施權並非完全不受限制」;故「採專屬實施理論者亦須附加『與法律規定牴觸即不得實施專利』之但書限制」,此即當時專利法第78條第2項之規定:「再發明專利權人未經原專利權人同意,不得實施其發明」。
當時專利法第78條的「實施」用語是文德案地院支持「專屬實施權」性質的基礎。不過,當時學說認為專利權不是「專屬權」,主因是1994年專利法修法時將「專有 …」用語改為「專有排除他人未經同意 …」[1]。因此,專利權人並不具有實施其專利發明的權利。但是文德案地院並不接納此觀點,而認為排他權或實施權之「爭執在學理之探討上固有其價值,然於專利侵害之判斷上並不具有重要意義」。
文德案之上訴歷史
文德案地院無視原告對被告A與被告B等請求內容的類似性,而直接准予原告的損害賠償與不當得利的請求。之後,本案上訴至臺灣高等法院,而該高院判決(臺灣高等法院95年度智上字第18號民事判決,稱「第一次高院判決」)顯示原告是因對被告A的損害賠償請求權已逾時效,而改以不當得利返還請求權主張。原告的不當得利返還請求權是基於被告A授權他人實施被告的專利,而被告A的專利乃系爭專利之再發明專利,故被告A「未支付[原告]權利金即授權他人實施侵害[原告]專利之眼鏡產品,顯有獲得相當於系爭專利權利金之利益,並致[原告]受有損害,自應將所受利益返還予[原告]」。
第一次高院判決認為原告無法舉證被告A有授權他人實施其專利之事實,且原告無法提出被告A「開始銷售系爭眼鏡之始期及持續銷售四年之證據,尤其就[被告A]究竟受有多少利益之事實,始終不能舉證以實其說」,故駁回原告的不當得利返還請求。可惜的是第一次高院判決並未處理專利權是排他權或實施權的問題。
本案繼續上訴到最高法院,而最高法院維持損害賠償請求的裁定,但廢棄不當得利返還請求的裁定(最高法院96年度台上字第2857號民事判決,稱「第一次最高法院判決」)。該最高法院發現原告舉證指出被告A之下游廠商於2001年10月11日至2002年8月8日仍銷售侵權物,但第一次高院判決卻「未於判決書理由項下記載其取捨之意見」,故第一次高院判決駁回原告之不當理由返還請求即屬判決不備理由而為違背法令之判決。遺憾的是該最高法院未探究專利權的性質,而直接採納不當得利返還請求權得為專利權人之救濟手段。
本案回到臺灣高等法院後,該高等法院認為被告A的確有授權他人實施其專利或銷售侵權物之事實(臺灣高等法院97年度智上更(一)字第2號民事判決,稱「第二次高院判決」)。原告以其2002年的年度專利授權金180萬元為基礎,來計算被告A的不當得利期間所得的利益,即四年共720萬元。不過,該高等法院並未同意原告的不當得利計算方法。
該高等法院認為720萬元只是原告的所受損失,但不是被告A的所得利益。該高等法院引用最高法院97年台上字第1997號民事判決其指出民法第179條不當得利條款「所稱之損害,與民法第184條規定之損害並不相同,即使當事人主張之事實符合民法侵權行為之規定,亦非當然成立同法第179條之不當得利」。最後,該高等法院以被告A自承的授權金每件侵權物50元、及每年生產5,000件侵權物的事實,而計算四年的不當得利,總共為100萬元。
本案又上訴至最高法院,而其廢棄第二次高院判決。該最高法院(最高法院99年度台上字第1181號民事判決,稱「第二次最高法院判決」)雖承認「惟依不當得利之法則請求返還不當得利,以無法律上之原因而受利益,致他人受有損害為其要件,故其得請求返還之範圍,應以對方所受之利益為度,非以請求人所受損害若干為準」,但不認可第二次高院判決的見解。
該最高法院指出「[被告A]未經[原告]同意,製造、銷售系爭眼鏡,侵害[原告]之系爭專利等情,既為原審確定之事實,而其他廠商如須支付權利金始得實施系爭專利,則[被告A]未支付該權利金即實施系爭專利,能否謂其未受有免於支付權利金之利益?原審謂無法認[被告A]獲有同等金額之利益云云,已有可議」。此見解等於直接承認專利權之實施權性質。
文德案中智財法院之見解
文德案之第二次最高法院判決後,因智財法院(智商法院前身)已設立,故本案發回到智財法院,即產生智慧財產法院99年度民專上更(二)字第11號民事判決。雖智財法院為專業法院,但其未能檢視專利權是否有實施權之性質,而直接順從最高法院的要求而計算被告A因未支付權利金而獲得的利益。
關於「不當得利返還請求權」做為專利侵權行為之救濟手段,智財法院指出「[當時專利法]第103條第1項明文規定,除另有規定外,新型專利權人專有排除他人未經其同意而製造、販賣、使用或為上述目的而進口該新型專利物品之權」,因而「上訴人[/被告]未經被上訴人[/專利權人]同意,而銷售系爭眼鏡,侵害被上訴人之系爭專利,上訴人即侵害被上訴人之法律地位,乃無法律上原因而取得應歸屬於被上訴人之利益」。
該案判決正式將專利權的性質由「排他權」轉化為「同意權」。原本是專利權人應主動「排除」他人實施專利發明,但變成其他人應主動尋求專利權人「同意」專利發明的實施。因為「同意權」之性質,導致若被告未取得專利權人的同意而實施專利發明時,則符合「無法律上原因」的要件。「未取得同意」所產生的專利侵權行為,即為專利權人之「所受損害」。
至於「所受利益」,該案法院認為「欲實施他人專利者,應向專利權人取得授權,且通常會支付權利金,則上訴人未支付權利金即擅自實施系爭專利,受有免於支付權利金之利益」,則「被上訴人依不當得利法則,請求上訴人返還其因此所取得之利益(即如被授權實施所應支付之合理權利金),於法有據」。亦即,「合理權利金」成為不當得利金額的計算基準。不過,文德案智財法院並未採原告所主張的年度授權金金額。
文德案中,智財法院乃「假設兩造於[1999]年4月間[(即侵權行為開始時間)],本於對等地位及持有對稱資訊,就系爭專利權之授權及其權利金願意進行協商,進而推估適當之合理權利金」。該智財法院考慮諸多因素,包括:(1)原告於侵權行為期間內所為之非專屬授權之權利金總數及其授權時間」;(2)原告非專屬授權契約的權利金計算方式;(3)假想協商授權時之系爭專利所剩餘的保護期間(約10年4個月);(4)原告授權販賣眼鏡產品之性質;(4)原告授權地區為我國;(5)原告與被告A間為競爭關係;(6)侵權行為時間為4年;(7)侵權產品的技術主要來自被告A的專利。最後針對年度權利金,不同於原告主張的180萬元,該智財法院裁決應為135萬元。
備註:
- 趙晉枚、蔡坤財、周慧芳、謝銘洋、張凱娜,智慧財產權入門,月旦,初刷,臺北市,頁32,1998年11月;另見立法院,立法院公報,院會紀錄(會議日期1993年12月9日),第82卷,第71期,第2670號,上冊,頁124-126;立法院,立法院公報,院會紀錄(會議日期1993年12月24日),第82卷,第75期,第2674號,上冊,頁304。
【本文僅反映專家作者意見,不代表本報立場。】
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作者: |
陳秉訓 |
現任: |
國立政治大學科技管理與智慧財產研究所副教授 |
經歷: |
國立台北科技大學智慧財產權研究所助理教授
華邦電子公司製程工程師
聯華電子公司製程整合研發工程師
台灣茂矽電子公司專利工程師
禹騰國際智權公司專利工程師
威盛電子公司專利工程師
亞太國際專利商標事務所專案副理 |
學歷: |
美國聖路易華盛頓大學法律博士
美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士
政治大學法律科際整合研究所法學碩士
台灣大學化工所碩士
台灣大學化工系 |
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