在美國專利法判決中，存在一個特殊的「讓與人禁反言原則」。典型的情況是，發明人將發明相關權利讓與給受讓人後，自己又實施相同發明，受讓人因而對發明人（讓與人）提告侵權，而發明人（讓與人）抗辯 專利無效。此時，法院根據讓與人禁反言原則，禁止發明人（讓與人）主張自己讓與的專利無效。2021年6月29日，美國最高法院做出最新判決，認為讓與人禁反言原則至今仍然有效，但適用範圍要加以限縮。

圖片來源：Minerva

發明的申請、轉讓過程

1993年，Truckai先生創立了NovaCept公司。1990年代末期，Truckai先生和其團隊，發展了所謂的「NovaSure系統」的醫療器材。該器材的運作，乃是透過向子宮施加二氧化碳氣體，並測量流出子宮的任何氣體流量，來檢測子宮穿孔。NovaSure 使用三角形的應用頭，其設計符合子宮的形狀，可在兩分鐘或更短的時間內消融整個腔內的子宮內膜。NovaSure系統還提供水分輸送功能，其真空管可=在輸送過程中從空腔中去除蒸氣和水分[1]。 

系爭二件專利申請案，都將Truckai先生列為發明人。1998年8月，Truckai先生美國專利申請案第09/103,072號（後來經過連續案申請，獲得9,095,348號專利），並轉讓給NovaCept公司。2001年2月，Truckai先生將美國專利申請案第09/710,102號（後來經過連續申請案，獲得6,872,183號專利），也轉讓給NovaCept公司[2]。

表一、第6,872,183號的歷程「用於檢測體腔穿孔的系統和方法」

資料來源：本文整理

表二、美國專利號第9,095,348號專利「接觸式電凝的水分輸送系統」

資料來源：本文整理

2004年，Cytyc公司收購了NovaCept公司，相關專利申請案之權利同時轉讓給Cytyc公司。2007年，本案的原告Hologic公司收購了Cytyc公司。

2004年，其中一件專利申請案，申請了連續案（Continuation Application），並於2005年獲得’183號專利。另一件專利於2013年8月申請連續案，於2015年8月獲得’348號專利[3]。至此，「NovaSure系統」獲得完整的專利保護。

發明人自己做類似系統，並核准上市

發明人Truckai先生在2008年離開NovaCept公司後，另外成立Minerva手術公司，自己擔任公司總裁、執行長、董事會成員。他們開發出「子宮內膜消融系統」（Endometrial Ablation System，簡稱EAS），在2015年獲得相關專利，也獲得美國FDA上市核准，並開始銷售[4]。

該系統使用消除子宮內膜細胞的應用頭，與NovaCept公司專利系統的應用頭不同，其依靠不同的方式來避免不必要的消融，它是「不透濕的」：在治療過程中不會吸收任何液體[5]。

受讓人利用連續案新增範圍較大之請求項

前面提到，系爭二項專利在轉讓後，又經過多次連續案。在2013年，Hologic公司知道Truckai先生開發類似系統後，因而對「接觸式電凝的水分輸送系統」申請專利連續案，對NovaSure系統新增了一個請求項，特別將一般的應用頭（不特別提及透濕性、吸水功能），也寫入請求項[6]。’348號專利於2015年8月獲得核准。
2015年11月，專利權人Hologic公司在德拉瓦州地區法院控告Minerva公司，主張Minerva公司的EAS系統，侵害了他們的二件專利。

地方法院基於讓與人禁反言，被告不得主張專利無效

被告Minerva公司主張，自家的系統並未侵害系爭專利，且系爭專利也有無效事由。其中最重要的是，Minerva公司主張，Hologic公司在連續申請案新增加的請求項，亦即應用頭，與原本專利說明書的描述並不相同，因為原本專利說明書描述的應用頭是有透濕性的。因而，Minerva公司主張該一般應用頭之請求項，屬於無效[7]。

Hologic公司則在地區法院申請即決判決，主張基於「讓與人禁反言原則」（doctrine of assignor estoppel），被告Minerva公司不得在法院中主張’183號和’348號專利無效。

地區法院認為，發明人Truckai先生與Minerva公司存在緊密關係，故基於讓與人禁反言原則，Minerva公司也不得主張系爭專利無效。因此，地區法院以即決判決，認為系爭專利有效，且進一步認為被告Minerva公司確實侵害系爭二件專利[8]。 

該案上訴到聯邦巡迴上訴法院。上訴法院大部分同意一審判決，認為讓與人禁反言原則仍然有效[9]。

最高法院判決讓與人禁反言原則的適用限制

本案上訴到最高法院，最高法院於2021年6月29日做出判決。

最高法院認為，讓與人禁反言仍然是一個有效的原則，但也有一些適用上的限制。這個原則，必須讓與人與受讓人間存在公平交易下，才有所適用。這個原則的內涵就是，若讓與人曾表示過專利有效，就不能為相反表示。當讓與人曾經擔保一專利請求項為有效，他之後否定其有效性，違反了公平交易的原則[10]。

但是，最高法院提出，如果讓與人曾經做過的表示（不論明示或默示），與後來他提出專利無效之抗辯，兩者間並沒有衝突，也就沒有違反公平性的問題。此時，就沒有讓與人禁反言原則之適用[11]。

第一種情況是，發明人還沒有擔保過特定專利請求項有效之前，就簽署了讓與協議。最典型的情況發生在僱傭關係，員工在上班初期就簽署協議，約定未來在受雇期間所完成之發明的權利，都轉讓給雇用人[12]。

第二種情況是，讓與人雖然在讓與時擔保專利有效，但是後來專利法修改，原本有效的發明，可能在新法下變成無效。

第三種情況，跟本案最接近。在讓與人讓與發明權利後，受讓人自己修改了請求項。最可能情況是，發明人先提出專利申請，然後將申請案的權利讓與受讓人。然後，受讓人可以在後續的專利審查中，修改請求項。如果新的請求項實質上大於（materially broader）舊請求項的範圍，讓與人並沒有擔保新請求項的有效性。讓與人若沒有擔保新請求項的有效性，他就可以在訴訟中挑戰新請求項之有效性。因為，他的前後立場並沒有不一致，也就沒有所謂的禁反言問題[13]。

發回上訴法院，判斷新請求項是否大於讓與時請求項

最高法院最後指出，由於聯邦巡迴上訴法院在二審時，沒有確認讓與人禁反言的適用限制。而本案中，Minerva公司主張，其所挑戰的請求項，比起當初Truckai先生所轉讓的請求項還要大。聯邦巡迴上訴法院判決認為，Hologic公司有沒有擴張受讓的請求項範圍，並不重要。但最高法院認為，倘若Hologic公司的新請求項，實質上大於Truckai先生當初讓與的請求項，則Truckai先生在讓與當時，並沒有擔保新請求項的有效性。既然前後的表示沒有不一致，就沒有所謂的禁反言[14]。

最高法院因而將上訴法院判決撤銷，發回重審，並要求在重審時要討論，Hologic公司的新請求項，是否實質上大於Truckai先生當初讓與的請求項[15]。

本案啟發

本案對讓與人禁反言原則的限縮，在實務上將產生一些影響。在最高法院說明的三種情況中，第一種情況其實是最常見的，可能影響也最大。

公司內部的研發人員，在任職初期就將未來的發明權益讓與給公司。內部研發人員，其實最清楚所屬技術領域中的先前技術。因而，如果該名員工離職後到競爭對手公司任職，協助開發類似產品，該員工有可能反過來挑戰原公司擁有的發明請求項。

另外，就本案的情況，讓與人將申請中專利讓與後，只擔保讓與時請求項的有效性，如果受讓人之後繼續修改專利請求項，實質大於原請求項範圍，則讓與人就不再擔保該請求項的有效性。不過，這種情況必須是後續請求項被修改並擴大請求項範圍，實際出現的機會較少。

備註：

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

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