北美智權股份有限公司

一間新創公司在IPO或接受併購之前，必然需先具有高成長潛力之市場或產品組合，方能作為策略併購一大誘因。惟，併購之路，道阻且長，即使已擁有潛力產品線，並不代表買家即會買單。因為，談判攻防，暗藏機鋒，新創公司若欲以併購行為做為成長利器，除牽涉複雜法律監管，仍需經過嚴密磋商談判，若無法有效掌控併購風險，將導致交易雙方「一言不合就破局」，造成嚴重損失。甚至，在談判破局後，新創公司辛苦經營創造的成果被他方不當利用，落得賠了夫人又折兵的兩頭空局面。

於是乎，新創公司唯有預先做好智慧財產的保護與布局，避免公司無形資產被市場的豺狼虎豹所掠奪。具體言之，設想一項創新技術或發明在未商品化前的雛形，雖「具有市場潛力」，但前景未明；新創公司欲申請專利卻又不確定是否符合要件（包含技術是否適格、新穎、進步和具有產業利用性等），頓時陷入兩難。此時，經營階層首要思考的即是如何透過「合理保密措施」，將相關Know-how形成「未公開而具有秘密性」的營業秘密加以保護。例如營業秘密對內需要施行有效的分層授權與密件區分政策，對外和第三方基於授權、併購等商業往來進行必要之揭露前，則須要求並確保對方簽署保密協定作為保護措施，才能正式展開對話。此外，考量營業秘密有秘密性要件的侷限，如何在營業秘密範疇中即時擷取核心技術申請專利保護，以確保和延長產品上市後的保護，是經營階層應及早與審慎請專利從業人員評估的重要事項[1]。

本刊曾在第245期《從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則》介紹美國加州新創公司Olaplex公司（Olaplex LLC）指控美國萊雅公司（L'Oréal USA Inc.）於2015年間預謀利用併購協商機會不當接近、使用（misappropriation）[3]該公司明星美髮/護髮產品的營業秘密，繼而加以利用調配成自家產品，搶食市場佔有率，甚至在明知Olaplex公司分別於2016年至2017年間取得美國第9,498,419號（'919號）和第9,668,954號（'954號）專利後仍繼續製造、販賣系爭產品，是為故意侵權。

2019年8月12日，美國德拉瓦州聯邦地院陪審團認定美國萊雅公司違反與Olaplex公司於併購協商時簽署的保密協議，並在談判中止後侵害Olaplex公司對系爭美髮/護髮產品的營業秘密和後續取得之專利；決議美國萊雅公司應賠償Olaplex公司超過9,100萬美元[4]。同年12月，地院法官在排除前述賠償金在營業秘密和專利權侵害的重複計算，納入懲罰性賠償、訴訟費用等考量後，最終判決美國萊雅公司應賠償約6,600萬美元，並核發禁止美國萊雅公司於美國市場上販售超過9種被認侵犯Olaplex公司營業秘密與專利權產品的「永久禁制令」（permanent injunction）[5]。

前述德拉瓦州聯邦地院的判決，不啻為Olaplex公司在保護其智慧財產權戰役中的一場重大勝利。然而，該案上訴後，卻因為Olaplex公司訴訟策略錯誤而豬羊變色，不僅永久禁制令遭到撤銷、專利被美國專利審理暨訴願委員會（PTAB）撤銷，連指控美國萊雅公司侵害營業秘密和違反保密協議的主戰場亦全盤皆墨。此導致Olaplex公司不僅無法藉由訴訟獲得賠償，在美髮/護髮市場上的市佔亦遭受美國萊雅公司產品不斷侵蝕，節節敗退。

2021年5月CAFC判決指出，提起營業秘密侵權訴訟的原告需負擔「系爭技術或資訊為營業秘密所保護的客體[7]」和「系爭營業秘密遭到被告侵害」的舉證責任。由於Olaplex公司在訴訟中無法舉證（1）未公開的專利申請資訊（unpublished patent application）、（2）商業資訊（business information）、（3）測試資料、Know-how，和失敗與試誤學習經驗（dead ends and trials and errors）等系爭技術或資訊為營業秘密且受到侵害，因而廢棄地院判決。本文以下將針對前述四項攻防重點一探究竟，瞭解法院的說理並作為前車之鑑。

營業秘密之秘密性要件有別於專利絕對新穎性概念，並不要求該資訊為唯一不為人知之資訊，或完全未見於國內外之公開刊物或公開使用之嚴格程度。美國保護營業秘密法（Defend Trade Secrets Act，DTSA）第1條註釋和第2條第1款指出，若系爭資訊為同一專業領域或產業之人可輕易取得者，即不具秘密性[8]。所謂輕易取得，包含自報刊、專業期刊或公開出版物取得、蒐集該資訊的內容亦屬之[9]。基此，CAFC向認為，專利獲核准後公告或經早期公開的內容，因不再具有秘密性而不受營業秘密的保護[10]。

本案中，Olaplex公司指控美國萊雅公司藉由2015年併購協商談判過程，得知其「在護髮過程中使用馬來酸（using maleic acid during bleaching）」等未公開技術，並抗辯即使該技術後來因Olaplex公司申請並獲准專利而公開，但在協商過程破裂前其客觀上仍尚未公開。對此，雖然美國萊雅公司承認其在協商破裂後研發的新產品，的確使用馬來酸作為護髮產品的pH值控制劑，但CAFC接受其所提出多項2015年之前專利的證據，指出該等技術早已被同領域的專利前案所揭露，因此並不受營業秘密的保護（美國萊雅公司亦以該些專利前案挑戰本案系爭專利有效性，於此不贅述）[11]。

Olaplex公司指控美國萊雅公司不當使用談判過程中所得知Olaplex公司的財務業務資訊，以更低廉的價格提出併購或推出其自家商品。但是，CAFC判決中指出Olaplex公司和美國萊雅公司所簽訂的保密協議本授權系爭資訊評估、協商和完善併購程序[12]，因此美國萊雅公司並未不當使用該等資訊。

（3）測試資料、Know-how，和失敗與試誤學習經驗－未具體指明客體

營業秘密侵權訴訟中，原告應合理、清楚地界定受侵害的營業秘密客體為何。換言之，原告必須「清楚明白」地定義出「什麼」是其宣稱擁有的營業秘密，而不是模糊不清的喊口號而已。營業秘密必須充足地釋明其特質，使其可與交易中的一般知識或被熟知的特殊知識區別，俾使被告得知其攻防的界線[13]。

本案中，CAFC認定Olaplex公司指控美國萊雅公司侵害的測試資料、Know-how，和失敗與試誤學習經驗等營業秘密客體的描述過於抽象模糊，且Olaplex公司在訴訟過程中亦未具體明確地界定、釋明所指應受營業秘密保護的資料或經驗為何，使被告無法得知攻防的界線，故未盡其指明其所主張應受保護且受侵害之客體的舉證責任，應受不利益之判斷[14]。

從本案中，可以得知不僅是專利申請保護，即使欲採營業秘密保護無形資產，前案專利和先前技術文獻的檢索亦舉足輕重，相關技術若由報刊、專業期刊或出版物所公開，而得為同一專業領域或產業之人可取得、蒐集者，即不具秘密性而不受營業秘密保護。因此，新創公司切忌埋頭研發或由於經費有限而忽略技術檢索的重要性。此外，在檢索過程中亦能夠進一步客觀瞭解該等技術發明的侷限或發展潛力，並持續增進相關功效以保持優勢，甚至及早鎖定潛在競爭對手或授權對象，以擬定未來訴訟或和市場合作策略。

企業定期盤點、稽核營業秘密資產與管理措施時，亦應具體化各項技術方法、技術、製程、配方、程式、設計等保護客體，避免以上位模糊的經營資訊來匡列各項資訊流，除在提起或準備提起侵權訴訟時應合理、清楚地界定受侵害的營業秘密客體，負擔使其可與交易中的一般知識或被熟知的特殊知識區別的具體化義務外，亦藉由平時的具體化過程，鞏固營業秘密的價值。

李秉燊，從沙龍到法院 ─ 併購協商前後保護智財權的教戰守則，北美智權報第245期，2019年 09月25日，http://www.naipo.com/Portals/1/web_tw/Knowledge_Center/Infringement_Case/IPNC_190925_0503.htm
Liqwd, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., No. 17-14-JFB-SRF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 215668 (D. Del. Dec. 16, 2019)
misappropriation 涵蓋以「不正當之手段而取得」和「不正當使用或揭露該營業秘密」等兩個層面；而不正當之手段，即包括竊取、賄賂、虛偽陳述、違反或引誘違反保持秘密之義務，及以電子或其他方式為間諜行為等。我國營業秘密法第 10 條規定「侵害營業秘密」，英文版中亦譯作 misappropriation。參見王玉瓊，美國法上關於營業秘密之民事救濟—以法院判決之解析為中心，智慧財產權月刊，第214期，2016年10月，頁36。
Liqwd, Inc., et al v. L'Oreal USA, Inc., et al, Case No. 17-cv-0014 (DED).
Liqwd, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., No. 17-14-JFB-SRF, 2019 U.S. Dist. LEXIS 215668 (D. Del. Dec. 16, 2019)
Olaplex, Inc. v. L'Oréal USA, Inc., Nos. 2020-1382, 2020-1422, 2020-1689, 2020-1690, 2021 U.S. App. LEXIS 13483 (Fed. Cir. May 6, 2021).
如我國營業秘密法第2條本文：「本法所稱營業秘密，係指方法、技術、製程、配方、程式、設計或其他可用於生產、銷售或經營之資訊」
廖奕淳，營業秘密之認定與我國實務見解評析，司法新聲，第121期，2017年1月，頁122-24。
UTSA§1Comment.
Supra note 6, at 15.
Id., at 12-18.
Id., at 20. ("Restrictions on Disclosure and Use. We will not disclose or permit our Representatives to disclose the Confidential Information to any person and will not use the Confidential Information for any purposes other than to evaluate, negotiate and, if applicable, consummate a possible Transaction . . ..").
Id., at 27-28.
Id., at 23-25.